Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

Expediente ROL n° 43054

Nombre de dominio: COMPROBMW.CL

Partes

Titular: SOC. INVERSIONES DOSOL S.A.

Revocante: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Tipo Revocación: Tardía.

SENTENCIA DEFINITIVA

Santiago, 30 de abril de 2021.

Vistos,

Con fecha 24 de noviembre de 2020 se crea el expediente N° 43054 en el Sistema de Resolución de Controversias de Nic Chile, administrado por el Centro de Resolución de Controversias de .CL, unidad dependiente de NIC Chile, por revocación tardía del nombre de dominio COMPROBMW.CL.

En estos autos, el revocante BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, ha acreditado ser representado por FRANCISCO CAREY CARVALLO, abogado, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Isidora Goyenechea N° 2800, piso 43, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, y el titular es SOC. INVERSIONES DOSOL S.A.

Con fecha 28 de diciembre de 2020, consta la designación como árbitro para resolver el conflicto por el nombre de dominio de autos en el Sistema de Resolución de conflictos por nombres de dominio. Con fecha 31 de diciembre de 2020 se aceptó dicho cargo.

Con fecha 8 de enero de 2021, mediante el Sistema de Resolución de conflictos por nombres de dominio, el Centro de Resolución de Controversias de .CL declaró cerrada la Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile respectiva etapa de solicitud de inhabilidad del Arbitro, sin que las partes hayan hecho valer su derecho dentro del plazo asignado respecto de este Arbitro.

Con fecha 19 de enero de 2021 se deja constancia que este Juez Árbitro validó el pago de los honorarios arbitrales realizado por el Revocante, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT. Con igual fecha se dio inicio al plazo para deducir la demanda de revocación tardía.

Con fecha 22 de enero de 2021, la parte Revocante presentó su demanda de revocación, la cual se funda básicamente en las siguientes consideraciones, al señalar la revocante que:

Que, por este acto, según expresas instrucciones de mi mandante y en virtud de lo establecido en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL, Párrafo Segundo, numeral 23.1, vengo en interponer demanda de revocación por el nombre de dominio “comprobmw.cl”, inscrito a nombre de Soc. Inversiones DOSOL S.A., en adelante denominada la “demandada”, de acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que a continuación se exponen:

I. LOS HECHOS

1. Con fecha 2 de diciembre de 2019, Soc. Inversiones DOSOL S.A. solicitó la inscripción del nombre de dominio comprobmw.cl.

2. Con fecha 23 de noviembre de 2020, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, mi mandante, solicitó la revocación de la inscripción del nombre de dominio en cuestión en razón de su interés preferente.

3. De conformidad al Reglamento y Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL de NIC Chile, con fecha 8 de enero de 2021 se inició la etapa de consignación, consistente en el pago de los honorarios arbitrales al Sr. Juez Árbitro RODRIGO LEÓN URRUTIA.

4. Con fecha 19 de enero de 2021, NIC Chile procedió a notificar el inicio de la etapa de presentación de demanda de revocación.

II. ANTECEDENTES GENERALES Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

Demostraremos a continuación que mi mandante tiene mejores y fundamentales derechos respecto de la marca BMW y que sus legítimos intereses y derechos serían dañados si el registro del nombre de dominio comprobmw.cl en nombre del demandado se mantuviera en su poder, dada la naturaleza abusiva de su registro. a. Antecedentes de mi mandante

Mi mandante, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT o BMW AG, es un fabricante alemán de automóviles de lujo y motocicletas, cuya sede actual se encuentra en Múnich. Sus subsidiarias son Mini, Rolls-Royce, y BMW Bank. BMW AG es el líder mundial en ventas entre los fabricantes de gama alta, compite principalmente con Audi, Volvo, Lexus y Mercedes-Benz, entre otros vehículos de gama alta.

La abreviatura BMW significa justamente Bayerische Motoren Werke (“Fábricas de Motores de Baviera”). La sociedad de la que surgió BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG actual correspondió a Rapp Motorenwerke GmbH y fabricó motores para aeronaves desde 1913.

Durante la Primera Guerra Mundial, Rapp suministraba los motores de la antigua fuerza aérea imperial alemana. Rapp Motorenwerke tenía su sede en Múnich, al igual que la fábrica de aeronaves de Gustav Otto, donde se instalaban los motores en los aviones. Cuando la empresa Otto entró en bancarrota en 1916, se fundó la Bayerische Flugzeugwerke AG (BFW). Poco después, fue la propia Rapp Motorenwerke quien cambió de denominación: a partir del año 1917 pasó a llamarse BAYERISCHE MOTOREN WERKE GMBH. La etiqueta creada en dicho año deja ver que la fundación de BMW tiene su origen en la empresa Rapp.

En agosto de 1918, la empresa empezó a cotizar en bolsa. Sin embargo, poco después y con el final de la Primera Guerra Mundial, se dejaron de fabricar motores de aeronaves en Alemania como resultado de la prohibición del Tratado de Versalles. En ese momento, BMW pasó a construir motores integrados y frenos para ferrocarriles.

En 1922, el inversor y pionero de la construcción de aeronaves Camillo Castiglioni se convirtió en accionista mayoritario de Knorr-Bremse AG, que a su vez había Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile adquirido BMW el año 1920. Compró el nombre de la empresa BMW, se hizo con el negocio de construcción de motores, los empleados, las instalaciones de producción y el logotipo y lo transfirió todo a BFW, las Bayerische Flugzeugwerke AG (Fábricas de Aeronaves de Baviera). Ese mismo año, 1920, la empresa se trasladó a las fábricas de BFW en Lerchenauer Strasse y cambió su nombre al de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG. Así fue como el acrónimo BMW volvió al registro mercantil por segunda vez.

BMW AG es, por tanto, el sucesor legal de BFW AG. La sede central corporativa y la fábrica principal del BMW Group se encuentra hasta hoy en Milbertshofen, Múnich. Y además aquellos fabricantes de aviones han dejado otro legado para la historia de BMW: la fecha de fundación de BFW, el 7 de marzo de 1916, se considera el día de nacimiento oficial de BMW. Concebida sobre el papel a lo largo de 1922, la primera motocicleta de BMW en el mercado, la BMW R 32, causó auténtico furor durante su presentación en la Exposición de Berlín de 1923. Con el fin de mejorar la refrigeración por aire, el ingeniero Jefe Max Friz coloca el motor plano de forma transversal en un chasis de doble tubo y la potencia se transmite directamente a la rueda a través de un eje de cardán: un principio de diseño que se sigue utilizando en las motocicletas de BMW hoy en día. (BMW R 32Captura obtenida desde https://www.bmw.com/es/automotivelife/ significado-de-bmw- origen-e-historia.html)

En 1933 apareció en el mercado el primer coche totalmente desarrollado por la marca, el BMW 303. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, BMW detuvo la producción de motores para aeronaves.

(BMW 303. Captura obtenida desde https://www.bmw.com/es/automotivelife/ significado-de-bmw-origen-e-historia.html)

Luego de los altibajos sufridos por la compañía en la posguerra, en 1973 se inauguró el Cuatro Cilindros, un edificio de nueva construcción con la forma de cuatro cilindros de motor, situado junto a la Ciudad Olímpica de Múnich, creado por el arquitecto austriaco Karl Schwanzer, para convertirse en el edificio administrativo principal de la empresa. En 1990 se inauguró el Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ) (al Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile español, "Centro de Investigación e Innovación"), la "Fábrica de Ideas" de BMW con más de 6000 empleados.

(Edificio corporativo de BMW. Captura obtenida desde https://es.wikipedia.org/wiki/BMW#/media/Archivo:2014_BMW.JPG)

Desde esta época, BMW AG fue introduciendo paulatinamente modelos de nuevo diseño, centrados en las llamadas Serie 3, Serie 5 y Serie 7. También introdujo con la denominación Z1 un modelo deportivo con carrocerías cupé y descapotable, que en la actualidad ha evolucionado hacia tres modelos diferentes, el Z3, que fue sustituido posteriormente por el Z4, y el Z8, este último de gran lujo. En el ámbito de los automóviles, BMW AG ha desarrollado también vehículos todoterrenos, el primero de ellos fue el X5 (1999), de gran tamaño y lujo, seguido por el X3 (2003), con dimensiones más reducidas que el X5, y recientemente, BMW AG ha lanzado un SAC (Sport Activity Coupe, clasificación hecha por la misma BMW), llamado X6, este vehículo cuenta con la altura, tamaño de neumáticos y demás características de un todoterreno, pero con proporciones y diseño más cercanos a un deportivo. Con sus desarrollos y mejoras constantes, BMW es uno de los fabricantes mundiales de automóviles pioneros en la aplicación de la más moderna tecnología y electrónica a sus vehículos.

BMW AG no ha abandonado su vocación por las motocicletas y fabrica actualmente una gama amplia, que incluye motos de carretera de alta y media cilindrada, así como motos todoterreno. En los últimos años ha presentado también un scooter totalmente innovador, el C1, que dispone de una estructura sólida por encima de la cabeza del conductor y de un cinturón de seguridad, lo cual permite prescindir del casco. Su desarrollo demuestra una vez más que BMW AG rompe barreras cuando se trata de innovar. BMW AG es la mayor productora de motocicletas de gran cilindrada de Europa, con ventas en torno a 100.000 unidades anuales.

En el curso de su desarrollo, la empresa introdujo numerosos elementos poco convencionales, en parte desarrollados por la propia BMW AG, como el freno ABS, el paralever, el telelever o la suspensión neumática. En 2005, presentó la R 1200 GS, mediante la cual BMW AG introdujo la nueva orientación de su gama de modelos. La motocicleta enduro para largos recorridos (Reiseenduro) 1200 GS Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile pesa, comparada con su predecesora, la R 1150 GS, unos 30 kg menos (peso en seco) y la supera en rendimiento en 15 CV. También las nuevas apariciones que siguieron eran lanzamientos más «rigurosos», frente a los modelos más bien conservadores de los años 1990.

(BMW 1200GS. Captura obtenida desde https://www.motofichas.com/marcas/bmw/r-1200-gs-2018)

Incluso más, BMW AG comercializa bicicletas desde que finalizara la Segunda Guerra Mundial. La primera patente de un cuadro de bicicleta data de 1950. En los años 1990, BMW AG desarrolló una serie de bicicletas plegables, especialmente diseñadas para las necesidades de los clientes de automóviles BMW. En 2005 se presentó una nueva generación de bicicletas. Los modelos cubrían un amplio espectro con componentes habituales del mercado. Esta nueva generación ha conseguido una serie de reconocimientos internacionales, entre los que caben destacar el Red Dot Design Award, el iF Design Award y el Premio al Mejor Diseño de la República Federal Alemana. La venta se realiza a través de la red de concesionarios de BMW AG, así como en comercios especializados seleccionados.

Actualmente, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT es el tercer fabricante de automóviles entre las cinco mayores empresas alemanas del rubro. Produjo casi 2,5 millones de vehículos de sus marcas BMW, Mini y Rolls- Royce en 2018 y, posteriormente, producto más de 2,5 millones de vehículos en el año 2019. Junto con la producción de motos, el grupo alcanzó una facturación total de 97.000 millones de euros en 20181 y más de 100.000 millones de euros en 20192. En lo que respecta a nuestro país, conforme al ranking MERCOEMPRESAS, desarrollado por MERCO, fue ubicada en el lugar 4° dentro de las empresas de la industria automotriz en Chile con mejor reputación corporativa en los años 20183 y 20194, en el lugar 3° en el año 20205.

Las operaciones de BMW AG se expanden por todo el mundo, contando actualmente con ingresos sobre los 100 mil millones de euros 1 Véase documento acompañado en el Primer Otrosí, disponible en https://www.deutschland.de/es/topic/economia/ranking-las-cinco-mayores- empresas-alemanas 2 Véase documento acompañado en el Primer Otrosí, Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile disponible en https://www.elmundo.es/motor/2020/03/18/5e720e30fc6c8399648b45d5.html

3 Véase documento acompañado en el Primer Otrosí, disponible en http://merco.info/cl/buscar

4 Véase documento acompañado en el Primer Otrosí, disponible en https://www.merco.info/cl/ranking-mercoempresas?edicion=2019

5 Véase documento acompañado en el Primer Otrosí, disponible en https://www.merco.info/cl/ranking-mercoempresas?edicion=2020

(ejercicio 2019), y un valor estimado de la empresa de 139,33 mil millones de euros.6 Las plantas de ensamblaje de BMW AG se enumeran a continuación:

País Ciudad Marca Vehículos por año (base

2008) Modelos Notas

Alemania Múnich BMW 202.900 Serie 3, Serie 4 y Motores

Planta matriz desde

1922.

Alemania Ratisbona BMW 274.000 Serie 1, Serie 3 y Z4

Inaugurada en

1987.

Alemania Dingolfing BMW 241.300 Todos los modelos BMW

Comprada en 1967, es la planta de Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile mayor capacidad.

Alemania Leipzig BMW 150.000 Serie 1, Serie

2, Serie 3 y

Serie 4

Inaugurada en

2005.

Alemania Berlín

Motocicletas.

Inaugurada en

1923.

Alemania Eisenach

Fabricación de herramientas, piezas metálicas y acolchadas.

Alemania Landshut

Fabricación de motores, exterior, interior, palieres y fundición.

Alemania Wackersdorf

Centro logístico Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile para todas las plantas extraeuropeas.

Alemania Spandau

Inaugurada en

1984.

Austria Graz BMW 82.900 BMW X3 Fabricación de motores.

Inglaterra Oxford MINI 235.019 MINI exclusivamente

Inglaterra Goodwood Rolls-

Royce

1.417 Rolls-Royce exclusivamente

Inglaterra Swindon

Componentes prensados y varios.

Inglaterra Hams Hall

Fabricación de motores.

Italia Cassinetta

Sin información Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

Rusia Kaliningrado

Sin información

Egipto El Cairo

Sin información

India Chennai

Sin información

Indonesia Jakarta

Sin información

Malasia Kuala

Lumpur

Sin información

Tailandia Rayong

Sin información

China Shenyang BMW 33.700 BMW Series 3 y

5

China Dadong

Estados

Unidos

Spartanburg BMW 170.700 BMW X3, X4,

X5 y X6

Brasil Salvador de

Bahia Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

BMW 30.000 Serie 3 Inauguración en

2014.

México Lerma BMW

X5 Security

(VR4) y X5

6 Véase documento acompañado en el Primer Otrosí, disponible en https://es.finance.yahoo.com/quote/BMW.DE/key-statistics?ltr=1

10

Security Plus

(VR6)

México San Luis

Potosí

BMW 175.000 BMW Serie 3 Abierta en 2019, cuenta con 2.800 empleados

Sudáfrica Rosslyn,

Gauteng

BMW 48.000 BMW Serie 3,

Serie 5 y Serie

7

Total

1.469.936 Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

b. Antecedentes de las marcas y dominios BMW de mi mandante.

En este contexto, con el fin de proteger sus activos de propiedad industrial, mi mandante mi mandante ha procurado la protección de los activos de propiedad industrial correspondientes a sus productos y servicios, tales como marcas, patentes y nombres de dominio asociados a BMW, tanto en Alemania como en Chile y el resto del mundo. En efecto, mi mandante cuenta con más de 1.000 (mil) registros activos de la marca BMW alrededor del mundo, como consta de la búsqueda realizada en la base de datos internacional de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) que se acompaña en el Primer Otrosí. En este sentido, destacamos que existen más de 200 registros de la marca BMW en clases 35 y 37, algunos de los cuales se enumeran a continuación:

Marca Jurisdicción

Número de registro

Fecha solicitud

Clases

BMW Uruguay 463319 25-03-

2015

37

BMW Indonesia J002010004244 03-02-

2010

35

BMW Estados Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

Unidos

87314130 26-01-

2017

9, 35

BMW Estados

Unidos

87314128 26-01-

2017

9, 35

BMW Canadá 1785815 07-06-

2016

35, 36

BMW Unión

Europea

14015143 29-04-

2015

2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9,

10, 11, 12,

13, 14, 15,

16, 17, 18,

19, 20, 21, Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

22, 23, 24,

25, 26, 27,

28, 29, 30,

31, 32, 33,

11

34, 35, 36,

37, 38, 39,

40, 41, 42,

43, 44, 45

BMW Alemania DE30201300742

8

29-10-

2013

25, 12, 14,

16, 18, 35,

36, 37, 41,

43, 44

BMW Cambodia KH5423813 22-10-

2013

35

BMW Cambodia KH5423613 22-10-

2013 Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

35

BMW Cambodia KH5423713 22-10-

2013

37

BMW Cambodia KH5423913 22-10-

2013

37

BMW Filipinas 42010001252 04-02-

2010

4, 7, 9, 12,

14, 16, 18,

25, 28, 35,

37, 41

BMW Túnez TNE2003002170 26-12-

2003

12, 37

BMW Malaysia 2007244 21-06-

2002

37

BMW Costa Rica 2001-005413 17-07-

2001

37 Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

BMW Costa Rica 2001-005414 17-07-

2001

37

BMW México 1,1985E+11 19-03-

2001

35

BMW México 1,1985E+11 19-03-

2001

35

BMW Islandia V0034480 10-08-

1999

37

BMW Islandia V0034366 04-08-

1999

37

BMW Estonia 9801840 05-08-

1998

12, 37

BMW Estonia 9801841 05-08-

1998

12, 37

BMW Australia 755050 16-02- Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

1998

37

BMW Alemania DE39644028 11-10-

1996

12, 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7,

8, 9, 10,

11, 13, 14,

15, 16, 17,

18, 20, 21,

22, 23, 24,

25, 26, 27,

28, 29, 30,

32, 33, 34,

35, 36, 37,

38, 39, 40,

41, 42, 43,

44, 45

BMW Unión

Europea

91835 01-04-

1996 Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8,

9, 10, 11,

12, 13, 14,

15, 16, 17,

18, 20, 21,

12

22, 23, 24,

25, 26, 27,

28, 29, 30,

32, 33, 34,

35, 36, 37,

38, 39, 40,

41, 42

BMW Unión

Europea

91884 01-04-

1996

1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8,

9, 10, 11,

12, 13, 14, Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

15, 16, 17,

18, 20, 21,

22, 23, 24,

25, 26, 27,

28, 29, 30,

32, 33, 34,

35, 36, 37,

38, 39, 40,

41, 42

BMW Madagascar MGM199592 27-01-

1995

7, 12, 37

BMW Madagascar MGM199591 27-01-

1995

7, 12, 37

BMW Alemania DE39408867 01-01-

1995

12, 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7,

8, 9, 10,

11, 13, 14,

15, 16, 17, Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

18, 20, 21,

22, 23, 24,

25, 26, 27,

28, 29, 30,

32, 33, 34,

35, 36, 37,

38, 39, 40,

41, 42, 43,

44, 45

BMW Filipinas 62637 21-10-

1993

37

BMW Filipinas 61644 21-10-

1993

37

BMW Laos 1759 18-01-

1992

7, 12, 37

BMW Laos 1760 18-01-

1992

7, 12, 37 bmw Singapur T9104199J 24-04- Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

1991

37

BMW Singapur T9104197D 24-04-

1991

37

BMW Nueva

Zelanda

198348 15-12-

1989

37

BMW Estados

Unidos

73487543 29-06-

1984

1, 2, 5, 6,

7, 11, 39,

3, 4, 8, 9,

12, 14, 16,

17, 18, 20,

21, 22, 24,

25, 26, 27,

28, 34, 35, Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

36, 37, 41,

42

13

BMW Australia 410621 22-06-

1984

2, 4, 7, 9,

12, 16, 17,

18, 20, 21,

24, 25, 26,

28, 34, 36,

37, 39

BMW Alemania DE1064910 30-12-

1983

12, 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7,

8, 9, 11,

14, 16, 17,

18, 20, 21,

22, 24, 25,

26, 27, 28,

34, 35, 36,

37, 39, 41, Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

42, 43

BMW Australia 378930 27-07-

1982

37

BMW Zimbabwe ZWT1980931 14-08-

1980

37

BMW Zimbabwe ZWT1980926 14-08-

1980

37

BMW Túnez TNE2000001367 16-07-

1980

37, 39

BMW Túnez TNE2000001368 14-03-

1980

36, 37

BMW Botswana BWM19816788 28-06-

1979

37

BMW Alemania DE1002373 02-04-

1979

37, 36 Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

BMW Alemania DE992832 02-04-

1979

37, 36

BMW Estados

Unidos

73205383 27-02-

1979

37, 42

BMW Estados

Unidos

73205394 27-02-

1979

37, 42

BMW Internacional

(OMPI)

1226362

12, 14, 16,

18, 25, 35,

36, 37, 41,

43, 44

BMW Internacional

(OMPI) Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

1210187

12, 37, 41

BMW Internacional

(OMPI)

489368

1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8,

9, 11, 12,

14, 16, 17,

18, 20, 21,

22, 24, 25,

26, 27, 28,

34, 35, 36,

37, 39, 41,

42

BMW Internacional

(OMPI)

451718

36, 37

BMW Internacional

(OMPI)

663925 Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8,

9, 10, 11,

12, 13, 14,

15, 16, 17,

18, 20, 21,

22, 23, 24,

25, 26, 27,

14

28, 29, 30,

32, 33, 34,

35, 36, 37,

38, 39, 40,

41, 42

BMW Internacional

(OMPI)

454918

37, 39

BMW Internacional

(OMPI)

673219

1, 2, 3, 4, Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

5, 6, 7, 8,

9, 10, 11,

12, 13, 14,

15, 16, 17,

18, 20, 21,

22, 23, 24,

25, 26, 27,

28, 29, 30,

32, 33, 34,

35, 36, 37,

38, 39, 40,

41, 42

BMW. Internacional

(OMPI)

737889

12, 37

BMW Canadá 289712 26-05-

1965

1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8,

9, 11, 12,

14, 16, 18, Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

19, 20, 21,

22, 25, 26,

27, 28, 34,

35, 36, 37,

39, 41, 42,

43

BMW

EFFICIENTDYNAMIC

S; BMW

EfficientDynamics

Nueva

Zelanda

781528 18-12-

2007

9, 12, 16,

37

BMW Jordania J2T161693 08-08-

2000

37

BMW Jordania J2T161694 08-08-

2000

37 Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

BMW Motorrad Indonesia J002015035948 21-08-

2015

35

BMW Motorrad Indonesia J002015011645 23-03-

2015

35

BMW Motorrad Indonesia J002015011647 23-03-

2015

37

LOGO BMW Indonesia J002010007126 25-02-

2010

37

LOGO BMW Indonesia J002010007121 25-02-

2010

35

BMW + Logo Indonesia J002010004243 03-02-

2010

35

BMW i. Singapur 40201509642Q 11-04-

2015

4, 35, 39

BMW Studio Alemania DE30201911117 Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

5

28-08-

2019

35, 9, 14,

16, 18, 25,

28

BMW IconicSounds Alemania DE30201911029

3

08-08-

2019

9, 35

BMW PROTECTION México 1,19852E+11 27-05-

2019

35

15

BMW GENIUS Singapur 40201818017R 16-07-

2018

12, 35

BMW GENIUS Australia 1953729 16-07-

2018

12, 35

BMW GENIUS Estados Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

Unidos

79240143 16-07-

2018

9, 35

BMW GENIUS Alemania DE30201810331

5

23-03-

2018

35, 9, 12

BMW I Filipinas 42017016980 19-10-

2017

12, 35

BMW MOTORRAD Filipinas 42017501678 24-04-

2017

12, 37

BMW Motorrad Singapur 40201714532Q 20-04-

2017

12, 37

BMW Motorrad Israel 296844 20-04-

2017

12, 37

BMW Motorrad Nueva Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

Zelanda

1072458 20-04-

2017

9, 12, 25,

37, 39, 41

BMW Motorrad Cambodia KH858718M 20-04-

2017

37, 12

BMW CARPAD Estados

Unidos

79214039 08-03-

2017

9, 12, 37

BMW Group Singapur 40201724803T 16-12-

2016

12, 37

BMW Group Cambodia KH1380372M 16-12-

2016

12, 37

BMW Group Australia 1894757 16-12-

2016

7, 12, 35, Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

36, 37

BMW Group Israel 301099 16-12-

2016

7, 12, 37

BMW Group Nueva

Zelanda

1083026 16-12-

2016

7, 12, 35,

36, 37

BMW GROUP Estados

Unidos

79223130 16-12-

2016

7, 12, 35,

36, 38, 41

BMW Group Canadá 1814102 14-12-

2016

6, 12, 35,

36

BMW GroundPad Alemania DE30201610909

3 Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

07-10-

2016

9, 12, 37

BMW CarPad Alemania DE30201610909

4

07-10-

2016

9, 12, 37

BMW HYPERTOP Italia 2,016E+12 22-07-

2016

35, 36

BMW Group Alemania DE30201610566

4

20-06-

2016

12, 2, 3, 4,

7, 9, 11,

14, 18, 21,

25, 27, 28,

35, 36, 37,

38, 39, 40,

41, 42, 43 Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

De la misma manera, mi mandante ha obtenido protección para la marca BMW en Chile, conforme a los documentos que se acompañan en el Primer Otrosí. Los registros de la marca BMW en Chile ciertamente protegen productos de clase 9 y 12, como asimismo servicios de las clases 35 a 39. Un extracto de los mismos se indica a continuación:

Marca Clases Registro Tipo

Fecha de registro

BMW 7 12 809.053 Mixta 09-10-2007

BMW 35 36 1.090.869 Denominativa 03-04-2014

BMW

EFFICIENTDYNAMICS

12 1.125.813 Denominativa 11-09-2014

BMW 25 1.102.705 Denominativa 07-05-2014

BMW 25 1.102.707 Mixta 07-05-2014

BMW 25 1.103.028 Mixta 07-05-2014

BMW Pure Climate 11 1.241.432 Denominativa 23-03-2017

BMW i. Visionary

Mobility

12 35 1.248.434 Denominativa 22-05-2017

BMW 37 1.016.015 Denominativa 25-02-2013

BMW, EL PLACER DE Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

CONDUCIR.

12 1.075.235 Propaganda 27-01-2014

BMW i 9 1.197.438 Denominativa 26-02-2016

BMW PREMIUM

SELECTION

12 1.179.034 Denominativa 28-10-2015

BMW Motorrad

Premium Selection

12 36

37

1.205.826 Denominativa 17-05-2016

BMW i Premium

Selection

12 35 1.218.871 Denominativa 30-08-2016

BMW Connected

9 38

39

1.234.303 Denominativa 18-01-2017

BMW i 4 1.241.411 Denominativa 23-03-2017

BMW 4 1.241.414 Mixta 23-03-2017

BMW GENIUS 35 1.286.171 Denominativa 22-11-2018

BMW 37 906.385 Mixta 29-12-2010 Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

BMW 12 906.387 Mixta 29-12-2010

BMW 7 12 1.019.147 Denominativa 25-02-2013

BMW 35 36 1.090.867 Mixta 03-04-2014

BMW i 12 1.070.375 Denominativa 07-01-2014

BMW TwinPower

Turbo

4 1.192.110 Denominativa 12-01-2016

BMW Service Fast

Lane

37 1.241.410 Denominativa 23-03-2017

BMW MOTORRAD 4 1.237.104 Denominativa 17-02-2017

BMW 7 12 1.240.000 Mixta 09-05-2017

BMW 37 1.016.013 Mixta 25-02-2013

BMW 12 1.019.237 Denominativa 25-02-2013

BMW 12 1.019.239 Mixta 25-02-2013

BMW i 37 1.182.267 Denominativa 14-10-2015

BMW MOTORRAD 12 1.190.223 Denominativa 13-01-2016

BMW 4 1.237.048 Denominativa 16-02-2017

Original BMW Engine

Oil

4 1.241.417 Denominativa 23-03-2017

BMW Group 12 37 1.258.713 Denominativa 07-09-2017 Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

BAYERISCHE

MOTOREN WERKE

12 1.032.997 Denominativa 04/07/2013

BAYERISCHE

MOTOREN WERKE

35 37

39

1.032.999 Denominativa 08/07/2013

Bayerische Motoren

Werke

12 35 1.292.130 Denominativa 22/02/2019

Dentro de los registros antes mencionados, podemos destacar los siguientes:

• BMW, mixta, registro N° 1.090.867, concedido el 14 de marzo de 14 de marzo de 2014 para distinguir, entre otros, “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. servicios de ventas al por menor de automóviles y motocicletas” en clase 35. Este registro está asociado a la siguiente etiqueta:

• BMW, denominativa, registro N° 1.090.869, concedido el 25 de marzo de 14 de marzo de 2014 para distinguir, entre otros, “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. servicios de ventas al por menor de automóviles y motocicletas” en clase 35.

• BMW, mixta, registro N° 906.385, concedido con fecha 23 de diciembre de 2010 para distinguir “reparación y mantenimiento de vehículos a motor, motores para vehículos a motor, y sus partes, incluidas en la clase” en clase 37. Este registro se encuentra asociado a la siguiente etiqueta: Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

• BMW, mixta, registro N° 1.016.013, concedido originalmente con fecha 2 de noviembre de 1972, para distinguir “servicios de reparación y mantención de todo tipo de vehículos motorizados” en clase 37. Este registro está asociado a la siguiente etiqueta:

• BMW, denominativa, registro N° 1.016.015, concedido originalmente con fecha 2 de noviembre de 1982, para distinguir “servicios de reparación y mantención de todo tipo de vehículos motorizados” en clase 37.

• BMW i, denominativa, registro N° 1.182.267, concedido con fecha 21 de septiembre de 2015, para distinguir “instalación, mantenimiento, reparación y mantenimiento de vehículos, baterías para vehículos eléctricos, cargadores de baterías y módulos solares” en clase 37.

• BMW Motorrad Premium Selection, denominativa, registro N° 1.1182.267, concedido con fecha 13 de mayo de 2016, para distinguir “motocicletas y sus partes; aparatos para locomoción terrestre, aérea y acuática; excepto vehículos industriales y camiones” en clase 12; “servicios de seguros y financieros” en clase 36 y “mantenimiento, limpieza y reparación de motocicletas” en clase 37.

• BMW i Premium Selection, denominativa, registro N° 1.218.871, concedido el 25 de agosto de 2016 que distingue “vehículos a motor y partes y piezas de los mismos; aparatos para locomoción terrestre, aérea o marítima” en clase 12, y “servicios de venta al por menor relacionados con vehículos a motor y sus partes” en clase 35.

• BMW GENIUS, denominativa, registro N° 1.286.171 concedido el 12 de noviembre de 2018 para distinguir “servicios de venta al por menor en relación con vehículos motorizados y sus piezas; gestión de relaciones con clientes [CRM, por su sigla en inglés] relacionada con los servicios de venta al por menor en relación con vehículos motorizados y sus piezas, a saber, servicios de información al cliente en relación con la venta de vehículos motorizados y sus piezas” en clase 35.

De la misma forma, mi mandante cuenta con los siguientes nombres de dominio de su titularidad:

• BMW.cl Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

• BMWAUTOPARTS.cl

• BMWBIKE.cl

• BMWCENTER.cl

• BMWCHILE.cl

• BMW-CHILE.cl

• BMW-CONNECTEDDRIVE.cl

• BMWFS.cl

• BMW-I.cl

• BMW-I-CONNECTEDDRIVE.cl

• BMW-M.CL

• BMW-MOTORRAD.CL

• BMW-PREMIUMSELECTION.CL

• BMW-MOTORRAD.CL

• BMWALTERMOTOS.CL

• BMWFULLSERVICE.CL

• BMWGROUP.CL

Asimismo, de los antecedentes que se acompañan en el Primer Otrosí se obtiene que mi mandante cuenta con amplia presencia en las redes sociales, entre las cuales podemos destacar:

• Facebook, en donde el perfil internacional de la marca BMW de mi mandante cuenta con más 20.660.000 “me gusta”, mientras que el perfil nacional para Chile cuenta con más de 198.000 “me gusta”. Por otra parte, el perfil internacional de la marca BMW MOTORRAD de mi mandante cuenta con más de 3.000.000 de “me Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile gusta”, mientras que el perfil nacional para Chile cuenta con más de 48.000 “me gusta”.

• Twitter, en donde el perfil internacional de la marca BMW de mi mandante cuenta con más de 2.100.000 seguidores. • Instagram, en donde el perfil internacional de la marca BMW de mi mandante cuenta con más 29.500.00 seguidores, mientras que el perfil nacional para Chile cuenta con más de 83.800 seguidores. Por otra parte, el perfil internacional de la marca BMW MOTORRAD de mi mandante cuenta con más de 1.500.000 seguidores, mientras que el perfil nacional para Chile cuenta con más de 28.400 seguidores.

• Youtube, en donde el perfil internacional de la marca BMW de mi mandante cuenta con más 1.160.000 suscriptores y más de 160.647.385 visualizaciones totales de videos, mientras que el perfil nacional para Chile cuenta con más de 5.372.119 visualizaciones totales de sus videos. Por su parte, el perfil internacional de la marca BMW MOTORRAD de mi mandante cuenta con más 214.000 suscriptores y más de 56.916.787 visualizaciones totales de videos

Lo anterior da cuenta de la cantidad inabarcable de usuarios de Internet que se enfrentan a diario al contenido relativo a la marca de mi mandante, el que ciertamente es viralizado por esta gran cantidad de seguidores al resto de la población.

Asimismo, es del caso añadir que mi mandante cuenta no solo con una abundante presencia en el mercado internacional y chileno, sino que también ha podido crecer en medio de la pandemia del Covid 19, que ha afectado al mundo durante el último año. De esta forma, algunos artículos de prensa acompañados en el Primer Otrosí de esta presentación dan fe de lo anterior:

• “¿Cuál pandemia? La división M de BMW celebra un 2020 creciendo al 6% en ventas”, publicado el 19 de enero de 2020 por el diario La Tercera.

• “BMW X5 M Competition y X6 M Competition: los bávaros ponen 625 caballos para el deleite familiar”, publicado el 26 de noviembre de 2020 por el diario La Tercera.

• “BMW adelanta seis estrenos para Chile en 2021: potentes deportivos y el primer SUV eléctrico”, publicado el 4 de diciembre de 2020 por el diario La Tercera. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

• “La colosal cruiser de BMW que llega a sumar kilómetros en Chile”, publicado el 14 de diciembre de 2020 por el diario La Tercera.

• “Carabineros de Chile incorpora 122 motos policiales BMW G 310 GS”, publicado el 30 de octubre de 2020 por el diario INFODEFENSA.

Consecuentemente, el alto reconocimiento del que goza la marca de propiedad de mi mandante es en parte debido a las técnicas de marketing y publicidad en las que ha incurrido para lograr dichos resultados, junto a sus más de 100 años de historia. Es así que, debido a la fuerte presencia publicitaria a nivel mundial, no puede desconocerse la presencia de BMW en el mercado nacional e internacional, siendo esto un hecho público y notorio. c. Antecedentes de la demandada y el nombre de dominio en disputa comprobmw.cl

Atendiendo al carácter de tardía de la presente revocación, es necesario mencionar que el demandado no ha hecho un uso legítimo del nombre de dominio comprobmw.cl, el que ha mantenido a los únicos efectos de redirigir a otro sitio web dedicado a la compra y venta de vehículos, esto es, al sitio web autojusto.cl.

(Captura de pantalla del sitio web www.comprobmw.cl, el cual redirige el sitio web www.autojusto.cl).

En este sentido, resulta evidente que la demandada se ha limitado a inscribir un nombre de dominio que contiene íntegramente la marca BMW de mi mandante, con el fin de desviar potenciales clientes a su propio sitio web, en el cual comercializa vehículos.

De esta manera, y como se verá en los siguientes apartados, así como en los documentos acompañados en el Primer Otrosí de esta presentación, la demandada Soc. Inversiones DOSOL S.A., ha inscrito el nombre de dominio en disputa con el único fin de aprovechar la fama y notoriedad de la marca BMW para atraer a potenciales clientes a su propio sitio web, induciendo a estos a pensar que dicho sitio web se encuentra de alguna manera asociado o afiliado a mi mandante, en circunstancias que esto no resulta efectivo. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

Esta conducta de la demandada de incluir marcas de automóviles reconocidas mundialmente se puede verificar al comprobar que, además del dominio disputado en autos, también ha sido responsable de la inscripción de los siguientes nombres de dominio, los que se encuentran inactivos al día de hoy:

• COMPROPORSCHE.CL

• COMPROMERCEDES.CL

• COMPROAUDI.CL

Es así como la demandada, la cual se identifica a sí misma y a su actividad comercial como “AUTO JUSTO”, no se conforma únicamente con inscribir y utilizar el nombre de dominio autojusto.cl, el cual resultaría suficiente para llevar a cabo una actividad comercial justa y en apego a la Ley, sino que, además, se vale de estrategias de ciberocupación o cybersquatting, es decir, el registro de varios nombres de dominios, aun sabiendo que un tercero ostenta mejor título, con el único propósito de desviar el tráfico web hacia un sitio competidor o de cualquier otra índole.

De esta forma, tomando en consideración que la demandada en autos realiza una actividad comercial presumiblemente relacionada con la compra y venta de automóviles, la cual ha identificado como “AUTO JUSTO”, el registro de diversos nombres de dominio que reproduzcan íntegramente marcas mundialmente conocidas, entre ellas la marca BMW de mi mandante, no encuentra asidero jurídico, menos aun cuando dicha actividad en sí misma no requiere de ninguna manera el uso de un nombre de dominio asociado a la marca mundialmente registrada y utilizada por mi mandante.

Es más, mi mandante, al enterarse de la inscripción del nombre de dominio en disputa, y con el interés de proteger sus derechos de propiedad intelectual sobre la marca BMW, decidió remitir a la demandada en autos, Soc. Inversiones DOSOL S.A., una carta de cese y desistimiento con fecha 30 de octubre de 2020, en la cual exige la transferencia del nombre de dominio y el cese del uso de la marca de 7 Al respecto, véase el documento acompañado en el Primer Otrosí, disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberocupaci%C3%B3n cualquier forma y por cualquier Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile medio. Una copia íntegra del mencionado documento se acompaña en el Primer Otrosí de esta presentación.

Finalmente, de todos los antecedentes anteriormente expuestos, puede concluirse lo siguiente acerca de la demandada en autos y el nombre de dominio en disputa:

• La creación de la marca BMW le corresponde a mi mandante, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

• La demandada en autos, Soc. Inversiones DOSOL S.A., no podría haber desconocido la existencia de la marca BMW de mi mandante al momento de la inscripción del nombre de dominio en disputa, habida cuenta de su fama y notoriedad, la cual cuenta con más de 100 años de historia y reconocimiento mundial. Menos aun conociendo que la demandada opera en la industria automotriz, dedicada principalmente a la comercialización de vehículos.

• El nombre de dominio en pugna, comprobmw.cl, no corresponde a un uso autorizado ni justo de la marca BMW de mi mandante, toda vez que la demandada en autos identifica su actividad comercial mediante la expresión “AUTO JUSTO”, concentrada principalmente en el sitio web autojusto.cl, no siendo necesario de ninguna manera la inscripción de un nombre de dominio que contiene íntegramente la marca BMW para la consecución de sus fines e intereses comerciales.

• De la misma forma, la demandada, procedió con la inscripción de nombres de dominio que cuentan con la misma estructura del impugnado en autos, incluyendo otras marcas de famosas y notorias de su competencia, que también identifican automóviles de lujo, como comproporsche.cl, compromercedes.cl y comproaudi.cl, ninguno de ellos activo, los que revelan el intento claro de aprovechar el reconocimiento de marcas ajenas para obtener visitas a su sitio de manera ilegítima.

• El nombre de dominio en pugna, comprobmw.cl, corresponde claramente una inscripción abusiva en los términos del artículo 20 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, tratándose, además, de un caso de ciberocupación, una actividad entendida como el registro de un nombre de dominio sobre el cual un tercero posee o detenta un mejor derecho con el fin de, entre otras cosas, desviar el tráfico cibernauta de potenciales clientes. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

I. EL DERECHO

Los nombres de dominio consisten en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red. El nombre de dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico (e-mail), conversaciones instantáneas, etc.

Los nombres de dominio han sido definidos como “una dirección electrónica alfanumérica que identifica un computador conectado a Internet”8. El elemento alfanumérico es el núcleo de la dirección electrónica, pudiendo estar constituida por letras (palabras o siglas), números, ciertos signos o una combinación de estos9.

La Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece dos tipos de acciones de revocación de nombre de dominio, a saber, una ordinaria o temprana y otra tardía o extraordinaria. Lo anterior, dependerá si se invoca el artículo 19 o 20, respectivamente, de la mencionada reglamentación, esto es, si se interpone dentro del plazo de 30 días posteriores a la inscripción del nombre de dominio en cuestión, alegando un interés preferente o bien si interpone luego de transcurrido este plazo, alegando ser una inscripción abusiva.

A ambas acciones resulta plenamente aplicable el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, el cual dispone:

“Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, como asimismo que no sea utilizado para la comisión de fraudes, ataques informáticos o cualquier otro tipo de abusos. NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito” (el subrayado es nuestro).

Dentro de estos derechos válidamente adquiridos deben considerarse los derechos adquiridos por mi representada en virtud de las marcas comerciales y nombres de dominio de los cuales es titular, sumado a la forma en que es ampliamente conocida Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile como compañía, esto es, BMW AG, siendo el nombre de dominio en disputa confusamente similar a éstos.

Con el propósito de solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile como a través de la jurisprudencia de los Jueces Árbitros diversos criterios, los cuales se deben conjugar y analizar al objeto de dar solución a dichos conflictos.

Entre los criterios mencionados está el principio “First Come, First Served”, la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben relacionar entre sí al momento de resolver un conflicto por nombre de dominio.

1. Limitaciones al principio “First Come, First Served”.

De conformidad con este principio, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el actual titular tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto, sino que cuenta con una aplicación residual, ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados precedentemente para la asignación de un nombre de dominio en disputa, por cuanto dicho principio operaría única y exclusivamente a falta de un mejor derecho.

Es importante destacar que tanto la Doctrina como la Jurisprudencia nacional apoyan la tesis planteada referente a la relatividad del principio en comento. Ejemplo de lo anterior es lo sostenido por el Sr. Rodrigo Moretti Oyarzún quien ha señalado en su libro “Marcas Comerciales y Nombres de Dominio” que “en síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales”10. Como fue señalado en párrafos anteriores, mi representada es titular de las marcas comerciales BMW, ampliamente registradas alrededor del mundo, incluyendo Chile para distinguir una gran multiplicidad de productos y servicios especialmente relacionados con la industria automotriz. Asimismo, es titular de una cantidad no menor de nombres de dominio registrados en torno a la expresión “BMW”, respecto a los cuales el nombre de dominio en disputa resulta cuasi-idéntico, incluyéndola de manera íntegra. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

En efecto, BMW AG posee derechos previos debida y legítimamente adquiridos con anterioridad a la inscripción del nombre de dominio comprobmw.cl, de modo que sus derechos se ven afectados por la inscripción del nombre de dominio en comento.

Por consiguiente, el presente caso debe ser solucionado sin recurrir al principio “First Come, First Served” pues resulta evidente que concurren otros factores que configuran un mejor derecho para mi representada; a saber, los nombres de dominio y las marcas comerciales registradas por mi representado y el riesgo cierto de confusión en el que podría incurrir el público cibernauta al entrar al dominio en disputa, en el improbable caso que éste se mantuviera en propiedad del solicitante.

2. La demandante tiene Mejores Derechos sobre la expresión “comprobmw”.

La normativa de NIC Chile respecto a las disputas sobre nombres de dominio omitió dar una definición de qué debe entenderse por interés preferente. Sin embargo, a través de la jurisprudencia emanada de Jueces Árbitros llamados a resolver este tipo de disputas, podemos señalar que “consiste en cualquier derecho o posición jurídica legítima con respecto a un bien referido en un nombre de dominio”11.

Así, la finalidad del registro de un nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea esta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho a ser reconocido a través de este nombre por los usuarios de Internet y publicitar o distinguir los productos o servicios que ofrece.

De esta forma, cuando con la inscripción de un determinado nombre de dominio se vulnera un derecho o posición jurídica legítima de un tercero, éste tendría un interés preferente que lo hace merecedor de la asignación del nombre de dominio en cuestión. Dentro de los derechos que otorgan un interés preferente, indudablemente se encuentra aquellos derivados de activos de propiedad industrial, tal como se da en el presente caso respecto a los registros de marcas y nombres de dominio que se hicieron presente en el apartado anterior.

En este sentido, y en razón de fundamentos como los anteriores, la doctrina nacional y la jurisprudencia han considerado que si la denominación de un nombre de dominio está directamente relacionada con otros nombres de dominio o marcas ya registradas, se ven afectados Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile los derechos adquiridos por ese titular, por lo que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, teniendo especial atención a la titularidad de derechos sobre propiedad industrial, cualquiera sea su naturaleza, relacionados con el signo pedido como nombre de dominio.

Para acreditar el interés preferente de mi representada en este caso, es esencial enfatizar la indiscutible fama y notoriedad que tiene la expresión “BMW” en Chile y el resto del mundo, lo cual solo es reflejo del uso constante y profuso que se le ha dado a esta expresión en el mercado, de manera consecuencial al gran esfuerzo e inversión en branding y marketing que ha hecho la compañía, así como a la gran calidad con la que cuentan los productos y servicios ofrecidos por mi mandante.

De un análisis del nombre de dominio impugnado en autos, es evidente que éste ha reproducido de manera íntegra la marca comercial y nombre de dominio de BMW AG, correspondiente a BMW, la adición del segmento inicial “compro” en el nombre de dominio comprobmw.cl sea suficiente para crear una diferencia en relación con los activos intangibles de mi representada.

En tal sentido, en el caso de mantenerse el nombre de dominio a nombre de la demandada, se mantendría la situación respecto a que las personas que accedan a dicho sitio web sean objeto de todo tipo de errores o confusiones debido a la lógica asociación respecto de los servicios vinculados a las marcas comerciales BMW.

Para efectos de evidenciar la cuasi-identidad entre el nombre de dominio en cuestión y los derechos de propiedad industrial de titularidad de mi mandante en torno a la expresión “BMW”, a continuación, se muestra un cotejo de estos:

COMPROBMW.cl (nombre de dominio en disputa)

BMW (marcas registradas)

BMW.cl (nombre de dominio de mi mandante)

Como es constatable a simple vista, entre la marca de mi mandante y el nombre de dominio en disputa no existen diferencias desde un punto de vista gráfico y fonético, ya que el demandado se ha limitado a añadir la expresión inicial “compro” al nombre de dominio en disputa, resultando evidente que dicho cambio no aporta distintividad Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile alguna a este, más aún refuerza la identidad con las marcas y dominios de titularidad de mi mandante, toda vez que la expresión se asocia inexorablemente una actividad comercial, tendiente a comprar o adquirir vehículos u otros productos identificados con la marca BMW de mi mandante.

Incluso más, por la mecánica del uso de Internet, la búsqueda y acceso a sitios web a través de nombres de dominio se da casi totalmente ingresando al explorador, previo a la expresión de interés -en este caso BMW- la actividad que el cibernauta quiere realizar, tales como: “compro BMW”, “vendo BMW”, “quiero un BMW”, o cualquier otra que la creatividad del usuario permita.

En consecuencia, es evidente que la demandada pretende aprovecharse del reconocimiento en el mercado de mi representada y el prestigio asociado a sus productos y servicios para obtener visitas a su sitio y/o impedir u obstaculizar el negocio de mi mandante, el que ya existía al menos en los 100 años previos al registro del nombre de dominio de autos, a pesar de no tener relación comercial alguna con el titular de la marca, esto es, con el verdadero creador del signo.

Por ello, el nombre de dominio en disputa no agrega una característica o signo que permita al público cibernauta abstraerse de la existencia de la marca BMW y sus derivados, manteniéndose evidentemente ligado a la familia de marcas de mi mandante, como si fuera otra más de sus denominaciones registradas.

En virtud de lo expuesto, no solo queda claro que la posibilidad de confusión es evidente, sino que adicionalmente, se inscribió un nombre de dominio que, de forma natural, es asociado a la familia de marcas comerciales y nombres de dominio creados en torno al concepto “BMW” en el mercado nacional, lo que hace presumir fundadamente que mi representada tiene un interés preferente sobre el nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, es de suma importancia señalar el fallo dictado por el Sr. Juez Árbitro Ricardo Concha Machuca con fecha 4 de noviembre de 2020, quien para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio rappicompra.cl con base a los derechos de propiedad industrial de titularidad de Rappi Chile SpA, entorno a la expresión “RAPPI”, señaló lo siguiente: Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

«OCTAVO: Que los intereses de las partes se deben ponderar de acuerdo con lo sentado en los considerandos sexto y séptimos precedentes. Pues bien, considerando que el signo “rappi” se encuentra incluido el domino sub lite, en conjunto con la expresión “compra” que se relaciona estrechamente el rubro del demandante y al uso efectivo que hace el demandante de su signo, se llega a la conclusión de que existe una plausible confundibilidad en concreto respecto del consumidor en cuanto al fuente empresarial de los servicios que eventualmente se ofrezcan mediante el nombre de dominio “rappicompra.cl”» (el resaltado es nuestro).

A mayor abundamiento, podemos citar numerosos fallos en los que los Sres. Árbitros han dispuesto la asignación de nombres de dominio similares a la marca BMW a mi mandante, como los que se detallan a continuación:

• Fallo dictado por el Sr. Juez Árbitro Andrés Grunewaldt Cabrera con fecha 9 de septiembre de 2019, quien para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio bmwusadas.cl, ha señalado lo siguiente:

“11) En este contexto, a fin de determinar si la parte demandante tiene un interés preferente en el dominio en disputa en los términos señalados en el artículo 19, resulta pertinente analizar previamente los supuestos descritos en el artículo 14 del RFR-CL ya señalados en la parte expositiva, en particular la posible vulneración de derechos válidamente adquiridos por terceros.

De la lectura y análisis de la demanda, es posible constatar que la demandante si tiene un derecho válidamente adquirido, el cual se materializa en varias marcas comerciales que protegen la expresión BMW, la cual es sumamente similar al nombre de dominio bmwusadas.cl del actual asignatario, sin que la inclusión de la expresión USADAS le otorgue la distintividad necesaria para coexistir pacíficamente en Internet, por lo que, a juicio de este árbitro, su registro como nombre de dominio vulnera derechos marcarios válidamente adquiridos por el revocante en los términos del artículo 14 recientemente citado.

12) A su vez, como ya se anticipó, la inclusión de la expresión USADAS no logra dotarlo de distintividad suficiente, en especial teniendo en cuenta que se trata de un adjetivo que da cuenta de la venta de productos usados de la marca BMW, actividad que es lícita a raíz de lo dispuesto en el artículo 19 bis E de la Ley 19.039 de Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

Propiedad Industrial si los productos que se comercializan son verdaderos, ello en virtud del principio del agotamiento internacional del derecho consagrado en la citada norma.

Sin embargo, para los efectos del presente arbitraje, el inconveniente se presenta cuando se utiliza la expresión BMW en el mismo dominio.

13) En este sentido, el nombre de dominio en disputa podría llevar a los usuarios de Internet a caer en un error, al pensar que el dominio en disputa es de propiedad o se encuentra relacionado con el demandante, lo cual no es efectivo” (el destacado es nuestro).

• Fallo dictado por el S.S.A. con fecha 16 de marzo de 2016, quien para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio respuestosparabmw.cl, ha señalado lo siguiente:

“SEPTIMO: Que en estos autos se ha acreditado por el revocante ser titular de las marcas BMW por lo que se hace necesario analizar si estas se ven afectadas por el nombre de dominio de autos.

Que el Titular hace uso de la marca BMW asociándola a repuestos alternativos no originales y no autorizados por el titular de la marca, en la página principal del sitio web, acompañada como prueba por el mismo titular. En dicha página web aparece la marca BMW la que es asociada a repuestos alternativos siendo que la marca se encuentra registrada, precisamente, en la clase 12 del clasificador internacional de Niza por la parte revocante, como se ha acreditado en su demanda.

Que estimamos que el revocante tiene un interés preferente sobre el nombre de dominio sostenido en su marca registrada BMW en la medida que, no obstante incluir el nombre de dominio los términos "REPUESTOS” y "PARA”, se identifica, claramente en él, la marca BMW.

Que se suma a lo anterior, el hecho que, precisamente, el demandado publicita en su sitio web repuestos alternativos asociados por el Titular como repuestos para BMW con lo cual se usa la marca BMW para comercializar repuestos alternativos de vehículos de la compañía BMW, no autorizados por la misma, afectándose por lo tanto los derechos del titular de la marca.” (el destacado es nuestro) Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

En un mismo sentido de pronuncian los laudos arbitrales referentes a los nombres de dominios bmwbike.cl, bmwfullservice.cl, bmwm. cl, bmwmotos.cl, bmwswap.cl, portillosurbmw.cl, sibmw.cl, taller-bmw.cl y tallermecanicobmw.cl, los cuales se acompañan en el Primer Otrosí de esta presentación.

En consecuencia, es posible afirmar que la fama y notoriedad de la expresión “BMW” y sus variaciones, todas registradas a nombre de BMW AG han sido reconocidas invariablemente en diversos procedimientos de revocación ante distintos Jueces Árbitros.

La relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales también ha sido recogida por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL. El artículo 20 de esta Reglamentación trata como causal de revocación de un nombre de dominio el hecho que la inscripción del mismo haya sido abusiva o realizada de mala fe, enumerando dentro de las condiciones para que se verifique el carácter de abusiva la siguiente: “[…] Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos” (el destacado es nuestro).

Por lo tanto, y considerando que mi mandante tiene derechos previamente adquiridos y usa activamente en el mercado el concepto “BMW”, se configura un interés preferente. Por ende, de mantenerse el dominio en disputa a nombre del demandado se producirían todo tipo de errores respecto a la procedencia de los productos y/o servicios que se ofrezcan a través del nombre de dominio “comprobmw.cl”.

3. La demandante tiene un Legítimo Interés en la revocación del nombre de dominio en disputa.

A todo lo anterior, se puede agregar que mi mandante cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio en disputa, lo que se puede advertir del hecho que en la actualidad es titular de diversos registros marcarios y nombres de dominio creados en torno a la expresión “BMW”, correspondiendo además a su razón social: BMW AG (o simplemente BMW), bajo la cual adquirió una indiscutible fama y notoriedad mundial en sus más de 100 años de existencia. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

Esta expresión a la que mi mandante tiene derecho ha sido desvirtuada con una modificación inocua, la adición del segmento inicial “compro”, con el fin de inducir al público cibernauta a todo tipo de confusiones respecto a su origen empresarial, de lo cual la contraparte obtiene un provecho ilegítimo mediante el cybersquatting o ciberocupación, conducta a la que se ha hecho referencia en los Antecedentes Generales de esta presentación.

Asimismo, la fama y notoriedad reafirmada por BMW AG ya existente al 2 de diciembre de 2019, hace evidentes las razones del titular del nombre de dominio para registrar y mantener un sitio web por más de 1 año, el cual utiliza únicamente para REDIRIGIR a su propio sitio web. En este sentido, el interés de la demandada no puede corresponder sino al aprovechamiento de la fama de mi mandante para propósitos ilegítimos, y/o la obstaculización del negocio de mi mandante.

En atención a esto, se comprueba que existe un legítimo interés por parte de BMW AG para revocar el nombre de dominio “comprobmw.cl”, puesto que su mantención en su actual titular origina condiciones de confusión y engaño en el público consumidor e influye en la imagen comercial del titular de dicha expresión, afectando en definitiva al orden público económico.

En este sentido, cabe hacer presente que la lógica de la protección de activos de propiedad industrial en materia de nombres de dominio guarda ciertas particularidades, toda vez que resulta especialmente peligroso en torno a la posibilidad de inducir a todo tipo de confusiones al público cibernauta, que exista un nombre de dominio con el grado de similitud a las marcas de mi mandante que se aprecia en autos, que sea su competidor en el mercado o pretenda difamarlo u obstaculizar su negocio.

En efecto, los nombres de dominio conforman una dirección electrónica bajo la cual se pueden o no ofrecer productos o servicios, información o incluso servir de dirección de contacto para dos o más cibernautas. Esta última finalidad, de carácter mucho más amplio que el marcario, implica que, en un contexto de navegación por un usuario promedio de Internet, las expresiones similares puedan ser confundidas, incluso si no se refieren a contenido relacionado, toda vez que la puerta de entrada a cualquier tipo de contenido es justamente el nombre de dominio y nada más. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

Esta circunstancia posibilita la existencia de distorsiones en el sistema de identificación, como el cybersquatting, el typosquatting, el phishing, la hidden advertisement o la sock puppetry, que suponen la facilidad con que cualquier tercero puede alterar el fin de las direcciones electrónicas para competir de manera desleal o aprovechar la fama ajena para cualquier fin, sin distinguir si la actividad que desarrolle se encuentre relacionada al titular afectado o no. A estas distorsiones, y en específico la ciberocupación, nos hemos referido en el apartado anterior.

Así, por los motivos anteriormente expuestos, solicitamos al Sr. Juez Árbitro que a la hora de decidir quién será el titular del nombre de dominio en disputa, lo asigne a mi representada por ser ésta quien tiene derechos intangibles previamente registrados a su nombre y evite además que se cree confusión entre los usuarios de Internet respecto al verdadero origen o procedencia de los productos o servicios que se pudieran llegar a ofrecer a través del nombre de dominio disputado.

Por tanto, esta parte no puede afirmar que la titular del nombre de dominio impugnado posea efectivamente un legítimo interés, más aún si se tiene en consideración que la denominación inscrita como dominio se asemeja de forma confusa la housemark de mi mandante BMW y a sus activos registrados como variaciones de esta.

4. La demandante actúa de Buena Fe.

Finalmente, respecto de este principio, resulta del todo evidente que mi mandante actúa de buena fe al solicitar la revocación del nombre de dominio en disputa, toda vez que dicha revocación responde a la necesidad de proteger a los usuarios de Internet de eventuales errores y/o confusiones, evitando además el desvío de potenciales consumidores, velando por el ejercicio legítimo de los derechos que emanan de su calidad de titular de derechos recaídos sobre bienes inmateriales como lo son las marcas comerciales, lo cual le confiere un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa.

Por otro lado, la situación de redirección del nombre dominio registrado en autos, que permitirá usarlo para acaparar visitas de los sitios de mi mandante para un Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile negocio que no tiene relación con este, valiéndose de modificaciones inocuas a la marca BMW, es una práctica del demandado que esta parte rechaza rotundamente por ser ceñida con el principio de buena fe.

5. Cumplimiento de los supuestos enunciados en el artículo 20 de la Reglamentación.

En atención a lo indicado en los párrafos que anteceden, es claro que se cumplen los requisitos dispuestos en el artículo 20° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL en relación con la revocación tardía de un nombre de dominio. Sin embargo, para una mejor comprensión de este asunto, a continuación, describiremos cómo se cumplen dichos requisitos para que una revocación de esta naturaleza prospere:

1. Artículo 20 letra a) de la Reglamentación. a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos. Tal como se analizó extensamente en el apartado número 2 de la sección III de esta presentación, el nombre de dominio que se pretende revocar es cuasi-idéntico a la marca y expresión mediante la cual mi mandante es reconocida tanto en Chile como en el extranjero. En efecto, el nombre de dominio en disputa consiste únicamente en la expresión “comprobmw”, la que corresponde a la marca registrada BMW de titularidad de BMW AG.

Por su parte, el supuesto en comento dice estrecha relación con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 20.169 que Regula la Competencia Desleal, cuyos supuestos se cumplirían en autos. En efecto, sus dos primeros supuestos señalan lo siguiente:

“Artículo 4º.- En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes: a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos.” (El destacado es nuestro)

A mayor abundamiento, la expresión BMW fue acuñada por mi mandante en desde 1917, conforme a los Antecedentes Generales anteriormente descritos, los que dieron lugar a una amplia difusión y cobertura mundial que se mantiene hoy día.

De esta forma, es claro que el público cibernauta asocia íntegramente BMW o una variación de esta marca a mi representada, siendo el nombre por el cual es conocida, erigiéndose el nombre de dominio en actual revocación como una expresión que vulnera abiertamente los derechos adquiridos de mi mandante, en cuanto el demandado de autos no posee relación alguna con ella.

En este sentido, de los certificados de registro que se acompañan en el Primer Otrosí de esta presentación, cabe destacar el registro de la marca BMW, N° 1.019.147, para distinguir productos de las clases 7 y 12, concedida inicialmente el 4 de enero de 1993, da cuenta que es innegable que la marca BMW perteneciente a BMW AG se encuentra registrada con mucha anterioridad a la inscripción del nombre de dominio comprobmw.cl. Al efecto, también podemos asegurar conforme a la prueba acompañada en autos, que la marca BMW ya era ampliamente famosa y notoria al 2 de diciembre de 2019, fecha en que se inscribió del nombre de dominio de autos. En este sentido, a todas luces el nombre de dominio registrado por la demandada pretende mostrarse al usuario de internet como proveniente de mi mandante, lo que no es real ni efectivo, y/o aprovechar de desviar a su propio sitio www.autojusto.cl a los clientes que buscan un sitio de mi mandante.

En consecuencia, quedan plenamente acreditados los supuestos de la letra a) del artículo 20 del Reglamento, siendo el nombre de dominio plenamente coincidente con el nombre por el cual mi mandante es conocido, como asimismo con la housemark y los registros de marcas registrados previamente al nombre de dominio en disputa. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

2. Artículo 20 letra b) de la Reglamentación. b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y, En el presente escrito se ha acreditado el mejor derecho, interés preferente y buena fe con la que obra mi mandante al solicitar la revocación del nombre de dominio comprobmw.cl. Por el contrario, es perentorio concluir que Soc. Inversiones DOSOL S.A. no tiene legítimos intereses sobre este nombre de dominio.

Soc. Inversiones DOSOL S.A. no tiene ningún derecho sobre la marca BMW, lo que es posible comprobar a través de las bases de datos de marcas públicas, demostrando que la demandada no es titular de ningún registro o solicitud de marca, ni tampoco incorpora la sigla de mi mandante en su razón social. Así, no posee ningún legítimo interés en el nombre de dominio en disputa.

Asimismo, el actual titular del nombre de dominio comprobmw.cl no ha asociado contenido propio a este, sino que, por el contrario, lo ha aprovechado meramente para redirigirlo a su sitio web identificado con el nombre de dominio autojusto.cl, comprobándose que no tiene intereses que justifiquen el uso de esta dirección electrónica atribuible a mi mandante para provecho propio.

Aún en el caso que la demandada alegase que posee un interés en la mantención de la titularidad del nombre de dominio en disputa, queda de manifiesto que es imposible que su interés sea legítimo ni preferente al de mi mandante, que le precede por un siglo en el uso y registro de la expresión BMW.

3. Artículo 20 letra c) de la Reglamentación. c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe.

La mala fe del actual titular del nombre de dominio en disputa se evidencia por cuanto es posible sostener que se ha inscrito precisamente con la intención de perturbar o afectar el negocio de mi mandante y de obtener réditos ilegítimos a través de un aprovechamiento del prestigio de mi mandante y de sus mundialmente famosos productos y servicios, toda vez que no es factible sostener que la demandada no tenía conocimiento de los mismosal momento de proceder con la inscripción del nombre de dominio comprobmw.cl ante NIC Chile. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

A mayor abundamiento, para probar la mala fe de la demandada la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL establece que bastará la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

“b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta; o, c. Que se haya inscrito el nombre de dominio o se use con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante”

Pues bien, el registro del nombre de dominio comprobmw.cl evidencia que la demandada no podía desconocer la existencia de los conocidos productos y servicios ofrecidos por mi mandante y para los que cuenta con protección marcaria.

Habida cuenta de lo anterior, el registro del nombre de dominio en disputa obedece necesariamente a un intento de la demandada por acaparar visitantes hacia su sitio web, o en su defecto, impedir que mi mandante ofrezca sus productos, o simplemente entregue información relativa a BMW, toda vez que al no asociar el nombre de dominio a un contenido propio sino que, por el contrario, lo ha usado para redirigir a otro sitio web, el comportamiento de la demandada revela que en verdad no tenía interés legítimo en el mismo, sino que sólo lo registró para que nadie más (incluida mi mandante, que sí cuenta con interés en el mismo) lo tuviera para sí, y ganar visitas e ingresos por las visitas que erróneamente recibiera, ya que cualquier usuario promedio creería que comprobmw.cl es una dirección de mi mandante, o autorizada por esta, configurándose el caso propio de ciberocupación.

Más aún, en consonancia con lo establecido en el literal b) del artículo en comento, es la misma demandada en autos la que ha dado cuenta de esta pauta de conducta, toda vez que, como se ha establecido anteriormente, ha registrado diversos Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile nombres de dominio reproduciendo marcas mundialmente reconocidas en la industria automotriz, añadiendo el segmento inicial “compro”.

De esta forma, queda en evidencia que Soc. Inversiones DOSOL S.A. únicamente ha inscrito el nombre de dominio comprobmw.cl con el fin de retenerlo ilegítimamente e impedir a BMW AG, titular de la marca nacional y extranjera BMW para distinguir productos y servicios de las clases 7, 12, 35 y 36 entre otras, reflejar su marca en el nombre de dominio. Este proceder constituye un claro acto de mala fe de conformidad con el artículo 20 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL.

A mayor abundamiento, deben tomarse en consideración los antecedentes proporcionados por esta parte, según los cuales mi mandante remitió a la demandada en autos Soc. Inversiones DOSOL S.A. una carta de cese y desistimiento en la cual requería el cese del uso de la marca BMW en el nombre de dominio de autos, así como la transferencia de éste a BMW AG, lo que no ha ocurrido hasta la fecha.

Por otra parte, la inscripción de mala fe de la demandada es confirmada por el razonamiento adoptado por el Sr. Juez Árbitro Alberto Jacob Cerda en su decisión en relación con el nombre de dominio bancobcinova.cl, en el cual se tuvo por acredita la mala fe en los siguientes términos:

“DÉCIMO: Que los elementos de convicción de autos, tal como se refieren en el considerando precedente, permiten dar por acreditado que la demandada tenía cabal conocimiento sobre la existencia de los derechos de la parte demandante sobre la expresión en que consiste el nombre de dominio en disputa. Tal circunstancia permite a este árbitro tener por acreditada la mala fe de la demandada y, consiguientemente le condenará en costas” (el ennegrecido es nuestro).

De manera acorde, en el razonamiento expuesto por la Sra. Juez Árbitro Alejandra Moya Bruzzone en su decisión sobre el nombre de dominio tatianafarkas.cl, en el cual estableció que la inscripción de un nombre de dominio con el nombre exacto de una persona famosa no puede razonablemente deberse al mero azar, siendo un acto positivo de apropiación de identidad ajena, lo que se traduce en la configuración de mala fe. Este fallo se acompaña en el Primer Otrosí de esta presentación. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

Finalmente, el fallo de fecha 23 de enero de 2019, emitido por el Sr. Juez Árbitro Luis Felipe Bahamondez Prieto sobre los nombres de dominio serato.cl y seratodj.cl, considera, en la misma dirección, que la coincidencia entre el nombre de dominio registrado y la marca o la forma en que una persona natural o jurídica es conocida no puede deberse sino a un acto de mala fe, al intentar perturbar los negocios del revocante.

El texto completo de dicho fallo también se acompaña en el Primer Otrosí de esta presentación.

El caso de autos es similar a aquel al que dice relación el fallo citado y, encontrándose presente los mismos supuestos de hecho, debe aplicarse el mismo criterio y revocarse la titularidad del nombre de dominio comprobmw.cl ordenándose su asignación a BMW AG a quien, como se ha explicado latamente, le asiste un mejor derecho. Esta parte solicita también la condena en costas a la demandada en cuanto es evidente que no ha registrado el nombre de dominio comprobmw.cl de buena fe producto de una coincidencia o de una legítima asociación con mi mandante o al menos con su autorización, sino que ha pretendido adquirir derechos en relación con una marca famosa y protegida por un tercero, sin dudas con el objeto de beneficiarse del reconocimiento que por parte de los consumidores locales y mundiales tiene la marca BMW AG.

Por todo lo anterior, en caso alguno podría mantenerse el nombre de dominio en poder de la contraria, siendo procedente su asignación a mi mandante, BMW AG

Que la parte del revocante acompañó a la demanda la siguiente prueba documental:

1. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 809.053, de la marca mixta BMW, para distinguir productos en la clase 7.

2. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.090.869, de la marca denominativa BMW, para distinguir servicios en las clases 35 y 36.

3. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.125.813, de la marca denominativa BMW EFFICIENTDYNAMICS, para distinguir productos en la clase 12. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

4. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.102.705, de la marca denominativa BMW, para distinguir productos en la clase 25.

5. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.102.707, de la marca mixta BMW, para distinguir productos en la clase 25.

6. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.103.028, de la marca mixta BMW, para distinguir productos en la clase 25.

7. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.241.432, de la marca denominativa BMW Pure Climate, para distinguir productos en la clase 11.

8. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.248.434, de la marca denominativa BMW i. Visionary Mobility, para distinguir productos y servicios en las clases 12 y 35.

9. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.016.015, de la marca denominativa BMW, para distinguir servicios en la clase 37.

10. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.075.235, de la marca denominativa BMW, EL PLACER DE CONDUCIR, para distinguir productos en la clase 12.

11. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.197.438, de la marca denominativa BMW i, para distinguir productos en la clase 9.

12. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.179.034, de la marca denominativa BMW PREMIUM SELECTION, para distinguir productos en la clase 12.

13. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.205.826, de la marca denominativa BMW Motorrad Premium Selection, para distinguir productos en la clase 12.

14. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.218.871, de la marca denominativa BMW i Premium Selection, para distinguir productos y servicios en las clases 12 y 35.

15. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.234.303, de la marca denominativa BMW Connected, para distinguir productos y servicios en las clases 9, 38 y 39. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

16. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.241.411, de la marca denominativa BMW i, para distinguir productos en la clase 4.

17. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.241.414, de la marca mixta BMW, para distinguir productos en la clase 4.

18. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.286.171, de la marca denominativa BMW GENIUS, para distinguir servicios en la clase 35.

19. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 906.385, de la marca mixta BMW, para distinguir servicios en la clase 37.

20. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 906.387, de la marca mixta BMW, para distinguir productos en la clase 12.

21. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.019.147, de la marca denominativa BMW, para distinguir productos en las clases 7 y 12.

22. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.090.867, de la marca mixta BMW, para distinguir servicios en las clases 35 y 36.

23. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.070.375, de la marca denominativa BMW i, para distinguir productos en la clase 12.

24. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.192.110, de la marca denominativa BMW TwinPower Turbo, para distinguir productos en la clase 4.

25. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.241.410, de la marca denominativa BMW Service Fast Lane, para distinguir servicios en la clase 37.

26. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.237.104, de la marca denominativa BMW MOTORRAD, para distinguir productos en la clase 4.

27. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.240.000, de la marca mixta BMW, para distinguir productos en las clases 7 y 12.

28. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.016.013, de la marca mixta BMW, para distinguir servicios en la clase 37. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

29. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.019.237, de la marca denominativa BMW, para distinguir productos en la clase 12.

30. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.019.239, de la marca mixta BMW, para distinguir productos en la clase 12.

31. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.182.267, de la marca denominativa BMW i, para distinguir servicios en la clase 37.

32. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.190.223, de la marca denominativa BMW MOTORRAD, para distinguir productos en la clase 12.

33. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.237.048, de la marca denominativa BMW, para distinguir productos en la clase 4.

34. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.241.417, de la marca denominativa Original BMW Engine Oil, para distinguir productos en la clase 4.

35. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.258.713, de la marca denominativa BMW Group, para distinguir productos y servicios en las clases 12 y 37.

36. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.032.997, de la marca denominativa BAYERISCHE MOTOREN WERKE, para distinguir productos en la clase 12.

37. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.032.999, de la marca denominativa BAYERISCHE MOTOREN WERKE, para distinguir servicios en las clases 35, 37 y 39.

38. Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.292.130, de la marca denominativa Bayerische Motoren Werke, para distinguir productos y servicios en las clases 12 y 35.

39. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio bmw.cl

40. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio bmwautoparts.cl

41. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio bmwbike.cl Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

42. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio bmwcenter.cl

43. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio bmwchile.cl

44. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio bmw-chile.cl

45. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio bmwfs.cl

46. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio bmw-i.cl

47. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio bmw-i- connecteddrive.cl

48. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio bmw-m.cl

49. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio bmw- motorrad.cl

50. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio bmw- premiumselection.cl

51. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio BMW- MOTORRAD.CL

52. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio BMWALTERMOTOS.CL

53. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio BMWFULLSERVICE.CL

54. Impresión simple del sitio web NIC.CL certificado del nombre de dominio BMWGROUP.CL

55. Impresión simple del sitio web Auto Cosmos, y del artículo “Toyota, BMW y Honda, las marcas con mejor reputación”. en: https://noticias.autocosmos.cl/2019/03/20/toyota-bmw-y- hondalas-marcas-con-mejor-reputacion

56. Impresión simple del sitio web de Bloomberg, con la reseña de Bayerische Motoren Werke AG. https://www.bloomberg.com/profile/company/BMW:GR Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

57. Impresión simple del sitio web de Wikipedia, la enciclopedia libre, con la reseña de, Bayerische Motoren Werke AG. https://es.wikipedia.org/wiki/BMW

58. Impresión simple del sitio web https://www.bmw.cl/es/index.html

59. Impresión simple del sitio web de Google con resultados de búsqueda de la marca BMW para comercializar motos.

60. Impresión simple del sitio web https://www.bmw.cl/es/all-models.html

61. Impresión simple del sitio web y del artículo “El significado de BMW: su nombre y su historia”. https://www.bmw.com/es/automotive-life/significado-de-bmworigen-e-historia.html

62. Impresión simple del sitio web https://www.bmw.com/es/index.html

63. Impresión simple del sitio web de BMW Walter Motos Concepción, http://bmwaltermotos.cl/

64. Impresión simple del sitio web BMW Motorrad, y del artículo “La colección Heritage Ride & Style. Un homenaje a los iconos”. https://www.chile.bmwmotorrad.cl/es/wear/heritage- collection.html#/section-presumede-estilo-siempre

65. Impresión simple del sitio web BMW Motorrad, https://www.chile.bmw- motorrad.cl/es/home.html#/filter-todo

66. Impresión simple del sitio web BMW Motorrad, https://www.chile.bmwmotorrad. cl/es/models/modeloverview.html

67. Impresión simple del sitio web Clarín, y del artículo “Acuerdo histórico. BMW y Mercedes-Benz se unen y crearán 5 empresas para brindar servicios de movilidad”. https://www.clarin.com/autos/bmw-mercedes-benz-unen-crearanempresas-brindar- servicios-movilidad_0_sfV46HYtu.html

68. Impresión simple del sitio web DEUTSCHLAND.DE, y del artículo “Los Big Fives de la economía alemana”. https://www.deutschland.de/es/topic/economia/ranking-las- cincomayores- empresas-alemanas Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

69. Impresión simple del sitio web EMOL, y del artículo “Conoce el ranking de las marcas automotrices más y menos confiables según Consumer Reports”. https://www.emol.com/noticias/Autos/2018/10/25/925239/Conoce-el-ranking-de-las- marcas-automotrices-mas-y-menos-confiablessegun-Consumer-Reports.html

70. Impresión simple del sitio web Emprendo Verde, y del artículo “Ranking: las 12 empresas internacionales líderes en energías renovables”. https://www.emprendoverde.cl/ranking-las-12-empresasinternacionales-lideres-en- energias-renovables/

71. Impresión simple del sitio web de Facebook, con el perfil de la página de BMW Chile.

72. Impresión simple del sitio web de Facebook, con el perfil de la página de BMW International.

73. Impresión simple del sitio web de Facebook, con el perfil de la página de BMW Motorrad Chile.

74. Impresión simple del sitio web de Facebook, con el perfil de la página de BMW Motorrad International.

75. Listado de las marcas BMW y sus variantes de titularidad de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaften el extranjero extraído de la base de datos mundial de la OMPI.

76. Impresión simple del sitio web Prisma, y del artículo “BMW: Empresa con Mejor Reputación de España”. https://grupoprisma.com/bmw-empresa-con-mejor-reputacion- deespana/

77. Impresión simple del sitio web de Instagram, con el perfil de la página de @bmw.

78. Impresión simple del sitio web de Instagram, con el perfil de la página de @ bmw.chile.

79. Impresión simple del sitio web de Instagram, con el perfil de la página de @ bmwmotorrad.

80. Impresión simple del sitio web de Instagram, con el perfil de la página de @ bmwmotorrad.chile. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

81. Impresión simple del sitio web La Vanguardia, y del artículo “Las 15 marcas de coches más valiosas del mundo en 2017”. https://www.lavanguardia.com/motor/rankings/20170928/431592932888/marcas-coche- mas-valiosas-mundo-2017.html

82. Impresión simple del sitio web Merco Chile, http://merco.info/cl/buscar

83. Impresión simple del poster titulado “Model range 2019. Make life a ride”. Obtenido de: bmw-motorrad.com/highlights

84. Impresión simple del sitio web de Twitter, con el perfil de la página de @bmw.

85. Impresión simple del sitio web de Twitter, con el perfil de la página de @BMWMotorrad.

86. Impresión simple del sitio web Wuombo, y del artículo “BMW encabeza el ranking de empresas con mejor reputación”. https://wuombo.com/bmw-ranking-reputacion/

87. Impresión simple del sitio web Yahoo! Finanzas, con la reseña de los datos financieros de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft. https://es.finance.yahoo.com/quote/BMW.DE/keystatistics?ltr=1&guccounter=1

88. Impresión simple del sitio YouTube, con el perfil BMW. https://www.youtube.com/user/BMW

89. Impresión simple del sitio YouTube, con el perfil de BMW Motorrad. https://www.youtube.com/user/bmwmotorrad

90. Impresión simple del sitio YouTube, con video titulado “The Small Escape”. https://www.youtube.com/watch?v=bkho0RB0zz0

91. Impresión simple de intercambio de correspondencia a través de correo electrónico con el titular actual del nombre de dominio en disputa.

92. Copia simple de fallo Rol N° 6151 de fecha 28 de agosto de 2015 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa bmwbike.cl Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

93. Copia simple de fallo Rol N° 17207 de fecha 1 de agosto de 2017 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa bmwfullservice.cl

94. Copia simple de fallo Rol N° 23483 de fecha 14 de septiembre de 2018 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa bmw-m.cl

95. Copia simple de fallo Rol N° 23483 de fecha 26 de agosto de 2016 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa bmwmotos.cl

96. Copia simple de fallo Rol N° 14.555-2016 de fecha 10 de enero de 2017 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa bmwswap.cl

97. Copia simple de fallo Rol N° 29686 de fecha 9 de septiembre de 2019 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa bmwusadas.cl

98. Copia simple de fallo Rol N° 20679 de fecha 9 de Marzo de 2018 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa portillosurbmw.cl

99. Copia simple de fallo Rol N° 7270 de fecha 16 de Marzo de 2016 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa repuestosparabmw.cl

100. Copia simple de fallo Rol N° 25877 de fecha 7 de enero de 2019 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa sibmw.cl

101. Copia simple de fallo Rol N° 18237 de fecha 15 de octubre de 2017 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa taller-bmw.cl Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

102. Copia simple de fallo Rol N° 8368 de fecha 2 de febrero de 2016 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa tallermecanicobmw.cl

103. Copia simple de carta de cese y desistimiento remitida por BMW AG a Soc. Inversiones DOSOL S.A. con fecha 30de octubre de 2020.

104. Copia simple del sitio web identificado mediante el nombre de dominio comprobmw.cl, el cual redirige al sitio web autojusto.cl. www.comprobmw.cl

105. Impresión simple del sitio web NIC.CL que contiene los antecedentes del nombre de dominio comprobmw.cl.

106. Copia simple de fallo Rol N° 35392 de fecha 4 de noviembre de 2020 que acoge la demanda deducida por Rappi Chile SpA respecto del nombre de dominio en disputa rappicompra.cl

107. Copia simple de comunicación electrónica remitida a la dirección de correo “[email protected]” con fecha 30 de octubre de 2020 que contiene la carta de cese y desistimiento remitida a Soc. Inversiones DOSOL S.A.

108. Copia simple del falo emitido por el Sr. Juez Árbitro Alberto Jacob Cerda en relación con el nombre de dominio bancobcinova.cl

109. Copia simple del fallo emitido por la Sra. Juez Árbitro Alejandra Moya Bruzzone sobre el nombre de dominio tatianafarkas.cl

110. Copia simple del fallo de fecha 23 de enero de 2019, emitido por el Sr. Juez Árbitro Luis Felipe Bahamondez Prieto sobre los nombres de dominio serato.cl y seratodj.cl

Con fecha 15 de marzo de 2021 se tuvo por presentada la demanda dentro de plazo por y acompañados los documentos con citación, cerrándose la etapa de demanda en el Sistema sin que la parte demanda haya hecho uso de la citación conferida.

Con fecha 15 de marzo de 2021 se dio inicio a la etapa de contestación de demanda.

Con fecha 5 de abril de 2021 se tuvo por contestada en rebeldía la demanda.

Con fecha 5 de abril de 2021 se citó a las partes a oír sentencia. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

Con fecha 27 de abril de 2021 como nota aclaratoria se confirmó uso actual del nombre de dominio de autos.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que conforme señala el Artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, titulado Solución de Controversias, “Los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio .CL serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL.” Que añade la misma disposición que “Toda controversia se someterá, resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en dicha política.” Que a su vez se establece que las partes “podrán designar un árbitro de común acuerdo, y en su defecto, facultan a NIC Chile de manera expresa e irrevocable para designar en su lugar a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web, nombramiento que se entenderá efectuado directamente por cada una de ellas mismas.” Que respecto al Árbitro se señala que “tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción.”

SEGUNDO: Que a su vez, el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, señala que “Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito”.

TERCERO: Que, a su vez, el artículo 20 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL:

“Si la solicitud de revocación fuere presentada con posterioridad al vencimiento del plazo a que se refiere el tercer párrafo del artículo 11, el revocante deberá probar Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile que se trata de una inscripción abusiva, lo cual ocurrirá cuando concurran las tres condiciones siguientes: a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; y, b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y, c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe.

La concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del nombre de dominio objetado: a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio; o, b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta; o, c. Que se haya inscrito el nombre de dominio o se use con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia; o, d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

CUARTO: Que al tratarse estos autos de un procedimiento de revocación tardía, el artículo 20 antes citado señala las condiciones necesarias que deben operar a efectos de otorgar o no la revocación tardía o por mala fe, del nombre de dominio:

a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; y,

Que en estos autos se ha acreditado la similitud entre la marca del revocante BMW y el nombre de dominio de autos COMPROBMW.CL, toda vez que la primera está totalmente incorporada en el segundo.

b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y,

Que el asignatario, al estar en rebeldía, no ha acreditado tener derechos o intereses o legítimos en los términos del artículo 20 del mismo Reglamento,

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe.

Que resulta relevante analizar, por lo tanto, si efectivamente se ha probado en estos autos que el nombre de dominio se haya inscrito de mala fe o se utilice de mala fe para efectos de concluir si hay o no fundamento para la acción de revocación tardía.

QUINTO: Que el Dominio objeto de revocación tardía es COMPROBMW.CL y que la parte demandante alega tener marcas relacionadas “BMW”.

Respecto al requisito de la letra c) del artículo 20 antes citado, para efectos de otorgar la revocación tardía del nombre de dominio, es claro que éste se haya inscrito o se utilice de mala fe, la jurisprudencia arbitral en materia de nombres, dentro del marco de acciones de revocación de nombre de dominio, ha sido clara en lo que respecta a la prueba de la mala fe, a saber:

“ NOVENO: Que conforme al tenor del artículo 22, se requiere asimismo para que una inscripción sea considerada abusiva, “c. Que el nombre de dominio haya sido Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile inscrito y se utilice de mala fe”. En este punto, cabe señalar que si bien el Reglamento de Nic Chile menciona ciertas circunstancias que sirven para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario, dicha enumeración no es taxativa, motivo por el cual es procedente que el demandante indique la concurrencia de otra causal. Que este sentenciador estima que la Buena Fe es un principio que trasciende todo nuestro ordenamiento jurídico privado, y el cual se puede conceptualizar como aquella “conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio”, conforme al artículo 706 que lo define en materia posesoria, como asimismo por lo prescrito en el artículo 1546, ambos del Código Civil, que prescribe: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”. Dichas normas deben complementarse a su vez por lo dispuesto en el artículo 707 del Código Civil, que indica “La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros la mala fe deberá probarse”. Así entonces, la buena fe es un principio general del derecho, definido en el artículo 706 del Código Civil –como ya se ha señalado- con ocasión de la posesión. La jurisprudencia ha extendido las causales que evidencian la mala fe del asignatario, tendiendo a considerar que la notoriedad de un signo permite dar por configurada la exigencia de este requisito, toda vez que su apropiación por parte de un tercero importa un acto que debió, al menos, ser representado al tiempo de la solicitud.” Fallo revocación del nombre de dominio “restaurantentrerios.cl” de fecha 6 de agosto de 2014

“VIGESIMO TERCERO: Que respecto del requisito en el sentido que la inscripción se considera abusiva cuando el dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe, se hace necesario analizar si se ha acreditado algún hecho que permitiese calificar la inscripción .per se como de mala fe o bien el demandado ha realizado un uso que pudiese presumir que dicha inscripción se ha realizado de mala fe; Fallo revocación del nombre de dominio “grupoallue.cl” de fecha veintidós de abril de dos mil catorce

Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

Así las cosas, de la abundante prueba rendida por la revocante aparece sin lugar a dudas que es titular de la marca notoria “BMW”.

Por otra parte y, a mayor abundamiento, el demandante ha acompañado en autos, carta de advertencia del revocante remitida a la dirección Av, Vitacura 2955 que aparece en el sitio web en uso en relación al nombre de dominio de autos por el titular, en que la revocante informa de la reserva de acciones por sus marcas, con fecha 30 de octubre de 2020, fecha que es anterior al inicio del procedimiento de autos. Sin perjuicio de lo anterior el titular ha seguido haciendo uso del nombre de dominio, cuestión reafirmada por la nota aclaratoria indicada anteriormente, con lo que estimamos que existe conocimiento de la parte del titular de la existencia de las marcas y del uso contrario a ellas alegadas por el revocante, con lo que se entiende acreditado el uso de mala fe exigido por el Art. 20 letra c) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL

SEXTO: Que en estos autos se ha acreditado, mediante abundante prueba, que el Revocante es titular de la marca notoria “BMW”, entre otras, marca que se encuentra incluida completamente en el nombre de dominio objeto de revocación WWW.COMPROBMW.CL. Que adicionalmente consta que el titular fue informado por carta de la existencia de las marcas comerciales del revocante con anterioridad al inicio del procedimiento de autos, siendo además de una marca notoria, sin que el titular haya modificado el uso del nombre de dominio de autos en relación a la compra y venta de vehículos motorizados. Que dado lo anterior estimamos acreditados todos los requisitos del artículo 20 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, y conforme a los demás argumentos ya señalados en el presente fallo, además de tener en consideración los principios de prudencia y equidad señalados en el artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales y de conformidad a lo dispuesto en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL, en el Artículo 20 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

SE RESUELVE

1. Acoger la demanda de revocación tardía presentada y asignar el Dominio de autos WWW.COMPROBMW.CL a la parte Revocante, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

2.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y al Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL dependiente de NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral, a efectos de que se dé cumplimiento de lo resuelto, se publique la presente sentencia y, en su oportunidad, se proceda al archivo del expediente electrónico.

La presente resolución es firmada por el Árbitro ante los testigos señores, Guillermo Tomás Villarroel Sanhueza, Rut Nº 17.356.501-1 y Luis Felipe Opazo Rodríguez, Rut Nº 16.853.583-K, todos con el mismo domicilio del Árbitro ubicado en Hendaya 60 oficina 401, comuna de Las Condes, Santiago, Chile. Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile