Andrés Grunewaldt Cabrera Juez Árbitro Nic Chile 1 Rol: 32227

Andrés Grunewaldt Cabrera Juez Árbitro Nic Chile

Rol: 32227. Dominio: bmwaltermotos.cl. Caratulados: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT con Walter Jara Guzman. Tipo de revocación: temprana.

SENTENCIA DEFINITIVA

Santiago, 26 de enero de 2020

VISTOS

01) Con fecha 13 de octubre de 2019, don Walter Jara Guzman solicitó la asignación del nombre de dominio bmwaltermotos.cl. Posteriormente, conforme a los numerales 18 y siguientes de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL (en adelante indistintamente RFR-CL) la empresa BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (en adelante indistintamente BMW, el revocante, o demandante), domiciliada para estos efectos en Andrés Bello 2711, piso 19, comuna de Las Condes, representada por don Francisco Carey Carvallo, presentó dentro del plazo de 30 días que establece la citada norma, una solicitud de revocación temprana respecto del mismo nombre de dominio.

02) En este contexto, con fecha 18 de noviembre de 2019, NIC Chile designó como árbitro arbitrador al infrascrito para resolver este conflicto sobre la revocación temprana del nombre de dominio bmwaltermotos.cl, en adelante también individualizado como el nombre de dominio en disputa, en conflicto o litigioso.

El mismo 18 de noviembre de 2019, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida diligencia y en el menor tiempo posible.

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03) Posteriormente, se abrió un plazo de 5 días para solicitar la inhabilidad del árbitro contemplado en el numeral 14.4. del Reglamento de Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL (en adelante indistintamente RPRC-CL), periodo en el cual ninguna de las partes manifestó reparos respecto de este punto.

04) A continuación se dio inicio al periodo de consignación, etapa en la cual el revocante con fecha 05 de diciembre de 2019 dio cuenta del depósito de los honorarios arbitrales dentro del plazo de 10 días que establece el numeral 22 del RPRC-CL.

05) Acto seguido, con fecha 13 de diciembre de 2019 el demandante presentó su demanda de revocación, la cual se funda básicamente en las siguientes consideraciones.

Respecto del demandante, señala ser un fabricante alemán de automóviles de lujo y motocicletas, cuya sede actual se encuentra en Múnich. Sus subsidiarias son Mini, Rolls- Royce, y BMW Bank. BMW es el líder mundial en ventas entre los fabricantes de gama alta, compite principalmente con Audi, Volvo, Lexus y Mercedes-Benz, entre otros vehículos de gama alta.

La abreviatura BMW significa justamente Bayerische Motoren Werke (“Fábricas de Motores de Baviera”). La sociedad de la que surgió BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG actual correspondió a Rapp Motorenwerke GmbH y fabricó motores para aeronaves desde 1913.

Luego se refiere a la historia de la empresa en la primera y segunda guerra, señalando que la primera motocicleta de BMW en el mercado, la BMW R 32, causó auténtico furor durante su presentación en la Exposición de Berlín de 1923. Con el fin de mejorar la refrigeración por aire, el ingeniero Jefe Max Friz coloca el motor plano de forma transversal en un chasis de doble tubo y la potencia se transmite directamente a la rueda a través de un eje de cardán: un principio de diseño que se sigue utilizando en las motocicletas de BMW hoy en día.

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En 1933 apareció en el mercado el primer coche totalmente desarrollado por la marca, el BMW 303. En 1973 se inauguró el Cuatro Cilindros, un edificio de nueva construcción con la forma de cuatro cilindros de motor, situado junto a la Ciudad Olímpica de Múnich, creado por el arquitecto austriaco Karl Schwanzer, para convertirse en el edificio administrativo principal de la empresa.

Con sus desarrollos y mejoras constantes, BMW es uno de los fabricantes mundiales de automóviles pioneros en la aplicación de la más moderna tecnología y electrónica a sus vehículos. BMW AG no ha abandonado su vocación por las motocicletas y fabrica actualmente una gama amplia, que incluye motos de carretera de alta y media cilindrada, así como motos todoterreno. En los últimos años ha presentado también un scooter totalmente innovador, el C1, que dispone de una estructura sólida por encima de la cabeza del conductor y de un cinturón de seguridad, lo cual permite prescindir del casco.

En base a todo lo anterior, el revocante ha procurado la protección de los activos de propiedad industrial correspondientes a sus productos y servicios, tales como marcas, patentes y nombres de dominio asociados a BMW, tanto en Alemania como en Chile y el resto del mundo.

Cuenta con más de 1.000 (mil) registros activos de la marca BMW alrededor del mundo, como consta de la búsqueda realizada en la base de datos internacional de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) que se acompaña en el Primer Otrosí. En este sentido, destaca que existen más de 200 registros de la marca BMW en clases 35 y 37, algunos de los cuales se enumeran a continuación:

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De la misma manera, es titular en Chile de las siguientes marcas comerciales:

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Mas tarde resalta algunos de los registros marcarios ya señalados, haciendo referencia además a los dominios inscritos: • BMW.cl • BMWAUTOPARTS.cl • BMWBIKE.cl • BMWBOUTIQUESERVICE.cl • BMWCENTER.cl • BMWCHILE.cl • BMW-CHILE.cl • BMW-CONNECTEDDRIVE.cl • BMWFERNANDEZCARMONA.cl • BMWFS.cl • BMW-I.cl

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• BMW-I-CONNECTEDDRIVE.cl • BMW-M.cl • BMW-MOTORRAD.cl • BMW-PREMIUMSELECTION.cl • BMW-PREMIUM-SELECTION.cl

Por otro lado, señala que en la red social Facebook cuenta con más de 23.600.000 (veintitrés millones seiscientos mil) seguidores sólo en las cuentas internacional y chilena de BMW y BMW-Motorrad. Del mismo modo, cuenta con más de 25.000.000 (veinticinco millones) de seguidores en Instagram, más de 2.000.000 (dos millones) de seguidores en Twitter y más de un millón de seguidores en YouTube, en cuyo canal sus videos cuentan con más de 22.100.000 (veintidós millones cien mil) reproducciones, lo que da cuenta de la cantidad inabarcable de usuarios de Internet que se enfrentan a diario al contenido relativo a la marca BMW.

En cuanto al derecho, señala que los nombres de dominio consisten en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red. El nombre de dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico (e-mail), conversaciones instantáneas, etc.

Más tarde se refiere a los distintos criterios para resolver este conflicto, partiendo por el principio del “fisrt come, first served”, el cual a su juicio no procede en este caso, ya es residual, citando el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, señalando que dentro de los derechos válidamente adquiridos deben considerarse los derechos adquiridos en virtud de la marca comercial de la cual, como ya se ha demostrado, el demandante es titular, siendo por lo tanto el nombre de dominio en disputa prácticamente idéntico a éste.

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La identidad gráfica y fonética entre el nombre de dominio bmwaltermotos.cl y la marca comercial BMW, es más que evidente, dado que el demandado se ha limitado únicamente a inscribir como nombre de dominio una expresión exactamente igual a la registrada como marca y, por ende, inevitablemente asociada a éste.

Más tarde cita el fallo recaído en el dominio pacifichydroenergia.cl, señalando que el revocante goza de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de múltiples registros de marca comercial y nombres de dominio asociados al signo BMW, con el que identifica, entre otros productos y servicios, servicios de comercialización, reparación y mantención de motocicletas, como se ha destacado en la cobertura pormenorizada, siendo la totalidad de estos registros anteriores al nombre de dominio en disputa.

Respecto de la teoría del interés preferente, señala que la finalidad del registro de un nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea esta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho a ser reconocido a través de este nombre por los usuarios de Internet y publicitar o distinguir los productos o servicios que ofrece.

De esta forma, cuando con la inscripción de un determinado nombre de dominio se vulnera un derecho o posición jurídica legítima de un tercero, éste tendría un interés preferente que lo hace merecedor de la asignación del nombre de dominio en cuestión.

Dentro de los derechos que otorgan un interés preferente, indudablemente se encuentran aquellos derivados de activos de propiedad industrial, tal como se da en el presente caso. En este sentido, y en razón de fundamentos como los anteriores, la doctrina nacional ha considerado que si la denominación de un nombre de dominio está directamente relacionada con otras marcas ya registradas, se ven afectados los derechos adquiridos por ese titular, por lo que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, teniendo

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Cita los fallos recaídos en los dominios Bancorp.cl y elsembrado.cl.

En base a este criterio se ha forjado una jurisprudencia casi uniforme a la hora de resolver conflictos de esta naturaleza por parte de Jueces Árbitros que tienen competencia para conocer de ellos, quienes consideran como argumento central al momento de dictar sentencia la preexistencia de registros previos a la solicitud del nombre de dominio en conflicto, tanto de nombres de dominio como de marcas comerciales, ya que es lógico pensar que los usuarios relacionarán directamente los productos o servicios ofrecidos a través de dicho nombre de dominio compuesto por una expresión confusamente similar a una marca comercial o nombre de dominio que haya sido registrado con anterioridad por otro titular, situación que se verifica en autos como se ha señalado insistentemente en esta presentación, dado que existe una evidente cuasi identidad entre el nombre de dominio “bmwaltermotos.cl” y las marcas comerciales protegidas bajo derechos de propiedad industrial a nombre del revocante.

A mayor abundamiento, y en el improbable caso de que el nombre de dominio se mantenga bajo la titularidad de la demandada, este induciría inevitablemente a confusión al público cibernauta, quienes al querer buscar información respecto de BMW AG y los productos y servicios asociados a BMW, seguramente serán llevados por sugerencias automáticas del navegador, como asimismo por buscadores en línea o por errores de digitación (lo que es conocido como typosquatting), al sitio de la demandada, debido a la evidente semejanza entre las expresiones en conflicto, siendo éste un sitio web que no tiene relación alguna con el demandante, ya que el parecido es evidente: a) Bmwaltermotos.cl (dominio en disuta). b) Bmw (marca registrada por el demandante). c) Bmw.cl (Dominio del demandante).

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Como es constatable a simple vista, entre la marca del demandante y el nombre de dominio en disputa no existen diferencias sustanciales desde un punto de vista gráfico y fonético, ya que el demandado se ha limitado a incorporar íntegramente la marca BMW al inicio del mismo, agregando las expresiones “ALTER” (diminutivo de “ALTERNATIVO”) y “MOTOS” (diminutivo de “MOTOCICLETAS”). Lo anterior, considerando el contenido del sitio al que dirige el nombre de dominio en disputa, hará que el usuario promedio de internet tenga la expectativa razonable de que el sitio tratará sobre la comercialización y mantención de motocicletas alternativas de BMW.

Más tarde vuelve a reforzar los argumentos relacionados con las marcas comerciales, citando el fallo recaído en el dominio bmvbike.cl, bmw-m.cl, bmwmotos.cl, citando la política de ICANN relativa a la importancia de las marcas.

Luego señala que a la fecha el sitio al que dirige el nombre de dominio en disputa se refiere a sí mismo como un prestador de servicios orientados o asociados a la marca del demandante, como se aprecia de la siguiente captura:

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Como puede apreciarse del contenido de las capturas acompañadas, los servicios que la demandada pretende ofrecer bajo el sitio web http://bmwaltermotos.cl/ están orientados a atender las necesidades propias de dueños de motocicletas BMW, por lo que por un lado, busca alzarse como un servicio relacionado o asociado a la marca BMW, y aun más, pretende competir con mi mandante justamente en este mercado.

Luego se refiere al legítimo interés sobre el dominio en disputa, en base a la marca BMW, constatando que la expresión BMW, junto a su extendido uso y difusión general en el público relevante, conforma una marca reconocida en el mercado, como se aprecia de los antecedentes relatados en las consideraciones previas y aquellos que se acompañan en el Primer Otrosí.

Finalmente, hace presente que el principio de la buena fe que impera en nuestro ordenamiento jurídico se puede advertir e inferir de todo lo señalado anteriormente, ya que el demandante es el creador de un signo que ha sido debidamente registrado como marca comercial, siendo, además, el nombre mediante el cual es conocido uno de los productos del demandante en el mercado.

Sin embargo, la buena fe de la contraria no resulta del todo cierta, toda vez que, como consta de los antecedentes acompañados en el Primer Otrosí, el demandado no podía

Andrés Grunewaldt Cabrera Juez Árbitro Nic Chile desconocer la existencia de la marca registrada BMW, debido a la altísima difusión a nivel global del signo, como asimismo a que el demandado justamente explota una actividad relacionada al ámbito automotriz, especialmente la mantención de motocicletas de marca BMW.

Incluso más, requerido de forma amigable, el demandado admitió que el nombre de dominio impugnado efectivamente se confunde frente al cibernauta en relación a la marca BMW, acompañando un correo en tal sentido.

Por último, el revocante acompañó los siguientes documentos: a) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 809.053, de la marca mixta BMW, para distinguir productos en la clase 7. b) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.090.869, de la marca denominativa BMW, para distinguir servicios en las clases 35 y 36. c) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.125.813, de la marca denominativa BMW EFFICIENTDYNAMICS, para distinguir productos en la clase 12. d) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.102.705, de la marca denominativa BMW, para distinguir productos en la clase 25. e) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.102.707, de la marca mixta BMW, para distinguir productos en la clase 25. f) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.103.028, de la marca mixta BMW, para distinguir productos en la clase 25. g) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.241.432, de la marca denominativa BMW Pure Climate, para distinguir productos en la clase 8. h) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.248.434, de la marca denominativa BMW i. Visionary Mobility, para distinguir productos y servicios en las clases 12 y 35. i) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.016.015, de la marca denominativa BMW, para distinguir servicios en la clase 37.

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j) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.075.235, de la marca denominativa BMW, EL PLACER DE CONDUCIR, para distinguir productos en la clase 12. k) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.197.438, de la marca denominativa BMW i, para distinguir productos en la clase 9. l) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.179.034, de la marca denominativa BMW PREMIUM SELECTION, para distinguir productos en la clase 12. m) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.205.826, de la marca denominativa BMW Motorrad Premium Selection, para distinguir productos en la clase 12. n) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.218.871, de la marca denominativa BMW i Premium Selection, para distinguir productos y servicios en las clases 12 y 35. o) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.234.303, de la marca denominativa BMW Connected, para distinguir productos y servicios en las clases 9, 38 y 39. p) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.241.411, de la marca denominativa BMW i, para distinguir productos en la clase 4. q) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.241.414, de la marca mixta BMW, para distinguir productos en la clase 4. r) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.286.171, de la marca denominativa BMW GENIUS, para distinguir servicios en la clase 35. s) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 906.385, de la marca mixta BMW, para distinguir servicios en la clase 37. t) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 906.387, de la marca mixta BMW, para distinguir productos en la clase 12. u) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.019.147, de la marca denominativa BMW, para distinguir productos en las clases 7 y 12. v) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.090.867, de la marca mixta BMW, para distinguir servicios en las clases 35 y 36.

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w) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.070.375, de la marca denominativa BMW i, para distinguir productos en la clase 12. x) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.192.110, de la marca denominativa BMW TwinPower Turbo, para distinguir productos en la clase 4. y) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.241.410, de la marca denominativa BMW Service Fast Lane, para distinguir servicios en la clase 37. z) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.237.104, de la marca denominativa BMW MOTORRAD, para distinguir productos en la clase 4. aa) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.240.000, de la marca mixta BMW, para distinguir productos en las clases 7 y 12. bb) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.016.013, de la marca mixta BMW, para distinguir servicios en la clase 37. cc) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.019.237, de la marca denominativa BMW, para distinguir productos en la clase 12. dd) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.019.239, de la marca mixta BMW, para distinguir productos en la clase 12. ee) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.182.267, de la marca denominativa BMW i, para distinguir servicios en la clase 37. ff) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.190.223, de la marca denominativa BMW MOTORRAD, para distinguir productos en la clase 12. gg) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.237.048, de la marca denominativa BMW, para distinguir productos en la clase 4. hh) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.241.417, de la marca denominativa Original BMW Engine Oil, para distinguir productos en la clase 4. ii) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.258.713, de la marca denominativa BMW Group, para distinguir productos y servicios en las clases 12 y 37.

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jj) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.032.997, de la marca denominativa BAYERISCHE MOTOREN WERKE, para distinguir productos en la clase 12. kk) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.032.999, de la marca denominativa BAYERISCHE MOTOREN WERKE, para distinguir servicios en las clases 35, 37 y 39. ll) Impresión simple de la base de datos de INAPI del registro N° 1.292.130, de la marca denominativa Bayerische Motoren Werke, para distinguir productos y servicios en las clases 12 y 35. mm) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmw.cl. nn) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmwautoparts.cl. oo) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmwbike.cl. pp) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmwboutiqueservice.cl. qq) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmwcenter.cl. rr) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmwchile.cl. ss) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmwchile.cl.

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tt) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmw- connecteddrive.cl. uu) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmwfernandezcarmona.cl. vv) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmwfs.cl. ww) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmw- i.cl. xx) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmw-i- connecteddrive.cl. yy) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmw- m.cl. zz) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmwmotorrad.cl. aaa) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmw- premiumselection.cl. bbb) Impresión simple del sitio web NIC.CL donde se evidencia la titularidad en nombre de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., del nombre de dominio bmw- premium-selection.cl. ccc) Impresión simple del sitio web Auto Cosmos, y del artículo “Toyota, BMW y Honda, las marcas con mejor reputación”. Disponible en: https://noticias.autocosmos.cl/2019/03/20/toyotabmw-y-honda-las-marcas- con-mejor-reputacion.

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ddd) Impresión simple del sitio web de Bloomberg, con la reseña de Bayerische Motoren Werke AG. Disponible: https://www.bloomberg.com/profile/company/BMW:GR. eee) Impresión simple del sitio web de Wikipedia, la enciclopedia libre, con la reseña de Bayerische Motoren Werke AG. Disponible: https://es.wikipedia.org/wiki/BMW fff) Impresión simple del sitio web donde muestra múltiples productos comercializados en Chile. Disponible en: https://www.bmw.cl/es/index.html ggg) Impresión simple del sitio web de Google con resultados de búsqueda de la marca de BMW para comercializar motos. hhh) Impresión simple del sitio web donde muestra múltiples productos comercializados en Chile disponibles para la venta. Disponible en: https://www.bmw.cl/es/all-models.html iii) Impresión simple del sitio web y del artículo “El significado de BMW: su nombre y su historia”. Disponible en: https://www.bmw.com/es/automotive- life/significado-de-bmworigen-e-historia.html jjj) Impresión simple del sitio web donde se reseñan diferentes artículos en relación con los productos comercializados por BMW. Disponible en: https://www.bmw.com/es/index.html kkk) Impresión simple del sitio web de BMW Walter Motos Concepción, donde se ofrecen diferentes servicios asociados a los productos comercializados por mi mandante BMW. Disponible en: http://bmwaltermotos.cl/ lll) Impresión simple del sitio web BMW Motorrad, y del artículo “La colección Heritage Ride & Style. Un homenaje a los iconos”. Disponible en: https://www.chile.bmwmotorrad.cl/es/wear/heritage-ollection.html#/section- presumede-estilo-siempre mmm) Impresión simple del sitio web BMW Motorrad, donde se reseñan los productos comercializados. Disponible en: https://www.chile.bmwmotorrad.cl/es/home.html#/filter-todo

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nnn) Impresión simple del sitio web BMW Motorrad, donde se ofrecen los productos comercializados disponibles para la venta. Disponible en: https://www.chile.bmwmotorrad.cl/es/models/modeloverview.html ooo) Impresión simple del sitio web Clarín, y del artículo “Acuerdo histórico. BMW y Mercedes-Benz se unen y crearán 5 empresas para brindar servicios de movilidad”. Disponible en: https://www.clarin.com/autos/bmw-mercedes- benz-unen-crearanempresas-brindar-servicios-movilidad_0_sfV46HYtu.html ppp) Impresión simple del sitio web DEUTSCHLAND.DE, y del artículo “Los Big Fives de la economía alemana”. Disponible en: https://www.deutschland.de/es/topic/economia/ranking-las-cincomayores- empresas-alemanas qqq) Impresión simple del sitio web EMOL, y del artículo “Conoce el ranking de las marcas automotrices más y menos confiables según Consumer Reports”. Disponible en: https://www.emol.com/noticias/Autos/2018/10/25/925239/Conoce-el-anking- de-las-marcas-automotrices-mas-y-menosconfiables-segun-Consumer- reports.html rrr) Impresión simple del sitio web Emprendo Verde, y del artículo “Ranking: las 12 empresas internacionales líderes en energías renovables”. Disponible en: https://www.emprendoverde.cl/ranking-las-12-empresasinternacionales- lideres-en-energias-renovables/ sss) Impresión simple del sitio web de Facebook, con el perfil de la página de BMW Chile. ttt) Impresión simple del sitio web de Facebook, con el perfil de la página de BMW International. uuu) Impresión simple del sitio web de Facebook, con el perfil de la página de BMW Motorrad Chile. vvv) Impresión simple del sitio web de Facebook, con el perfil de la página de BMW Motorrad International.

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www) Listado de las marcas BMW y sus variantes de titularidad de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaften el extranjero extraído de la base de datos mundial de la OMPI. xxx) Impresión simple del sitio web Prisma, y del artículo “BMW: Empresa con Mejor Reputación de España”. Disponible en: https://grupoprisma.com/bmw- empresa-con-mejor-reputacionde-espana/ yyy) Impresión simple del sitio web de Instagram, con el perfil de la página de @bmw. zzz) Impresión simple del sitio web de Instagram, con el perfil de la página de @ bmw.chile. aaaa) Impresión simple del sitio web de Instagram, con el perfil de la página de @ bmwmotorrad. bbbb) Impresión simple del sitio web de Instagram, con el perfil de la página de @ bmwmotorrad.chile. cccc) Impresión simple del sitio web La Vanguardia, y del artículo “Las 15 marcas de coches más valiosas del mundo en 2017”.Disponible en: https://www.lavanguardia.com/motor/rankings/20170928/431592932888/ma rcas-coche-mas-valiosas-mundo-2017.html dddd) Impresión simple del sitio web Merco Chile, donde se muestran diferentes rankings donde se posiciona. Disponible en: http://merco.info/cl/buscar eeee) Impresión simple del poster titulado “Model range 2019. Make life a ride”. Obtenido de: bmw-motorrad.com/highlights . ffff) Impresión del sitio web de Twitter, con el perfil de la página de @bmw. gggg) Impresión simple del sitio web de Twitter, con el perfil de la página de @BMWMotorrad. hhhh) Impresión simple del sitio web Wuombo, y del artículo “BMW encabeza el ranking de empresas con mejor reputación”. Disponible en: https://wuombo.com/bmw-ranking-reputacion/ iiii) Impresión simple del sitio web Yahoo! Finanzas, con la reseña de los datos financieros de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft. Disponible en:

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https://es.finance.yahoo.com/quote/BMW.DE/keystatistics?ltr=1&guccounter= 1 jjjj) Impresión simple del sitio YouTube, con el perfil de BMW. Disponible en: https://www.youtube.com/user/BMW kkkk) Impresión simple del sitio YouTube, con el perfil de BMW Motorrad. Disponible en: https://www.youtube.com/user/bmwmotorrad llll) Impresión simple del sitio YouTube, con video titulado “The Small Escape”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bkho0RB0zz0 mmmm) Impresión simple de intercambio de correspondencia a través de correo electrónico con el titular actual del nombre de dominio en disputa. nnnn) Copia simple de fallo Rol N° 6151 de fecha 28 de agosto de 2015 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa bmwbike.cl oooo) Copia simple de fallo Rol N° 17207 de fecha 1 de agosto de 2017 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa bmwfullservice.cl pppp) Copia simple de fallo Rol N° 23483 de fecha 14 de septiembre de 2018 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa bmw-m.cl qqqq) Copia simple de fallo Rol N° 23483 de fecha 26 de agosto de 2016 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa bmwmotos.cl rrrr) Copia simple de fallo Rol N° 14.555-2016 de fecha 10 de enero de 2017 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa bmwswap.cl ssss) Copia simple de fallo Rol N° 29686 de fecha 9 de septiembre de 2019 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa bmwusadas.cl

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tttt) Copia simple de fallo Rol N° 20679 de fecha 9 de Marzo de 2018 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa portillosurbmw.cl uuuu) Copia simple de fallo Rol N° 7270 de fecha 16 de Marzo de 2016 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa repuestosparabmw.cl vvvv) Copia simple de fallo Rol N° 25877 de fecha 7 de enero de 2019 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa sibmw.cl wwww) Copia simple de fallo Rol N° 18237 de fecha 15 de octubre de 2017 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa taller-bmw.cl xxxx) Copia simple de fallo Rol N° 8368 de fecha 2 de febrero de 2016 que acoge la demanda deducida por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT respecto del nombre de dominio en disputa tallermecanicobmw.cl.

06) Siguiendo con los hechos, el 20 de diciembre de 2019 se dio inicio a la etapa de contestación de la demanda, instancia en la cual el actual asignatario del nombre de dominio en disputa contestó la demanda en los siguientes términos:

Señala que, pese a todos los argumentos que esgrimen referente al registro de sus marcas comerciales, solo basta con verificar en los registros en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) que de las 135 marcas registradas, ninguna de ellas esta vinculada al nombre de su representado, Walter, y en cual está incluido en el dominio objeto de la presente disputa BMWALTERMOTOS.CL.

Con respecto a lo anterior, resulta evidente que el demandado, al nombrar su dominio web como BMWALTERMOTOS.CL, lo cual resulta ser la combinación de letras (BM), su

Andrés Grunewaldt Cabrera Juez Árbitro Nic Chile nombre (WALTER) y una palabra genérica (MOTOS), sobre el cual evidentemente posee un interés y derecho legítimo de uso, este daba por sentado no estar violentado ningún derecho de propiedad intelectual y muchos menos del demandante.

Como fundamente de ello, sostiene que Respecto al signo en cuestión (BMWALTER), en búsquedas relacionadas pudo notar que al digitarlo de forma simple en el popular buscador www.Google.cl, los resultados que se arrojan de forma primordial y predominante (por encima de los productos que esgrime el revocante) son los relacionados con su mandante y su dominio:

Resalta el curioso hecho de que ninguno de los resultados está vinculado con la marca famosa y notoria del revocante, pero si con la de mi mandante; de allí que, resulta imperativo resaltar que, a la presente fecha además, coexisten con los dominios del revocante algunos tales como:

• www.bmw-motorsport.cl de Daniel Javier Bontempi Fernandez, el cual convive hace 10 años con el demandante. 25

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• www.bmwclub.cl de George Salazar, el cual convive hace 18 años con el demandante. • www.bmwclubm.cl de Mitchell Sancy

Bajo la perspectiva señalada, resulta notable que el demandante de autos no posee derecho preferente en relación con el signo sub examine (BMWALTERMOTOS).

Ratificando que, el presunto derecho que detenta el demandante, a raíz de su dominio no es absoluto y debe ser ejercido observando los límites de su propia inscripción en NIC, así como el de sus marcas comerciales de INAPI.

Teniendo presente tales argumentaciones, no es verosímil alegar un peligro de confusión en el público, por lo que ha de descartarse cualquier derecho o interés preferente que BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT pretenda tener sobre el dominio BMWALTERMOTOS.CL.

Como conclusión, señala que del análisis de los argumentos expuestos, es posible afirmar que los puntos presentados por la parte demandante para solicitar la revocación del dominio en disputa, para entregárselo a la empresa BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, resultan inidóneos para sustentar la pretensión aludida, en tanto éstos son contrarios a los principios fundamentales del derecho marcario.

07) Finalmente, el pasado 06 de enero de 2020 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO

08) Que, en relación al presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el numeral 21 del RFR-CL señala que “los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio .CL serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL.”. Acto

Andrés Grunewaldt Cabrera Juez Árbitro Nic Chile seguido, sujeta las controversias por nombres de dominio al procedimiento de arbitraje establecido en dicha política.

Esta misma norma dispone que “Las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, y en su defecto, facultan a NIC Chile de manera expresa e irrevocable para designar en su lugar a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web, nombramiento que se entenderá efectuado directamente por cada una de ellas mismas”.

09) En cuanto a las exigencias establecidas por el RFR-CL para registrar un nombre de dominio, resulta pertinente citar el artículo 14, el cual señala que “Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito”.

En base a lo anterior, la aplicación de esta norma resulta preponderante para estos efectos, sin perjuicio que la apreciación de los hechos y la decisión que este tribunal adopte, debe tomarse a la luz de los principios de prudencia y equidad aplicables a este tipo de arbitrajes1, y a las normas constitucionales y legales que sean atingentes.

Asimismo, el artículo 19 del RFR-CL dispone que, si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de 30 días contados desde la inscripción del nombre de dominio en disputa, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente, norma que debe ser interpretada justamente en relación con las directrices que el artículo 14 del mismo Reglamento establece.

10) Que, en relación con los hechos fundantes de la demanda, de los antecedentes tenidos a la vista, se desprende que el demandante es una de las empresas fabricantes

1 MORALES, MARCOS (2008). Sistemas y criterios de resolución de conflictos sobre nombres de dominio. Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae, pp. 184. 27

Andrés Grunewaldt Cabrera Juez Árbitro Nic Chile de automóviles y motocicletas más importantes y conocidas del mundo, con presencia en un importante número de países, entre ellos Chile.

En este sentido, el demandante es titular en nuestro país de una familia de marcas que protegen la expresión BMW, las cuales se encuentran debidamente registradas en INAPI y se utilizan en el comercio para diversos productos y servicios. Adicionalmente, las citadas marcas se encuentran registradas con anterioridad a la fecha de la solicitud del nombre de dominio en disputa.

Asimismo, es titular de una serie de dominios debidamente registrados ante NIC Chile que contienen la expresión BMW, incluido bmw.cl, el cual es utilizado para promocionar sus productos y servicios.

Por otro lado, el demandado, que se dedica al servicios de mantenimiento de motos, señala que el dominio es la combinación de letras (BM), su nombre (WALTER) y una palabra genérica (MOTOS), sobre el cual evidentemente posee un interés y derecho legítimo de uso, este daba por sentado no estar violentado ningún derecho de propiedad intelectual y muchos menos del demandante.

11) En este contexto, a fin de determinar si la parte demandante tiene un interés preferente en el dominio en disputa en los términos señalados en el artículo 19, resulta pertinente analizar previamente los supuestos descritos en el artículo 14 del RFR-CL ya señalados en la parte expositiva, en particular la posible vulneración de derechos válidamente adquiridos por terceros.

De la lectura y análisis de la demanda, es posible constatar que la demandante si tiene un derecho válidamente adquirido, el cual se materializa en varias marcas comerciales que protegen la expresión BMW, la cual es sumamente similar al nombre de dominio bmwaltermotos.cl del actual asignatario, sin que la inclusión de la expresión ALTERMOTOS le otorgue la distintividad necesaria para coexistir pacíficamente en Internet, por lo que, a juicio de este árbitro, su registro como nombre de dominio

Andrés Grunewaldt Cabrera Juez Árbitro Nic Chile vulnera derechos marcarios válidamente adquiridos por el revocante en los términos del artículo 14 recientemente citado.

12) A su vez, como ya se anticipó, la inclusión de la expresión ALTERMOTOS no logra dotarlo de distintividad suficiente, en especial teniendo en cuenta que se trata de un adjetivo que da cuenta de servicios relacionados con motocicletas, esto es, uno de los productos más importante del demandante.

Sobre el particular, se hace presente que la venta de productos usados de la marca BMW es una actividad lícita a raíz de lo dispuesto en el artículo 19 bis E de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial si los productos que se comercializan son verdaderos, ello en virtud del principio del agotamiento internacional del derecho consagrado en la citada norma.

Sin embargo, para los efectos del presente arbitraje, el inconveniente se presenta cuando se utiliza la expresión BMW en el mismo dominio.

13) En este sentido, el nombre de dominio en disputa podría llevar a los usuarios de Internet a caer en un error, al pensar que el dominio en disputa es de propiedad o se encuentra relacionado con el demandante, lo cual no es efectivo.

El potencial riesgo de confusión en los consumidores queda reflejado además por el uso efectivo que el demandante hace de la marca comercial BMW, lo cual es un hecho público y notorio y se encuentra por lo demás acreditado mediante la prueba acompañada por el demandante.

En este sentido, es el mismo demandando el cual reconoce que el contenido del dominio en disputa se puede prestar para confusiones entre los cibernautas.

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Por otro lado, de una revisión del dominio en disputa, el demandado se refiere a sí mismo como un prestador de servicios asociados a la marca BMW, como se aprecia de la siguiente captura:

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En este sentido, los argumentos del demandado en el sentido de señalar que lo relevante del dominio es su nombre WALTER, y no la marca del demandante BMW, se desmoronan al revisar el mismo dominio en disputa, en donde lo relevante es justamente la marca BMW del demandante, y no el nombre WALTER.

14) Se hace presente que hay otros principios y derechos que deben tenerse a la vista a la hora de resolver un conflicto por nombres de dominio, como el principio del “first come, first served”, el cual se suma al hecho que la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de las partes no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la otra.

Sin perjuicio de todo lo anterior, a juicio de este sentenciador, la existencia de un derecho válidamente adquirido por un tercero, en atención a las circunstancias ya explicadas, debe primar en este caso en particular.

15) En definitiva, la existencia de registros marcarios que protegen una expresión muy similar al dominio en disputa, la utilización efectivamente de la expresión BMW para identificar una conocida marca de automóviles, su uso efectivo en el comercio, y los demás argumentos ya señalados en el presente fallo, permiten sopesar los principios de prudencia y equidad consagrados en el artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales

Andrés Grunewaldt Cabrera Juez Árbitro Nic Chile en favor del revocante, estimando que éste tiene un derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa.

Y de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

SE RESUELVE

1. Acoger la demanda de revocación temprana presentada por la parte demandante y asignar el nombre de dominio bmwaltermotos.cl a BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT. 2. No condenar en costas al demandado. 3. En su oportunidad, procédase al cierre y archivo del expediente electrónico.

Rol N° 32227.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral.

Andrés Grunewaldt Cabrera Árbitro designado

Autorizan en la calidad de testigos

Andrés Grunewaldt Cabrera Juez Árbitro Nic Chile

Claudia Ortega Ulzurrum Mariana Gallardo Ban