Tribunal Arbitral

Gabriela Paiva Hantke TRIBUNAL ARBITRAL

Sentencia.

Nombre de dominio en revocación: melinka.cl TITULAR: alejandro patricio alvarez oyarzun REVOCANTE: Salmones Multiexport S.A. rep Silva EXPEDIENTE Rol Nº: 23930 Tipo de revocación: Tardía

En Santiago a 21 de Noviembre de 2018, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver sobre solicitud de revocación respecto del nombre de dominio melinka.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Titular alejandro patricio alvarez oyarzun con domicilio para estos efectos en José Pinto Perez 611, Chonchi, Chiloé, Región de Los Lagos, Santiago, y, por la otra revocante Salmones Multiexport S.A. rep Silva, representado por el Abogado Ricardo Montero Castillo, ambos con domicilio para estos efectos en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

VISTOS:

1. Que, con fecha 20 de julio de 2018, se inició el expediente arbitral electrónico, relativo al nombre de dominio melinka.cl, inscrito por alejandro patricio alvarez oyarzun y respecto del cual fue interpuesta una solicitud de revocación por parte de Salmones Multiexport S.A. rep Silva.

2. Que, mediante Oficio N° 201808061832-23930 del 06 de agosto de 2018, del Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto en la solicitud de revocación señalada en el número anterior, de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron;

3. Que, con fecha 08 de agosto de 2018 esta árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y, juró desempeñar fielmente el cargo, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible;

4. Que, ninguna de las partes solicitó la inhabilidad de este juez árbitro en el término establecido para ello.

5. Que, con fecha 23 de agosto 2018, dentro de plazo, la parte revocante informó del pago del costo del arbitraje de la referencia mediante expediente electrónico, el cual fue validado por el árbitro.

6. Que, con fecha 27 de agosto de 2018, se dio inicio a la etapa de demanda.

7. Que, con fecha 31 de agosto de 2018, la juez árbitro resuelve: Se recuerda a la parte revocante que para dar continuidad al proceso debe presentar la demanda en el expediente electrónico dentro del plazo señalado, esto es, el día 01 de septiembre de 2018.

8. Que, con fecha 31 de agosto de 2018, dentro de plazo, la parte revocante ingresó demanda de revocación de nombre de dominio en el expediente electrónico.

9. Que, con fecha 07 de septiembre de 2018, la juez árbitro resuelve: A LO PRINCIPAL: Se tiene por presentada demanda de revocación en nombre de dominio melinka.cl; PRIMER OTROSI: Por acompañados documentos con citación, excepto número tres, archivo fallo abastiblefv.cl que se encuentra dañado otórguese plazo de 5 días corridos para acompañarlo; SEGUNDO OTROSI: Téngase Presente.

10. Que, con fecha 20 de septiembre la parte revocante ingresa al expediente electrónico Fallo abastiblefv.cl.

11. Que, con fecha 20 de septiembre de 2018, a presentación de la parte revocante la juez árbitro resuelve téngase presente; y se otorga traslado por 10 días de acuerdo al artículo 23.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL del Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL de NIC Chile a la parte revocada.

12. Que, con fecha 20 de septiembre de 2018 se da inicio a la etapa de Contestación.

13. Que, con fecha 26 de septiembre de 2018 la parte titular solicitó ampliación de plazo de contestación en cinco días.

14. Que, con fecha 26 de septiembre de 2018 la juez árbitro resolvió acceder a lo solicitado, ampliando el plazo de contestación en cinco días, esto es hasta el 05 de octubre de 2018.

15. Que, con fecha 05 de octubre de 2018, dentro de plazo, la parte titular ingresó contestación de demanda de revocación de nombre de dominio en el expediente electrónico.

16. Que, con fecha 29 de octubre de 2018 la juez árbitro resuelve: Se tiene por presentada contestación a demanda por nombre de dominio melinka.cl; PRIMER OTROSI: Por acompañado documento con citación, excepto copia de sentencia la cual no se adjuntó, otórguese plazo de 5 días corridos para acompañarlo; SEGUNDO OTROSÍ: Téngase presente en lo que derecho corresponda; TERCER OTROSÍ: Téngase presente.

17. Que, con fecha 01 de noviembre de 2018, la parte titular ingresó escrito de cumple lo ordenado y acompañó sentencia según consta en el expediente electrónico.

18. Que, con fecha 14 de noviembre de 2018, la juez árbitro resuelve: A presentación de la parte revocada, se resuelve: Téngase presente.

19. Que, con fecha 14 de noviembre de 2018, la juez árbitro resuelve declarar cerrado el debate por la solicitud de revocación del dominio y citar a las partes a oír sentencia, de acuerdo a la Reglamentación que dispone que vencido el plazo de la etapa de demanda, contestación y prueba, árbitro declarará cerrado el debate y el proceso quedará en estado de sentencia.

20. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte revocante son los siguientes: I. La parte revocante indica que los inicios de Multiexport Foods se remontan a 1983. Comenzaron con envíos de productos no tradicionales como el lapislázuli y cuero, pero al poco tiempo ampliaron sus embarques, incorporando productos del mar como locos, caracoles, jaibas y merluzas, que se procesaban en plantas de otras empresas. II. El revocante señala que se iniciaron operaciones con salmones de otras empresas en la planta de procesos. En 1989 se abrió el primer centro de cultivo de salmones en la localidad chilota de Dalcahue. Con el objetivo de comercializar los productos propios y de terceros en el mercado estadounidense, en 1991 se creó una sociedad filial en Miami. Cuatro años más tarde, inició una alianza estratégica con Mitsui& Co. para la exportación de salmones al mercado japonés. Agrega que en este camino de crecimiento, Multiexport Foods se hizo propietaria en 2001 de la Piscicultura de Río Bueno S.A., y al año siguiente se inauguró la planta de salmón ahumado más moderna del mundo en esa época. III. La parte revocante sostiene que en 2006 se puso en marcha una moderna piscicultura de recirculación en Puerto Fonck. Asimismo, la compañía finalizó la construcción de su planta de procesamiento, la que cuenta con tecnología de última generación y una capacidad de 80 mil toneladas anuales. Actualmente tendría en proyecto otras tres pisciculturas de recirculación. IV. Añade la parte revocante que el Reglamento de NIC Chile, cuya naturaleza jurídica es un contrato de adhesión, contiene las condiciones generales de contratación de un nombre de dominio en .CL esto de acuerdo al número 6 letra b). En el mismo número en su letra d) indica que se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular de un nombre de dominio .CL declara que a su saber y entender, el registro del nombre de dominio se realiza con fines lícitos, de buena fe y que no infringe ni viola de ninguna manera cualquier derecho de un tercero. El citado número se debe entender relacionado a la luz de lo preceptuado en el número 14. Su contravención derivará en responsabilidad civil según las reglas generales y en virtud de los números 18.1 y 19.1 del citado Reglamento. V. La parte revocante afirma que en cuanto a la contravención de los derechos válidamente adquiridos por terceros la doctrina nacional siguiendo al Sr. Juez Árbitro Marcos Morales Andrade, ha entendido que un registro es contrario a los derechos válidamente adquiridos por terceros toda vez que esta perturbe, afecte o perjudique un derecho (no una mera expectativa) o su libre ejercicio, legítimamente incorporado a su patrimonio sobre una marca, nombre u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio solicitado. Sigue el revocante con este análisis e indica que el perturbar un derecho implica transformar el orden trastornar el orden y concierto, o la quietud y el sosiego de algo o de alguien; perjudicar un derecho es ocasionar daño o menoscabo material o moral; afectar un derecho constituye en imponer gravamen u obligación sobre algo menoscabar, perjudicar o influir desfavorablemente. El revocante indica que de los conceptos transcritos se puede concluir que como se conculca un derecho o el ejercicio del mismo quedando limitado y agraviado. VI. La parte revocante señala que el nombre de dominio objeto de este presente litigio es , y que se puede observar que es idéntico a la marca registrada (famosa y notoria) de su representada “MELINKA” lo cual demuestra que existirá confusión para los consumidores, puesto que, al buscar información acerca de los productos su representada, encontrarán una página que pertenece a un tercero no relacionado con SALMONES MULTIEXPORT S.A., que no se encuentra en uso y que además hace alusión directa a los productos ofrecidos por su representada. VII. La parte revocante señala los registros marcarios por parte de su representada: Solicitud Registro Clase Signo Titular 818999 838100 29 MELINKA SALMONES MULTIEXPORT S.A. 819000 838102 39 MELINKA SALMONES MULTIEXPORT S.A. 819001 838101 42 MELINKA SALMONES MULTIEXPORT S.A. 819002 838099 44 MELINKA SALMONES MULTIEXPORT S.A. VIII. El revocante indica que su representada es titular de la marca MELINKA en diversas clases y tiene una presencia nacional e internacional, a través de sus productos del mar que comercializa tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Lo anterior resulta ser un hecho público y notorio. Afirma que MELINKA es una marca famosa pues ha alcanzado tal nivel de conocimiento en el público consumidor que todos los sectores del público lo identifican. Agrega el revocante que las marcas notorias son aquellas que son conocidas por un amplio porcentaje de los consumidores. Por otro lado, las marcas famosas o renombradas son aquellas que son internacionalmente o mundialmente conocidas. Agrega que en nuestra legislación no se hace distinción entre ambas y son tratadas de la misma forma. IX. El revocante afirma que para determinar la fama y notoriedad de una marca la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y por La Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la Trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI 20 – 29 de septiembre de 1999, señala entre los criterios que pueden ser utilizar para determinar el grado de fama o notoriedad: a) El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público. b) La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca. c) La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de Los productos o servicios a los que se aplique la marca. d) La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca. e) La constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes. f) El valor asociado a la marca. X. La parte revocante sostiene que la jurisprudencia dictada con la antigua reglamentación se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, tal como lo indica el reglamento en su Art. 20: a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; y, b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y, c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe. XI. La parte revocante señala que su representado es titular de un derecho previo cual es la marca registrada MELINKA desde el año 2008. El revocante agrega que el nombre de dominio en cuestión MELINKA.CL es engañosamente idéntico al nombre de dominio de su representada. Revisados los registros de INAPI y NIC-Chile no figura derechos anteriores del Sr. Alvarez sobre la expresión MELINKA. La afectación se traduce en el riesgo inminente que el público consumidor sea engañosamente confundido. El revocante indica que existe una mala intención ya que la página web apunta a un sitio inactivo. Es más podría ser utilizado de manera fraudulenta, toda vez que induciría a error o engaño. XII. El revocante afirma la “dilución” de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a expresión de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado al signo registrado por su mandante. XIII. El revocante señala que en definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. El revocante sostiene que el dominio en disputa y la marca comercial debidamente registrada de su representado son idénticos, a consecuencia de ello es una retención y una asociación para consumidor más evidente, de manera tal que ello puede provocar confusión en el público consumidor. XIV. El revocante añade que la confusión perjudica al titular de la marca por cuanto puede perder clientela o verse afectado su prestigio, por otro lado afecta al público consumidor pues podría ser que compra productos que en realidad no quería comprar con lo cual la señal que se le da al mercado es completamente errónea, permitiendo la existencia de información errónea aumentando los costos de información y de esta manera provoque lo descrito en la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores en su artículo 28 A: “Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores, respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores”. La citada norma es atingente al caso en concreto pues los nombres de dominio son signos distintivos “atípicos”. XV. El revocante señala que su representada es titular de la marca registrada MELINKA® famosas y notoria no solo en Chile sino en el mundo, a través de sus exportaciones de SALMON AHUMADO, en este sentido las marcas comerciales se encuentran amparadas en la Constitución Política de la República, específicamente en el artículo 19 número 25 ello en concordancia – por el reenvío que realiza – al número 24 de la Carta Fundamental, en dicho numeral se deja de manifiesto que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. XVI. La parte revocante indica que los nombres de dominio dejaron de ser una simple combinación de números ajenos a la realidad comercial, ellos hoy existen precisamente para dar a conocer un sin número de productos y servicios que se comercializan en Internet siendo esta la nueva vitrina del siglo XXI y hoy se entienden que son un signo distintivo más. XVII. Señala el revocante que los nombres de dominio cumplen funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadora comercial o personal, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos, tal como ocurre en el caso de autos. XVIII. La parte revocante añade que esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. XIX. La parte revocante cita el fallo arbitral por el juicio de revocación del dominio abastiblefv.cl causa rol Nº37, considerando decimo primero. XX. La parte revocante agrega que este caso sea evaluado más allá del principio “FIRST COME FIRST SERVED”, actualización del antiguo aforismo jurídico “prior in tempore prior in iure”, que en materia de nombres de dominio se traduce en “el primero que llega es el único servido” por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del que primero haya registrado el nombre de dominio. El principio mencionado de acuerdo a la doctrina es de ultima ratio de esta manera no debe aplicarse de forma preponderante, sino que previamente deben analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas y principios relativos a los dominios que ponderados sistemáticamente y analógicamente otorguen una equivalencia entre las partes que permita solucionar la controversia. XXI. La parte revocante cita el fallo arbitral por el juicio de revocación del dominio naturaeventos.cl dictado por S.J.A, Janett Fuentealba, considerando octavo, noveno y decimo. XXII. La parte revocante sostiene que en suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que avalan el interés preferente de mí representado para ser el titular del nombre de dominio en disputa. XXIII. La parte revocante agrega que en consideración a los fundamentos de hecho expuestos, preceptos legales citados y lo dispuesto en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL pide tener por presentada dentro de plazo y someter a tramitación la presente demanda de revocación tardía en contra de ALEJANDRO PATRICIO ALVAREZ OYARZUN de quien ignora profesión u oficio y domicilio y, en definitiva, resolver que el nombre de dominio en cuestión MELINKA.CL, sea asignado a su representada Salmones Multiexport S.A.

21. Que por la parte revocante, se tienen por acompañados los siguientes documentos: 1. Copia simple de los documentos que dan cuenta de personería para actuar en autos. 2. Pantallazo de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de los siguientes registros marcarios: Solicitud Registro Clase Signo Titular 818999 838100 29 MELINKA SALMONES MULTIEXPORT S.A. 819000 838102 39 MELINKA SALMONES MULTIEXPORT S.A. 819001 838101 42 MELINKA SALMONES MULTIEXPORT S.A. 819002 838099 44 MELINKA SALMONES MULTIEXPORT S.A. 3. Copia de fallo abastiblefv.cl 4. Copia del fallo wwwuber.cl 5. Copia del fallo australair.cl 6. Copia del fallo uberaeropuerto.cl 7. Pantallazo de la página http://www.multiexportfoods.com de propiedad de su representada.

22. Que en resumen los argumentos esgrimidos por la parte revocada son los siguientes: I. La parte revocada señala que es importante tener presente en este procedimiento que no es solo una marca o un dominio en el internet. Melinka, es un pueblo de unos 3000 habitantes aproximadamente, ubicada en el archipiélago de las Guaitecas al sur de la isla de Chiloé en la Undécima región. II. El revocado indica que su relación con Melinka comienza el año 1988 cuando ingresó a trabajar en la Radio Estrella del Mar del Obispado de Ancud. En abril de ese mismo año, participó en la instalación de una red de comunicaciones HF en las provincias de Chiloé, Palena y Guaitecas (Melinka). Agrega que este sistema, fue concebido para ir en apoyo al precario sistema telefónico existente en la zona, especialmente comunidades como Melinka. El revocado sostiene que una vez instalado el sistema quedó a cargo de éste como operador de la central en Ancud, su labor consistía en recibir y transmitir mansajes de interés para las comunidades, así como también, poner el sistema a disposición de numerosos jóvenes que cursaban enseñanza media en Ancud para comunicarse con sus padres en las localidades de Chaiten, Palena, Futaleufu y Melinka, sistema que funcionó exitosamente por aproximadamente 6 años. III. La parte revocada añade que luego de esto, las comunicaciones vía telefónica mejoraron enormemente, siendo más eficientes y confiables, lo que hizo que el sistema de comunicación que instalaron quedara obsoleto, pero por buenas razones, ya no era indispensable. El revocado afirma que el año 1996 comenzó a hacer mantención técnica a la Radioemisora Madipro de Melinka perteneciente a la Radio estrella del Mar del Obispado de Ancud. En 1999 instaló en Melinka la radio Estrella del Mar en Frecuencia Modulada. El año 2000 es contactado por la Ilustre Municipalidad de las Guaitecas (Melinka) para realizar mantenimiento técnico y mejorar las instalaciones de la recientemente inagurada emisora comunitaria Municipal, desde esa fecha y hasta ahora he prestado servicios técnicos a la Municipalidad de las Guaitecas (Melinka). IV. El revocado sostiene que en estos años ha realizado relevantes trabajos y gestiones para la Municipalidad de Las Guaitecas entre los que destaca: Gestión e instalación planta de televisión Megavision; instalación y mantenimiento nueva emisora FM Municipal comercial; instalación proyecto Televisión por cable comunidad de Repollal Alto y proyecto televisión por cable comunidad de Repollal Bajo; instalación primer teléfono para sector Repollal Bajo;- Gestión y mediciones con ejecutivos e ingenieros de Smartcom celular (Claro Chile) en los sectores de Repollal Bajo y Alto para la instalación de antena celular (lo que se concretó hace algunos años); instalación planta de televisión canal 11 Melinka; mantención técnica planta TVN; planta Canal 13 y planta Megavision Melinka (trabajos coordinados directamente con los canales mencionados y por convenio de mantención técnica suscrito con la Municipalidad de las Guaitecas); trabajos de mantención técnica realizados en Melinka en el área transmisión satelital a traves de empresas contratistas a: Entel PCS, Telefónica del Sur, DGAC; instalación Radio Stylo FM. V. La parte revocada añade que después de 30 años de relación con Melinka y toda la zona, comenzó a desarrollar un proyecto de plataforma digital de convergencia que tiene por objetivo el mostrar al mundo y, especialmente a los Melinkanos que se encuentran fuera de su isla, la vida cotidiana de los habitantes de Melinka. El primer paso se concretó con la inscripción en Nic.cl del dominio MELINKA.CL que estaba disponible en ese momento, la idea del proyecto es simple, generar en una página web que lleva el mismo nombre que la ciudad, con contenidos que puedan ser aportados entre todos los que tenemos relación con Melinka. Agrega que la idea es por ejemplo: Realizar transmisiones por Facebook Live desde los estudios de la emisora municipal y desde las otras emisoras de Melinka; difundir eventos, temas culturales, noticias; transmitir de forma instantánea por medio del internet y las redes sociales, información relevante del pueblo y la zona, como el estado del tiempo, los itinerarios y recaladas de las barcazas de pasajeros, así como también del tráfico aéreo, servicios de utilidad para la comunidad en general; instalación de cámaras web que puedan mostrar en tiempo real los atractivos turísticos de Melinka, el eslogan de este dominio es: Melinka.cl lo construimos todos. VI. El revocado señala que no existe un afán comercial detrás de la adquisición de este dominio y sus intereses no pueden estar más alejados de los intereses del demandante, quien por motivos netamente comerciales busca revocar un dominio que ha estado libre durante los 30 años de su propia existencia y que no busca competir con él, sino más bien, hacer un esfuerzo una vez más, por hacer de Melinka una localidad cercana a sus habitantes, al resto del país y de ser posible, al mundo. VII. La parte revocada indica que como equivocadamente señala la parte revocante en su libelo, respecto al principio first come, first served, este es de total aplicación para el caso de marras, toda vez que dicho principio se aplica en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el actual titular tiene un derecho preferente para la asignación definitiva de este dominio. La aplicación de este principio resulta fundamental para la resolución de este caso, toda vez que la revocación intentada por Salmones Multiexport S.A., no goza de derechos suficientes para la aplicación de otros criterios de resolución de conflicto. VIII. La parte revocada cita la Sentencia Pronunciada por el Señor Juez Árbitro don Patricio de la Barra Gili de julio del año 2000 en el arbitraje por el nombre de dominio AVISOSECONÓMICOS.CL, quien ha señalado :XIX.- Que existiendo claramente un derecho preexistente, no corresponde aplicar el principio que otorga preferencia al primer solicitante, puesto que éste se aplica exclusivamente en el caso de que ninguna de las partes tenga derechos preexistentes sobre el nombre de dominio en cuestión, en cuyo caso correspondería asignar en forma definitiva el nombre de dominio al primer solicitante. Agrega que aplicando una interpretación a contrario sensu, es posible entender que no existiendo un derecho preferente, corresponde aplicar el principio que otorga preferencia al primer solicitante. IX. La parte revocada sostiene que con la revocación del dominio MELINKA.CL, se estaría limitando el derecho al emprendimiento ajeno, consagrado en nuestra carta fundamental en el artículo 19 nº21, pero por sobre todas las cosas, en el caso de marras, lo cierto es que la adquisición de este dominio tiene fines sociales y no comerciales, que son aquellos fines que el demandante dice se estarían vulnerando, cuestión que no puede estar más alejada de la realidad X. La parte revocada añade que respecto al mejor derecho, la demandante en autos sustenta su petición en el interés preferente que esta posee sobre el dominio web basado en los registros marcarios de este, por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). En este sentido, cabe destacar que la contraparte al referirse al registro de marca “MELINKA” por Inapi, nos habla que está registrado en las clases 29, 39 y 42. Agrega el revocado cada clase de Inapi es amplia y no tiene solo los giros en específico de la contraparte. Los servicios que presta Salmones Multiexport S.A., consisten esencialmente en el desarrollo de procesos de acuicultura, cultivo de salmones, exportar productos propios y de terceros fuera de Chile, etc, es decir que, a pesar de que la contraparte haya registrado la marca “MELINKA”, solo lo registró en áreas y conceptos totalmente disímiles con el fin que tiene esta parte, toda vez que el dominio fue adquirido con el propósito exclusivo de difundir por internet la vida cotidiana de los habitantes de Melinka y apoyar a la gente de la zona con información útil respecto a la ciudad y su funcionamiento. Entonces, a pesar de estar registrada la marca “MELINKA”, los servicios que prestan cada una de las partes son total y claramente diferenciados, por lo que resulta evidente que las partes en caso alguno disputan mercado, es más, la demandante es la que defiende un interés comercial, esta parte solo defiende un interés social. XI. El revocado señala que Salmones Multiexport S.A. posee su propia página web www.multiexportfoods.com, en el cual venden todos sus productos y muestran su negocio. El mayor ejemplo de que dicha página web es la plataforma de todas sus operaciones, es la circunstancia de que los “hechos” presentados en el libelo de su demanda, son una copia exacta de la historia que cuentan en su propia página web. XII. La parte revocada indica que cuesta entender, en qué perjudica a la demandante la inscripción del dominio MELINKA.CL por su parte, si existiendo desde 1987 y habiendo iniciado sus procesos de inscripción de marca en el año 2008, requieren recién ahora que no se ocupe el dominio Melinka.cl so pretexto de tener presuntamente un mejor derecho. XIII. El revocado afirma que la demandante señala tener un interés preferente que emana de la titularidad de las marcas comerciales “famosas y notorias”, pues bien, podemos decir que no existen referencias publicas a la marca MELINKA ni siquiera en la página web del demandante, así como también, difícilmente pueden apropiarse de la fama de la palabra “MELINKA” toda vez que siendo dicha palabra el nombre de un pueblo de la zona austral de Chile, ubicado en la Región de Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo, es una palabra de uso común, al punto que existen diversidad de dominios y negocios que tienen en su nombre dicha palabra, como por ejemplo: Proyectos Melinka Inmobiliaria www.imelinka.cl Pasteleria Melinka www.pasteleriamelinka.cl Constructora Melinka www.cmelinka.cl Liceo Melinka ubicado en Puerto Melinka, Guaitecas. XIV. La parte revocante señala que el artículo 19 de la ley 19.039 referente a la Propiedad Industrial, entrega la definición de marca, prescribiendo que; “Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.” Es por esto, que la discusión que plantea la demandante no tiene lugar para abrir una controversia como la que plantea, ya que no estamos ante la vulneración de un registro marcario (que por lo demás, nada tiene que ver con la inscripción de un dominio), sino que con la adquisición legitima de un dominio disponible en NIC para la difusión de la ciudad que da el nombre al dominio y que no tiene un afán de ser distinguida en el mercado, por sus productos, servicios o establecimientos, sino que funcionar como una herramienta al servicio de una comunidad determinada llamada también Melinka. XV. La parte revocada indica que en cuanto al legítimo interés resulta controversial, en el sentido que, si bien la actora manifiesta un interés respecto al dominio MELINKA.CL, no resulta suficiente para argumentar el tener un interés legítimo sobre el dominio, toda vez que, la finalidad de este proyecto no es otro, más que difundir la vida cotidiana de los habitantes de Melinka y no, el aprovechar un alcance de nombres para fines comerciales, es decir, estamos ante operaciones y objetivos que divergen totalmente entre ellas. XVI. Agrega que si bien no cuestiona el actuar de la actora en autos, respecto a solicitar la revocación del nombre de dominio en disputa, ya que, dicha revocación responde a la necesidad de proteger a los usuarios de Internet de eventuales errores y/o confusiones, evitando además el desvío de potenciales consumidores”. XVII. La parte revocada señala en respecto a los errores que pudiera generar para los usuarios de Internet, resulta evidente el hecho de que la demandante más allá de inscribir la marca Melinka, no ha dado uso a la misma al punto que sus inscripciones son de hace ya casi 10 años, y nunca tuvieron intención de inscribir el dominio correspondiente. XVIII. Agrega que a su vez, en cuanto al desvío de potenciales clientes, resulta irrisorio pensar que si el demandante lleva todas sus operaciones a través del sitio web www.multiexportfoods.com desde el 2 de Mayo de 2007, la inscripción del dominio de MELINKA.CL vaya a causarle algún tipo de perjuicio o confusión en sus clientes, quienes en más de 10 años se han acercado al demandante por intermedio de su portal web, cuyo nombre nada tiene que ver con el inscrito por esta parte y cuya finalidad es totalmente distinta. XIX. El revocado añade que es por lo anterior que la aplicación del principio: first come, first served resulta de vital importancia para la resolución de este caso, por cuanto la aplicación de los principios del mejor derecho, legítimo interés y buena fe, resultan insuficientes en la resolución de este conflicto, toda vez que ninguna de ellas por sí sola, viene en resolver la situación controvertida. XX. La parte revocada solicita que se sirva tener por contestada la demanda por revocación de dominio, interpuesta por Salmones Multiexport S.A., rechazando dicha solicitud de revocación y consolidando en definitiva la titularidad del dominio en el titular, quien lo inscribió cumpliendo con todos los requerimientos exigidos en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro e Nombres del Dominio.CL.

23. Que por la parte revocada, se tienen por acompañados los siguientes documentos: 1. Copia de Sentencia de 11 de Julio del año 2000 dictada por el Juez Arbitro don Patricio de la Barra Gili. 2. Set de boletas emitidas a distintas instituciones, boletas Nº: 196, 194, 192, 168, 167, 162, 145, 144, 123, 86, 80, 79, 77, 72, 67, 66, 65, 64, 62, 61, 59, 55, 54, 53, 48, 46, 45, 43, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 28, 24, 23, 22, 18, 1 y 218.

CONSIDERANDO

1. Que la solicitud de revocación fue presentada en forma posterior al plazo de publicación de 30 días, por lo que el revocante debe acreditar que se trata de una inscripción abusiva y en tal caso ceñirse a lo dispuesto en el artículo 20 de la Reglamentación que expresa:

“20. Si la solicitud de revocación fuere presentada con posterioridad al vencimiento del plazo a que se refiere el tercer párrafo del artículo 11, el revocante deberá probar que se trata de una inscripción abusiva, lo cual ocurrirá cuando concurran las tres condiciones siguientes:

a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y, c.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe:

Que, la parte revocante Salmones Multiexport S.A. rep Silva es titular de diversos registros marcarios para su marca MELINKA en varias clases, en base a las cuales alega su interés preferente; por ejemplo: Solicitud Registro Clase Signo Titular 818999 838100 29 MELINKA SALMONES MULTIEXPORT S.A. 819000 838102 39 MELINKA SALMONES MULTIEXPORT S.A. 819001 838101 42 MELINKA SALMONES MULTIEXPORT S.A. 819002 838099 44 MELINKA SALMONES MULTIEXPORT S.A.

Que, el dominio melinka.cl, objeto de este arbitraje, resulta idéntico a la marca registrada MELINKA, cuyo titular es la parte revocante que ha acreditado un interés preferente en calidad de titular de la marca registrada, el cual tiene en uso y es titular desde el año, esto es al menos 9 años a la fecha de esta revocación.

b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio;

El revocado aseveró diversas conexiones con el nombre de dominio en disputa melinka.cl, sin ser ninguna de ellas de aquellas que directamente puedan colisionar con los productos que cubren los registros marcarios de la parte revocante.

c.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe: Que la parte revocante ha fundado su argumentación en autos en su interés preferente, materia que es distinta de la mala fe que demanda la letra c. del artículo 20 de la Reglamentación de NIC Chile, que exige que se acredite la mala fe, ya sea al inscribir el dominio o en su utilización, ninguna de tales circunstancias fue acreditada por la parte revocante, quien se limitó a fundar sus pretensiones sobre el dominio en disputa en su interés preferente, omitiendo mención y probanzas sobre la mala fe, recordando además que la carga de la prueba en el caso de la mala fe recae en la parte que la alega, pruebas no allegadas en autos por dicha parte.

Que, visto de otra forma, ambas partes se encuentran en rubros diversos y que no colisionan entre sí. La parte revocante en el rubro de productos del mar y salmones, y la revocada en el rubro de servicios radiales y de ayuda a la comunidad.

Que, sin perjuicio de lo expuesto, la propia parte revocada, en sus presentaciones ha señalado su giro diverso al de la revocante, y un interés comunitario y de interés de la comunidad general a través de transmisiones radiales y servicios comunitarios relacionados, de tal manera que la parte revocada no podría, de buena fe, utilizar el dominio melinka.cl objeto de este arbitraje para las clases marcarias y productos del mar, tales como salmones, para los cuales la parte revocante utiliza su marca MELINKA.

SE RESUELVE:

Se mantiene el dominio melinka.cl a la parte revocada alejandro patricio alvarez oyarzun y en su oportunidad procédase al cierre y archivo del expediente electrónico.

Se notifica a las partes y al Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile en el sitio web arbitral.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Isabel Paiva Hantke, Rut 7.287.246-0 y doña Dominique Gunther Figueroa, Rut 17.714.353-7, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE Juez Arbitro Arbitrador. Testigos,

ISABEL PAIVA HANTKE DOMINIQUE GUNTHER FIGUEROA RUT: 7.287.246-0 RUT: 17.714.353-7