MAT: Arbitraje por revocación temprana de nombre de dominio “escuelafutboluc.cl” Rol: 31663

Santiago, 13 de enero de 2020.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° 201910151019-31663, de fecha 15 de octubre de 2019, el Centro de Resolución de Controversias de NIC , notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto sobre revocación temprana del nombre de dominio “escuelafutboluc.cl”, entre la titular del dominio, doña Francia Barros y la parte revocante, Club Deportivo Universidad Católica De Chile. Dicha designación fue aceptada por el suscrito por resolución de fecha 15 de octubre de 2020.

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a una normativa especialmente dictada al efecto, denominada "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl", en adelante la "Reglamentación". Que la Política de Resolución de Controversias es la norma aplicable a las controversias por nombres de dominio .cl y que forma parte, a su vez, de la “Reglamentación”. Que, de acuerdo con estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador".

3.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, el Club Deportivo Universidad Católica De Chile, representada por el abogado don Bernardo Serrano Spoerer, presentó con fecha 15 de noviembre de 2019 su demanda de revocación, en la cual sostuvo y argumentó lo siguiente: a) Que el Club Deportivo Universidad Católica De Chile corresponde a una fundación ampliamente reconocida, con más de 77 años dedicada a la promoción del deporte en nuestro país, en varias ramas distintas, tales como atletismo, básquetbol, equitación, hockey, rugby, triatlón, vóleibol, entre otras, pero principalmente en el fútbol profesional, deporte en donde el equipo juega en la Primera División, siendo uno de los 3 equipos más ganadores e importantes del fútbol chileno. b) Que, en este contexto, según destaca la Enciclopedia Libre Wikipedia, "La rama de fútbol del Club Deportivo Universidad Católica es la más importante de la institución. Radicada en la ciudad de , fue fundada el 21 de abril de 1937 por un grupo de deportistas de la Pontificia Universidad Católica de Chile quienes decidieron escindirse del Club Universitario de Deportes. c) Señala que el equipo se despeña en la Primer División de Chile y ha ganado 13 títulos de Primera División, 4 , 2 , 1 Copa de la República, 2 torneos de Segunda División, 8 Liguillas Pre • Libertadores y 3 Pre- Sudamericana. A nivel internacional, conquistó la en 1994. Ha sido uno de los cuatro equipos chilenos que ha disputado una final de la de América y el último en hacerlo, en 1993. En cuanto a torneos internacionales no oficiales, en 1950 ganó el Torneo Internacional de Pascua, organizado por la Federación Catalana. Los colores que identifican al club son el azul y el blanco. Su escudo es de forma triangular, de fondo blanco enmarcando a una cruz de color azul, que simboliza el uniforme de combate basado en los guerreros medievales durante las Cruzadas, con las letras CDUC (Club Deportivo Universidad Católica) en color rojo. El lema de Universidad Católica es «Por la Patria, Dios y la Universidad», frase que está presente además en el himno del club. Forma parte de los equipos clásicos de la FIFA. Su rival tradicional es Universidad de Chile, con el cual

1 disputa el «Clásico universitario», el partido con mayor tradición del fútbol chileno. Además, mantiene una rivalidad con Colo Colo. Ejerce de local en el Estadio San Carlos de Apoquindo, ubicado en el barrio homónimo de la comuna de Las Condes. Posee una capacidad para 14.880 espectadores, y fue inaugurado el 4 de septiembre de 1988. Señala también que cuenta con una rama de fútbol femenino, que desde el año 2009 milita en la Primera División. A nivel de Fútbol Joven masculino, ha obtenido campeonatos mundiales de su categoría, como el Torneo Internacional de Croix Sub-19 1980 y la Manchester United Premier Cup en 2012. d) Que es posible concluir que el Club Deportivo Universidad Católica de Chile o, comúnmente, llamado "Club UC" o "UC" y su rama de fútbol, sea a nivel profesional o formativo, goza de un reconocimiento y reputación. e) Que es titular en Chile, entre otras, de las siguientes marcas comerciales, que son casi-idénticas desde un punto de vista gráfico y fonético al nombre de dominio escuelafutbol.cl que se intenta revocar:

• CDUC , mixta, N° 910429, clase 26. • CDUC, mixta, N° 882087, clase 27. • LA CATOLICA, N° 889961, clases 36, 38 y 39. • LA CATOLICA, N° 789882, clases 3, 5,14,16, 18, 21, 24, 25, 26, 27 y 28. • DEPORTE ESCOLAR UC CDUC, registro N° 1230625, clases 38 y 41. • C.D.U.C., N° 827730, clase 21. • CDUC, N° 1231277, clases 6,14,16,18, 21, 24, 25 y 28. • LA CATO, N° 827731, clases 3, 5, 16, 18, 21, 25 y 28. • LA CATO, N° 882090, clase 27 • CDUC, mixta, N° 889963, clases 3, 5, 8, 20, 33 y 34. • CDUC, mixta, N° 889962, clases 36, 38 y 39. • KIDS CHALLENGE CDUC, registro N° 1189187, clase 41. • ESCUELAS DEPORTIVAS UC CDUC, registro N° 1123804, clases 38 y 41. • CAMPEONES UC, registro N° 827733, clases 35, 36 y 41. f) Que, asimismo, también es titular de una serie de nombres de dominio que también incorporan el elemento UC. Por ejemplo:

• cduc.cl • escuelasdeportivasuc.cl • ucelandia.cl • ucatolica.cl • lacatolica.cl • lacato.cl • deporteuc.cl • deportesuc.cl g) Que el nombre de dominio en disputa escuelafutboluc.cl es casi-idéntico a las distintas marcas registradas por la revocante que utilizan la expresión "UC", así como sus nombres de dominio. Incluso, más aún, existe una coincidencia entre la actividad más reconocida que desarrolla la revocante, esto es, la enseñanza del fútbol y las expresiones que componen el nombre de dominio en disputa. De esta forma, la composición del nombre de dominio hace referencia a una escuela de fútbol de nombre "UC" y, como es de público conocimiento, no cabe otra lectura que se estaría haciendo referencia a una escuela de fútbol del Club Deportivo Universidad Católica De Chile, también reconocida como UC. Por lo tanto, existe un indicio claro de confusión, ya que los consumidores que utilizan Internet para conectarse con el Club Deportivo Universidad Católica De Chile y sus marcas, se toparán con un nombre de dominio que es prácticamente igual a éstas. En este caso, los consumidores

2 nacionales visitarán el nombre de dominio escuelafutboluc.cl esperando encontrarse con un sitio web asociado a la revocante h) Que el revocante posee una página web de Facebook que se titula en forma idéntica al nombre de dominio en disputa, es decir, "Escuela Fútbol UC" y que cuenta con más de 6.350 seguidores, por lo que existen argumentos fundados de que se producirán confusiones por parte de los usuarios de Internet. En consecuencia, existen fundados argumentos para sostener que, de mantenerse el nombre de dominio en disputa a nombre de la Sra. Francia Barros, se producirán toda suerte de errores y confusiones entre aquellos que conocen, siguen, contratan servicios o compran productos del Club o de sus marcas comerciales, generándose así una afectación real en los derechos e intereses del demandante, que podrá causar la dilución de sus marcas, la afectación las funciones esenciales de sus marcas, y de su reputación.

4. En respaldo de sus pretensiones, la revocante acompañó los siguientes documentos:

• Certificados de registro de las marcas citadas en su presentación. • Impresiones de NIC Chile relativas a los nombres de dominio citados en su presentación. • Impresión de diversas secciones de la página web oficial del revocante cruzados.cl asociada a su rama de fútbol, que incluye una categoría profesional y otra de formación (escuela de fútbol UC). • Impresión de diversas secciones asociadas a la página web oficial del revocante lacatolica.cl en donde constan sus otras ramas y escuelas de deportes. • Impresión de página web de Facebook de "Escuela Fútbol UC", que cuenta con más de 6.350 seguidores y que coincide con el nombre utilizado por el demandado en el nombre de dominio en disputa. • Impresión de entrada publicada en la Enciclopedia Libre Wikipedia asociada a "Club Deportivo Universidad Católica (fútbol) ". • Impresión de publicación de noticia publica en La Tercer a titulada "Cruzados UC: escuelas de Fútbol UC". • Impresión de resultado de búsqueda asociados a la existencia de marcas registradas, solicitadas o caducadas a nombre de la demandada, con resultado negativo, desde la página web oficial de INAPI. • Impresión de página web accesible desde el nombre de dominio en disputa, en donde consta que ésta se encuentra en blanco, es decir, sin contenido.

5. Por resolución de fecha 22 de noviembre de 2019, se tuvo por interpuesta la demanda de revocación por parte Club Deportivo Universidad Católica De Chile y se tuvieron por acompañados los documentos con citación. De la demanda se dio traslado a la titular del dominio por el término de 10 días corridos.

6. Por resolución de fecha 9 de diciembre de 2019, se tuvo por evacuado el trámite de contestación en rebeldía del demandado.

7. Con fecha 16 de diciembre de 2019, el suscrito declaró cerrado el debate y citó a las partes oír sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que conforme al artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL: “Los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio .CL serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL.”

3 Que la misma disposición añade “Toda controversia se someterá, resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en dicha política”. Que, asimismo, dicha norma señala que: “El árbitro tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción”.

SEGUNDO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 18 de la Reglamentación, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente de conformidad al artículo 19 de la misma Reglamentación.

TERCERO: Que la parte revocante, el Club Deportivo Universidad Católica De Chile, ha comparecido dentro de plazo invocando un interés preferente de conformidad a lo prescrito en el citado artículo 19, señalando que es una reconocida fundación con más de 77 años dedicada a la promoción del deporte en nuestro país. Señala que es comúnmente llamado "Club UC" o "UC" y su rama de fútbol, sea a nivel profesional o formativo, goza de reconocimiento y reputación. Agrega que es titular de diversas marcas registradas y nombres de dominio que contienen el signo “UC”.

CUARTO: Que, corresponder fijar por este Juez Árbitro aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y espíritu de Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estándar, conforme reseña el profesor Joel González Castillo, "no autoriza a hacer simples estimaciones, por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las normas que establecen la lógica y las leyes para dar conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para dar la razón de su final veredicto" (“La fundamentación de las sentencias y la sana crítica”, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, 2006, pp. 93 – 107). Lo anterior implica que, sin perjuicio de no regirse este Árbitro por las normas de la prueba tasada o legal, debe apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la calidad de arbitrador le permita actuar a su mero capricho, lo cual sería contrario a un elemental y básico sentido de justicia y equidad, al que este Sentenciador se encuentra sujeto.

QUINTO: Que la parte revocante ha logrado acreditar, mediante documentos que no fueron objetados por la demandada, los siguientes hechos:

• Que es una reconocida institución que reúne diversas ramas deportivas, siendo la más conocida la rama de fútbol. • Que su equipo de futbol juega en Primera División, siendo uno de los equipos más importantes del país. • Que es comúnmente llamado "Club UC", “CDUC” o "UC" y su rama de fútbol goza de reconocimiento y reputación, tanto a nivel profesional como formativo. • Que ofrece servicios de escuelas de fútbol. • Que es titular de marcas y nombre de dominio que se conforman en base a la expresión “UC”.

SEXTO: Que cabe entonces tener por acreditado un legítimo interés o derecho de la revocante sobre la denominación “UC”, el cual se funda en el uso de la misma y en sus marcas registradas y nombres de dominio, el cual debe ser confrontado con el interés y/o derecho del titular del dominio, con el fin de dilucidar a qué parte le asiste

4 un interés preferente que justifique la asignación del dominio a su nombre.

SEPTIMO: Que la demandada no usa actualmente el nombre de dominio en conflicto, no contestó la demanda ni acompañó prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su interés sobre el mismo, o desvirtuar la prueba acompañada por la parte demandante. Si bien todo lo anterior no puede ser considerado como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la revocante, impiden al suscrito formarse una idea respecto su interés sobre el nombre de dominio y contrastarlo con el legítimo interés que ha acreditado la revocante.

OCTAVO: Que la adición de la expresión “escuelafutbol” lejos de permitir distinguir el nombre de dominio en conflicto de la revocante, su actividad y sus marcas, aumenta el riesgo de error o confusión entre los usuarios de Internet, pues la parte revocante precisamente cuenta con escuelas de fútbol dedicadas a la enseñanza de dicho deporte. De esta forma, un usuario promedio de la red Internet creerá y entenderá que el nombre de dominio “escuelafutboluc.cl” corresponde a un sitio web del Club Deportivo Universidad Católica De Chile o autorizado por dicha institución.

NOVENO: Que atendido lo expuesto y por razones de certeza jurídica, este Árbitro se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado un legítimo interés sobre el signo “UC” y el sustento de su protección a través de privilegios industriales (marcas comerciales), lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia.

DECIMO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Precisamente, en este caso la demandante ha acreditado legítimos derechos previos a la inscripción del nombre de dominio, los cuales a juicio de este árbitro deben primar en este caso en particular.

DECIMO PRIMERO: Que conforme al artículo 14 de la Reglamentación: “Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito”.

DECIMO SEGUNDO: Que, además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por la Reglamentación, debe ajustarse en su actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por la revocante para respaldar su pretensión, creándose la convicción de que su demanda debe ser acogida.

Y vistos, además, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Que se acoge la demanda de revocación deducida por Club Deportivo

5 Universidad Católica De Chile en contra de doña Francia Barros.

2.- Que se asigna el nombre de dominio “escuelafutboluc.cl” a Club Deportivo Universidad Católica De Chile.

3.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Yair Riquelme Belmar Reinaldo Rosas Antipa C.I. N° 15.340.185-3 C.I. N° 16.830.974-0

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