Fallo arbitraje por nombre de dominio radiocolocolovalparaiso.cl Expediente Rol 32620 , 1 de marzo de 2020

VISTO

PRIMERO: Que, a través del oficio 201912091108-32620 de fecha 9 de diciembre de 2019 el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de -NIC Chile- comunicó mi designación como árbitro para resolver el conflicto por el nombre de dominio radiocolocolovalparaiso.cl

SEGUNDO: Que con fecha 12 de diciembre de 2019 acepté el cargo de árbitro para este conflicto, jurando desempeñarlo fielmente.

TERCERO: Que son partes en esta causa Jonathan Jose Fierro Carcamo en su calidad de titular del nombre de dominio radiocolocolovalparaiso.cl y Blanco y Negro S.A. como revocante.

CUARTO: Que consta en autos que con fecha 12 de enero de 2020 se dio inicio a la etapa de presentación demanda por el término de 5 días. El revocante, representado por doña Pilar Andrea Maulén Gómez, presentó oportunamente su demanda con fecha 17 de enero de 2020 esgrimiendo que el Club Social y Deportivo Colo-Colo, más conocido como Colo-Colo, es una institución dedicada al fútbol profesional con base en la ciudad de Santiago de Chile.

Añade que Colo- Colo fue fundado hace ya 94 años por un grupo de ex futbolistas de Magallanes, liderados por David Arellano. Desde el año 2005 el club es administrador por la sociedad anónima Blanco y Negro S.A. bajo un sistema de concesión.

En este mismo sentido, el revocante sostiene que actualmente posee 32 títulos de Primera división, 11 de y dos . A su vez, a nivel internacional es el único club nacional en conseguir la apreciada . En 1992 consiguió la y la .

Agrega el revocante que cuenta con diversas ramas deportivas, entre ellas, una filial de fútbol femenino que consiguió la Copa Libertadores de América Femenina en el año 2012.

Por último, en el año 2005 el Club Social y Deportivo Colo-Colo y la sociedad Blanco y Negro S.A. suscribieron un contrato de concesión, en base al cual esta última adquirió la representación y administración del club en cuanto a sus derechos de marca, derechos federativos, derechos de pases de jugadores y la gestión de todos los activos de la corporación.

QUINTO: El actor invoca ser titular a través del Club Social y Deportivo Colo- Colo de las marcas comerciales COLO COLO en clases 12, 30, 5, 25, 16, 21, 26, 28, 34, 3, 6, 9, 14, 18, 20, 33, 37, 41, 42, 43, 44, 38 y 36; ESCUELA DE TALENTOS COLO-COLO en clases 41 y 16; COLO COLO CARRIER en clase 38; COLO COLO ES MAS en clase 41; COLO COLO DE TODOS en clase 41; y TV COLO COLO en clase 38. Asimismo, es titular de los nombres de dominio colocolo.cl; clubsocialydeportivocolocolo.cl; colocolino.cl; colocolinos.cl; colocolochile.cl; colocolodelpueblo.cl; colocoloeschile.cl; colocoloescuelas.cl; colocolohistorico.cl; colocolomovil.cl; colocoloticket.cl; colocolotricampeon.cl; colocolotv.cl; cdscolocolo.cl; estadiocolocolo.cl; granredcolocolina.cl; polerasdelcolo.cl; redcolocolinos.cl; salvemoscolocolo.cl; soydecolocolo.cl; soydelcolo.cl; ticketcolocolo.cl; tvcolocolo.cl; y cervezacolocolo.cl

Así, el actor concluye que la marca COLO-COLO goza de renombre y notoriedad, tanto en Chile como el extranjero.

De esta forma, el actor invoca el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile en base al cual “Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito”.

En este mismo orden de ideas, el actor esgrime que en el presente caso se configura una inscripción abusiva en base al artículo 20 letra a) del Reglamento de NIC Chile que dispone en su parte pertinente que una de las causales para establecer esta hipótesis es “c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe”

Con este escenario, el actor sostiene que el demandado utiliza un nombre de dominio engañosamente similar a sus marcas; no posee inscrito marcas o nombres de dominio que den cuenta de un interés legitimo sobre el nombre de dominio en disputa y, por último, hace un uso de mala fe al incorporar la famosa marca COLO-COLO.

En este punto el actor señala que la adición de radio y Valparaíso no aportan ningún grado de distintividad al signo, sino que inducen a confusión en el mercado en cuanto a su origen empresarial.

Para confirmar lo anterior, el actor cita la sentencia pronunciada en el proceso de asignación del nombre de dominio pazgroup.cl

SEXTO: El actor también argumenta que en el caso de autos se configura una conducta denominada en doctrina como passing off, esto es, la venta por un agente de un producto de determinado origen bajo el pretexto de tener otro origen empresarial.

Al efecto, el actor cita el artículo 4 letra a) de la Ley de Competencia Desleal que establece que “Se considerarán actos de competencia desleal los siguientes: a) toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero”.

A continuación el actor señala que en el caso de autos el principio “First Come, First Served” debe aplicarse únicamente como última ratio. De esta manera, para resolver el presente caso el revocante cita los criterios de notoriedad del signo, criterio de la identidad, criterio de la titularidad de marcas comerciales y criterio objetivo. Al efecto, el actor cita la sentencia Rol 634-2006 de fecha 9 de agosto de 2007 del Tribunal Constitucional.

Es por todo lo anterior, el actor solicita que se acoja su acción de revocación, se declare la existencia de un interés preferente en su favor y se le reasigne el nombre de dominio en disputa, con expresa condena en costas.

SÉPTIMO: Que para efectos de acreditar sus argumentos, el actor acompaña en el primer otrosí de su demanda de revocación los siguientes documentos:

• Copia del contrato de concesión suscrito entre Club Social y Deportivo Colo-Colo y Blanco y Negro S.A. • Copias del sitio de Internet www.inapi.cl referido a las marcas COLO COLO; COLO COLO CARRIER; COLO-COLO; TV COLO COLO; ESCUELA DE TALENTOS COLO-COLO; COLO COLO ES MÁS; y COLO COLO DE TODOS. • Copias del sitio de Internet www.nic.cl referido a los nombres de dominio colocolo.cl; clubsocialydeportivocolocolo.cl; colocolino.cl; colocolinos.cl; colocolochile.cl; colocolodelpueblo.cl; colocoloeschile.cl; colocoloescuelas.cl; colocolohistorico.cl; colocolomovil.cl; colocoloticket.cl; colocolotricampeon.cl; colocolotv.cl; cdscolocolo.cl; estadiocolocolo.cl; granredcolocolina.cl; polerasdelcolo.cl; redcolocolinos.cl; salvemoscolocolo.cl; soydecolocolo.cl; soydelcolo.cl; ticketcolocolo.cl; tvcolocolo.cl; y cervezacolocolo.cl • Copia del sitio de Internet www.radiocolocolovalparaiso.cl de fecha 14 de noviembre de 2019 • Copia del sitio de Internet www.radiocolocolovalparaiso.cl de fecha 17 de enero de 2020 • Copia de la búsqueda de colocolo en GOOGLE. • Copia del sitio de Internet latercera.com • Copia del sitio de Internet emol.com • Copia del sitio de Internet www.inapi.cl referido a la ausencia de marcas COLO-COLO por el demandado. • Copia del sitio de Nic Chile referido al nombre de dominio colocolo.cl

Cabe tener presente que la prueba rendida por el actor fue acompañada en tiempo y forma, los cuales no fueron impugnado ni se invocó a su respecto causal legal alguna que provocara su invalidez, inoponibilidad u otro vicio cualquiera.

OCTAVO: Que consta en autos que con fecha 24 de enero de 2020 se abrió la etapa de contestación por el término de 10 días. El demandado no contestó la demanda ni ha comparecido en estos autos.

Que con fecha 5 de febrero de 2020, atendido lo dispuesto en el número 24.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio y sin existir diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

NOVENO: Que de acuerdo al artículo 21 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL los árbitros llamados a resolver los conflictos que se susciten en materia de nombres de dominio tendrán el carácter de arbitradores y, por lo tanto, de conformidad con el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y equidad le dictare.

DÉCIMO: Que el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL dispone que “Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito”.

DÉCIMO PRIMERO: Que el artículo 23.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL establece que dentro de los 5 días siguientes a la notificación del cierre de la etapa de consignación de honorarios, el demandante deberá presentar su demanda al tribunal arbitral. La misma norma dispone que el demandado tendrá un plazo de 10 días, contados desde la notificación de la demanda para presentar su contestación.

Que en este juicio arbitral ha comparecido el revocante invocando tener un interés preferente sobre el nombre de dominio en disputa y, por lo mismo, ordenando la revocación y posterior asignación del mismo en su favor.

A su vez, el demandado no ha comparecido en estos autos esgrimiendo argumentos para desvirtuar la posición invocada por el actor.

Cabe tener especialmente presente que el numeral 16 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL establece expresamente que “El silencio, la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de las partes no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la otra. Asimismo, cualquiera de aquellas circunstancias no podrá considerarse como motivo suficiente para aceptar las reclamaciones de alguna de las partes o como una justificación para que el árbitro no deba decidir el litigio de acuerdo con los hechos y pruebas que consten en el proceso”.

De esta forma, aun cuando el actual titular del nombre de dominio en disputa no haya invocado argumentos en estos autos, igualmente corresponde determinar si efectivamente, a la luz de los argumentos planteados y prueba acompañada, el revocante detenta un interés preferente.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, si bien el interés preferente necesario para resolver casos de esta naturaleza no se encuentra definido en la Reglamentación de NIC Chile, podemos concluir que se trata de un concepto amplio que es posible configurarlo sobre diversos elementos, tales como marcas comerciales, nombres de dominio, nombre comercial, uso en el mercado, etc.

Ahora bien, en el caso particular de autos el actor ha acreditado la suscripción de un contrato de concesión con el titular de distintas marcas comerciales y nombres de dominio estructurados sobre la expresión COLO COLO. En otras palabras, se ha logrado establecer en estos autos que el actor administra y utiliza actualmente en el mercado la marca COLO COLO. A mayor abundamiento, el actor ha rendido prueba y es un hecho público y notorio que COLO COLO corresponde a una marca famosa y notoria para distinguir servicios deportivos, así como también distintos productos y servicios asociados.

Entre otras cosas, la marca COLO-COLO se encuentra inscrita para distinguir “Servicios de telecomunicaciones, servicios de transmisión de programas, radiados, televisados, servicios de telecomunicaciones en general por vía telefónica, telefonía celular, servicio de comunicación por internet, programas deportivos y de noticias” en clase 38.

En otras palabras, es posible afirmar que los usuarios y consumidores nacionales conocen la marca COLO COLO y la asocian con el actor.

A su vez, el demandado no ha rendido prueba que acredite o permita establecer una relación con la famosa marca COLO COLO.

DÉCIMO TERCERO: Por su parte, de un examen comparativo de los privilegios invocados por el actor y el nombre de dominio en disputa es posible concluir que los mismos presentan similitudes determinantes en grado de producir confusión en los usuarios de Internet, sin que concurran complementos suficientes e idóneos para su correcta distinción.

En efecto, el nombre de dominio radiocolocolovalparaiso.cl incorpora íntegramente la famosa marca COLO COLO sin que la adición de RADIO y VALPARAISO constituyan complementos suficientes y adecuados. En este sentido, RADIO simplemente indica uno de los servicios que distingue la marca COLO COLO invocada por el actor en clase 38 y, por su parte, VALPARAISO constituye un localizador geográfico.

Así, este árbitro concluye que cualquier usuario de Internet enfrentado a radiocolocolovalparaiso.cl tenderá a asociarlo directamente con la reconocida marca COLO COLO y el actor de autos.

DÉCIMO CUARTO: La función básica de todo nombre de dominio es identificar a su titular en Internet, de forma tal que los usuarios de Internet puedan adoptar decisiones rápidas, fáciles y, lo más importante, correctas.

Ahora bien, radiocolocolovalparaiso.cl no cumple con esta función básica antes descrita, toda vez que presenta similitudes determinantes con los privilegios invocados por el actor que se estructuran sobre la famosa marca COLO COLO, sin que concurra ningún complemento efectivo.

Cabe además tener especialmente presente que COLO COLO corresponde a una marca famosa y ampliamente conocida por los consumidores nacionales. Con este escenario, resultará lógico que los usuarios al enfrentarse a un nombre de dominio estructurado precisamente sobre COLO COLO y al cual simplemente se le ha adicionado expresiones indicativas del tipo de servicio y un localizador geográfico –Radio y Valparaíso- tienda a asociarlo inmediatamente con el actor.

A mayor abundamiento, no existen antecedentes en estos autos que permitan establecer algún vínculo o asociación entre el demandado y radiocolocolovalparaiso.cl que justifique o explique los motivos tras dicha inscripción. El simple hecho de haber registrado el nombre de dominio radiocolocolovalparaiso.cl no resulta suficiente en este caso particular para establecer un interés preferente en favor del demandado o bien desvirtuar de alguna manera la posición esgrimida por el actor.

Que, atendidos los argumentos esgrimidos en autos, la prueba acompañada y, en especial, los principios de prudencia y equidad, este árbitro ha llegado a la convicción que al revocante Blanco y Negro S.A. le asiste un interés preferente sobre el nombre de dominio radiocolocolovalparaiso.cl y, por lo mismo, se le debe asignar.

SE RESUELVE:

Se acoge la acción de revocación deducida por Blanco y Negro S.A. y, en su mérito, se ordena asignarle el nombre de dominio radiocolocolovalparaiso.cl.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes a través del sitio web arbitral de conformidad con el numeral 6 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL y al Centro de Resolución de Controversias de .CL

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Eduardo Lobos Vajovic

De conformidad con el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan está sentencia como testigos doña María Javiera Cossio Wunderlich y doña Radmilla Vajovic Stabentheiner, quienes firman junto al árbitro.

Eduardo Lobos Vajovic ARBITRO

María Javiera Cossio Wunderlich Radmilla Vajovic Stabentheiner Cédula de Identidad 10.921.221-0 Cédula de Identidad 6.729.207-3