Expediente Rol N°29449, arenamonumental.cl Titular: Storge Orlando Alfonso Olave Molina Revocante: Blanco y Negro S.A. Tipo de Revocación: Temprana

SENTENCIA DEFINITIVA

Santiago, doce de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

1.- Que mediante Oficio de 9 de julio de 2019, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio arenamonumental.cl. Dicho nombramiento fue aceptado el día 10 de julio de 2019, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la revocante. 2.- Que son partes en dicho conflicto Blanco y Negro S.A., representada por la abogada doña Pilar Maulén Gómez, como revocante, y Storge Orlando Alfonso Olave Molina, representado por el abogado don Humberto Carrasco Blanc, como titular. 3.- Que con fecha 7 de agosto de 2019 Blanco y Negro S.A. demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio arenamonumental.cl, conforme a los argumentos que siguen: 3.1. La demandante afirma que el Club Social y Deportivo Colo-Colo es una institución dedicada al fútbol profesional, con base en la ciudad de , Chile. Fue fundado hace 94 años, el 19 de abril de 1925, y desde el año 2005 es administrado por la sociedad anónima Blanco y Negro S.A., bajo un sistema de concesión. El Club comenzó su actividad futbolística en el año de su constitución como parte de la Liga Metropolitana, entidad paralela a la Asociación Santiago, en la que permaneció por dos temporadas. Tras la reunificación de las federaciones rectoras del fútbol chileno en 1926, Colo-Colo se integró a la Liga Central de Football, renombrada como Asociación de Football de Santiago en 1930, y de ella formó parte hasta 1933. El 27 de mayo de este último año, junto a otros ocho clubes, fundó la Liga Profesional de Fútbol. A nivel nacional, posee 32 títulos de Primera División, 11 de y dos de Supercopa de Chile. A nivel internacional, organizó el Campeonato Sudamericano de Campeones en 1948 en Santiago, el torneo que inspiró la creación de la Liga de Campeones de la UEFA y de la de América.

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Fue el primer conjunto chileno en ganar un certamen oficial y el único que ha conseguido la Copa Libertadores, en 1991, cuando fue también subcampeón mundial por la Copa Intercontinental. Asimismo, fue subcampeón continental en 1973, y en 1992 consiguió la y la . El Club cuenta con un gran número de filiales y escuelas deportivas en todo el país, no solo dedicadas al fomento del fútbol sino que también al Voleibol y Básquetbol. Y destaca la filial de fútbol femenino, denominada Colo-Colo Femenino, creada el 30 de septiembre de 2007 y que desde 2008 milita en la Primera División de fútbol femenino de Chile, torneo que ha conquistado en 13 oportunidades. El equipo de fútbol Colo-Colo Femenino obtuvo la Copa Libertadores de América Femenina el año 2012. 3.2. Luego, la demandante expresa que la sede del Club Social y Deportivo Colo- Colo es el Estadio Monumental, que cuenta con una capacidad oficial de 47.347 personas y se encuentra ubicado en la comuna de Macul, en la ciudad de Santiago. Es propiedad de Colo-Colo y es administrado junto a todos sus activos por la sociedad Blanco y Negro S.A., en virtud del contrato de concesión suscrito en el año 2005. El Estadio Monumental cuenta con cuatro canchas de entrenamiento de césped y una de césped artificial, en las que practican todas las ramas de fútbol del club, además de la Escuela de Fútbol Monumental. En las dependencias del Monumental se encuentran también el Museo de Colo-Colo, que es el primer museo dedicado al fútbol en Chile; la Casa Alba, lugar de residencia de promisorios jugadores juveniles con capacidad para 64 cadetes; y además funciona como centro de eventos. En el interior del Estadio también funcionan las oficinas de Blanco y Negro S.A. y las de la Corporación del Club Social y Deportivo Colo Colo. Cabe agregar a lo ya señalado, que el Estadio Monumental sirve también para la realización de grandes eventos musicales y eventos benéficos especiales. En el recinto se han presentado bandas tales como Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Black Sabbath, Megadeth, Metallica, Guns N' Roses y The Who, entre otros. En el mercado regularmente se le denomina indistintamente "Estadio Monumental" y "Estadio Monumental David Arellano", sin embargo, el nombre de David Arellano únicamente lo lleva la cancha principal, mientras que todo el complejo se denomina Estadio Monumental. 3.3. Sumado a lo anterior, el Club, a través de la Concesionaria, participa en otros ámbitos de negocios que se basan en el desarrollo intensivo de su marca y productos asociados, como todo tipo de merchandising, ropa, artículos deportivos y escuelas deportivas, directamente o a través del otorgamiento de licencias, como aquella destinada a permitir la reproducción en miniatura del Estadio mediante la comercialización de maquetas, por ejemplo. En este aspecto, es muy relevante la actividad desarrollada por el Club y la Concesionaria a través de las distintas plataformas digitales que se han creado con contenido informativo y publicitario, para los efectos de aprovechar la alta capacidad de convocatoria de público que posee Colo-Colo.

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De acuerdo a la historia y logros del Club, y a la relevancia del ESTADIO MONUMENTAL en Chile y en el extranjero, no puede sino concluirse que la inscripción del nombre de dominio objeto de esta demanda por parte de un tercero no relacionado con aquel significa, a juicio del actor, un evidente riesgo de confusión en el público. Además, Blanco y Negro S.A. es titular de diversos registros de la marca denominativa ESTADIO MONUMENTAL, que dan cuenta de su legítimo y preferente interés sobre el nombre de dominio en disputa. Y es también titular del nombre de dominio ESTADIOMONUMENTAL.CL, mientras que el Club Social y Deportivo Colo-Colo es titular del dominio TICKETMONUMENTAL.CL. Que tal como se podrá concluir a la luz de los documentos acompañados, la marca ESTADIO MONUMENTAL goza de renombre y es un signo ampliamente utilizado en Chile para referirse al recinto o anfiteatro en el que Colo-Colo brinda o desarrolla su espectáculo semana a semana. Así puede comprobarse con una búsqueda de noticias en google.cl, pues al ingresar la denominación MONUMENTAL solo aparecen publicaciones relativas al Club Colo-Colo, de los más variados medios de comunicación del país. 3.4. El asignatario en este caso, prosigue el actor, no tiene inscrita ninguna marca que dé cuenta de un interés legítimo en relación al nombre de dominio en disputa, y pareciera que su conducta no obedece a una casualidad, sino que forma parte de una estrategia destinada a usar ilegítimamente y en forma maliciosa un signo relacionado históricamemnte con el Club Colo-Colo. Porque la demandada debió tener conocimiento de que usa un signo sobre el cual el Club tiene interés preferente, y que conforma una de aquellas marcas que la doctrina reconoce como renombradas. El signo en conflicto es semejante a las marcas y nombres de dominio pertenecientes a Blanco y Negro S.A. y Club Social y Deportivo Colo Colo, y el titular solo reprodujo la marca que identifica a la institución deportiva, limitándose a incorporar la expresión “arena”, la cual no aporta ningún grado de distintividad al signo Monumental, sino que por el contrario, al ser la palabra ARENA un sinónimo de anfiteatro o estadio según la RAE, induce a confusión en el mercado en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que se transen o promuevan a través del sitio. A todas luces, en el nombre de dominio impugnado la palabra “arena” solo se entiende en relación con la expresión “monumental”, lo que de seguro se prestará para confundir al público acerca del origen empresarial de los servicios o productos que se transen o de la información que se publique en el sitio, dado que el Club Social y Deportivo Colo-Colo se relaciona automáticamente utilizando la expresión “Monumental”. Por último, estima preocupante la existencia de un nombre de dominio como el que se busca revocar, porque no tiene una identidad propia que lo haga distintivo y con él se busca sacar provecho de una marca de renombre en el mercado. Claramente se busca inducir a error o engaño al público consumidor, y cabe insistir en que el nombre de dominio juega un rol protagónico, pues a través suyo se distinguen los servicios de los competidores en la web.

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4.- Que la demandante acreditó, mediante impresiones extraídas del sitio del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, su titularidad respecto de siete registros de la marca ESTADIO MONUMENTAL, denominativa, que distinguen productos en las Clases 16, 25 y 28 y servicios en las Clases 35, 36, 41 y 43 del Nomenclátor Internacional. Se acreditó igualmente, por medio de impresiones obtenidas del sitio de NIC Chile, la titularidad del actor respecto del nombre de dominio ESTADIOMONUMENTAL.CL, y del Club Social y deportivo Colo Colo respecto del dominio TICKETMONUMENTAL.CL, ambos inactivos. Acompañó además los siguientes documentos probatorios no objetados: a) copia del Contrato de Concesión suscrito entre Club Social y Deportivo Colo-Colo y Blanco y Negro S.A.; b) impresión de la página web «arenamonumental.cl»; c) impresión de resultados de búsqueda en “Google.cl” respecto de la expresión “monumental”; d) impresión de la página web de INAPI que da cuenta de que el titular no ha solicitado el registro de la marca “ARENA MONUMENTAL”; y e) impresión del perfil twitter.com de tienda online Estadios 3D Chile, que da cuenta de la comercialización de maquetas armables del Estadio Monumental en miniatura. El tribunal tendrá por acreditada, en virtud de los documentos acompañados, la naturaleza de los productos y servicios de la revocante, y también el uso efectivo que ella hace de sus signos distintivos en el mercado nacional. 5.- Que con fecha 8 de agosto de 2019 se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvo por acompañados los documentos en la forma solicitada. 6.- Que el titular contestó la demanda dentro de plazo y expuso lo siguiente: 6.1. Que ARENA MONUMENTAL surge como parte de un proyecto para la renovación de imagen de la Medialuna de la ciudad de , reconocida como Monumental, íntimamente vinculada al Rodeo chileno. A través de esta nueva denominación se le ha querido otorgar un sello que abarque mayores significaciones y utilidad, por lo que se ha escogido la palabra “Arena”, y se ha comenzado a trabajar en esta nueva imagen, construyendo el sitio en cuestión con un nuevo logotipo. Como también señala el portal enciclopédico Wikipedia, la Medialuna Monumental de Rancagua (a la cual se refiere de esta forma), es un complejo deportivo destinado a la práctica del rodeo chileno. Agrega que es la principal medialuna de Chile, y la que tiene más capacidad de espectadores (12.000). Además, es la sede anual del Campeonato Nacional de Rodeo, y ha sido ocupada para partidos de tenis y otro tipo de eventos. Este complejo cuenta además con caballerizas, un área recreativa utilizada durante las Fiestas Patrias y un área de venta de artesanía, ocupada por talabarteros y chamanteras. 6.2. Luego, expresa que desde el punto de vista semántico, la palabra ARENA es de uso común: la RAE la define como 3. f. En un circo, anfiteatro o recinto similar, lugar del combate, lucha o espectáculo. 4. f. Ruedo de la plaza de toros. Acepciones que se asemejan más al proyecto que presenta el demandado, ya que en ningún momento se señala expresamente que ARENA puede homologarse a ESTADIO, como sostiene el revocante.

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Al contrario, la palabra ESTADIO, en el contexto del ESTADIO MONUMENTAL, es un recinto ligado ineludiblemente a competencias deportivas, mientras que Arena Monumental es un nombre completamente nuevo, que no busca imitar al revocante, adjudicarse su fama ni mucho menos afectar sus negocios de mala fe, como se ha señalado por la contraparte. Todavía más, MONUMENTAL es también una palabra de uso genérico y cotidiano para referirse a algo muy grande (según la RAE), lo que aquí corresponde porque, como se señaló antes, la medialuna de Rancagua es la más grande del país. El titular ha inscrito el dominio en disputa con la finalidad de realizar un cambio de nombre y de imagen a la medialuna monumental de Rancagua, utilizando para esto el nombre ARENAMONUMENTAL. Así se amplía la gama de espectáculos que ella puede albergar, como ha venido haciendo. Estima importante señalar que el titular ha inscrito otros nombres de dominio similares al que en este procedimiento se disputa, como arenarancagua.cl, arenargua.cl y granarenarancagua.cl, que han sido sometidos a un procedimiento por revocación con sentencia favorable para el demandado. 6.3. Alega que el interés preferente, exigido por el numeral 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, no se encuentra definido allí ni en otro cuerpo normativo de NIC Chile. De este modo, cabe afirmar que es un concepto amplio que puede sustentarse en distintos elementos fácticos y jurídicos, siendo las marcas uno de ellos. Al respecto, aun cuando existen ciertos elementos en común entre una marca comercial y un nombre de dominio, es necesario precisar que se trata de privilegios diversos, con sus propias regulaciones y procesos de inscripción. Por lo mismo, la circunstancia de poseer un nombre de dominio no es vinculante para los efectos de obtener una marca. A su vez, las marcas comerciales no generan un tipo de prioridad ante NIC Chile. Así, el hecho de que el actor tenga registrado conjuntos marcarios relacionados con el término “MONUMENTAL” no le otorga un derecho para impedir la inscripción de todos los nombres de dominio que contengan o se estructuren sobre dicha expresión. Y al revisar los registros en el sitio inapi.cl, existen 20 coincidencias totales con la expresión “MONUMENTAL”, de los cuales solo 3 pertenecen a la revocante y el resto a terceros, por lo que estos no obstan al correcto uso y aprovechamiento de la marca citada. 6.4. En cuanto la semejanza con las marcas y nombres de dominio de la actora, el titular sostiene que no existe relación alguna entre los servicios ofrecidos, y si todavía con esto no bastara, el Estadio Monumental se encuentra en una ciudad distinta del Arena Rancagua, por lo que es imposible incluso espacialmente que los consumidores puedan confundirse. Aun cuando esto se trata de una disputa de un nombre de dominio y no de una marca, es útil referirse a lo que señala la revocante acerca de que el Estadio Monumental es conocido nacional e internacionalmente, y relacionado con Colo Colo y Blanco y Negro S.A. Porque es preciso recordar que el artículo 20 letra g) de la Ley N° 19.996 expone la necesidad de probar la fama y notoriedad de una marca por parte de aquel que la afirme.

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Entonces, debe acreditarse la similitud de productos o servicios ofrecidos y también el probable perjuicio o lesión que se le ocasionaría a la empresa que detenta la marca supuestamente famosa y notoria. Pero resulta un hecho de la causa que, de la prueba producida en ella, no existe una sola pieza de evidencia que invite a considerar que se ha lesionado o perjudicado a la empresa revocante, así como tampoco hay similitud de productos o servicios ofrecidos. 7.- Que la demandada acompañó los siguientes documentos no objetados: a) captura Whois de NIC Chile del dominio ARENAMONUMENTAL.CL; b) certificado de titularidad del dominio ARENARGUA.CL; c) certificado de titularidad del dominio ARENAMONUMENTALRANCAGUA.CL; d) certificado de titularidad del dominio MEDIALUNAMONUMENTALRANCAGUA.CL; e) certificado de titularidad del dominio GRANARENARANCAGUA.CL; f) certificado de titularidad del dominio ARENARANCAGUA.CL; g) fallos dictados en juicios de revocación de los nombres de dominio arenarancagua.cl, arenargua.cl y granarenarancagua.cl. 8.- Que con fecha 26 de agosto de 2019 se citó a las partes a oír sentencia.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho dominio a su favor. TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y a aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.

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QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la similitud existente entre el nombre de dominio arenamonumental.cl y su marca denominativa ESTADIO MONUMENTAL, que distingue productos en las Clases 16, 25 y 28 y servicios en las Clases 35, 36, 41 y 43, y también en la semejanza con su dominio ESTADIOMONUMENTAL.CL, anteriores a la inscripción de aquel y que utiliza para la identificación de sus productos y servicios, por lo cual la existencia y uso del primero genera confusión en el mercado y lesiona sus derechos de propiedad industrial. SEXTO: Que en la apreciación del riesgo de confusión invocado procede considerar diversos factores pertinentes, y en especial el conocimiento de los signos del revocante por el público pertinente, la asociación que pueda hacerse de ellos con el nombre de dominio inscrito por el demandado, el grado de similitud entre la marca y el otro signo y la relación entre los productos o servicios de que se trate. SÉPTIMO: Que el riesgo de confusión implica la posibilidad de que el público pueda creer que los productos o servicios ofrecidos y promocionados a través del nombre de dominio en revocación, proceden de la misma empresa que los marcados con el signo protegido o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente con ella. OCTAVO: Que para apreciar la semejanza que el demandante estima idónea para producir el riesgo de confusión, las denominaciones deben compararse con arreglo a la pauta de la visión de conjunto, a partir de la totalidad de los elementos integrantes de cada una y sin descomponer su unidad, porque el público consumidor no percibe los signos por partes sino por el efecto o sensación general que estos le producen. NOVENO: Que a juicio de este sentenciador, y conforme a los criterios antes descritos, entre los signos anteriores del revocante y el dominio en discordia existe una similitud suficiente para generar el error o confusión que se trata de evitar con la protección marcaria, pues este no puede diferenciarse con la sola adición del término ARENA, que, unido a MONUMENTAL, dota al conjunto de una impresión global semejante a la que proviene de aquellos y, por ende, lo hace confundible. DÉCIMO: Que, en la especie, la palabra ARENA ocasiona que el dominio concuerde en la idea representada por los signos del actor a los que se confronta, a partir del carácter distintivo particular que estos poseen en el sector de los eventos y espectáculos masivos, y que el titular no puede ignorar. Porque, conforme al Diccionario de la Lengua Española y al uso frecuente entre nosotros, ARENA tiene el siguiente significado aquí pertinente: “En un circo, anfiteatro o recinto similar, lugar del combate, lucha o espectáculo”. En consecuencia, la presencia de dicho vocablo en la denominación constitutiva del nombre de dominio acentúa la evocación de las marcas y del giro empresarial de la revocante.

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UNDÉCIMO: Que la semejanza así establecida entre los signos distintivos del actor y el nombre de dominio arenamonumental.cl, unida a la similitud de los servicios, induce a creer erróneamente que se trata de una actividad de un mismo oferente u operador, o a creer que entre los agentes existen vínculos organizativos o económicos, de manera que se produce en los usuarios un error o confusión que afecta un derecho preexistente y vulnera los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. DUODÉCIMO: Que la demandante ha acreditado un interés jurídico legítimo y anterior al ejercicio de la acción de revocación, que se funda en derechos de propiedad industrial, por lo cual dicho interés resulta preferente frente a otro del titular, quien no puede contraponer argumentos suficientes ni derechos semejantes.

RESUELVO:

Que se acoge la demanda y, en consecuencia, se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio arenamonumental.cl a la revocante Blanco y Negro S.A.

Que cada parte asumirá sus costas.

Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web.

Autorizan en calidad de testigos doña Dominique Pinochet Altamirano, Cédula de Identidad N°17.325.214-5, y doña Janet Altamirano Sánchez, Cédula de Identidad N°9.000.313-5.

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