Nombre de dominio : chilealbo.cl Rol expedientes : 43649 Titular : Producciones Entreligas S.A. Revocante : Blanco y Negro S.A.

Santiago, a diez de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

1.- Que con fecha diecinueve de enero del dos mil veintiuno, NIC Chile notifica al suscrito su designación como árbitro para la resolución del conflicto por la asignación del nombre de dominio chilealbo.cl, suscitado entre Producciones Entreligas S.A., en lo sucesivo la parte demandada, y Blanco y Negro S.A., en lo sucesivo la parte demandante.

2.- Que, con la misma fecha, el suscrito expresa que no le afecta inhabilidad alguna para desempeñar el cargo de árbitro, el cual acepta y jura desempeñar fielmente, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible.

3.- Que consta en el respectivo expediente electrónico que no se ha formulado causal de inhabilidad alguna respecto del suscrito por ninguno de los intervinientes.

4.- Que con fecha veinte de marzo de dos mil veintiuno, la parte demandante presenta demanda arbitral, solicitando la revocación del nombre de dominio en disputa y su asignación para el Club Social y Deportivo Colo Colo, con expresa condenación en costas, fundándose en los antecedentes de hecho y de derecho que se precisan a continuación.

El Club Social y Deportivo Colo Colo, también conocido como Colo Colo, es una institución dedicada al fútbol profesional con base en la ciudad de , Chile. Fue fundado hace ya 94 años, el 19 de abril de 1925 por un grupo de exfutbolistas del Club Deportivo Magallanes, liderados por David Arellano. Desde el año 2005 es administrado por la sociedad anónima Blanco y Negro S.A. bajo un sistema de concesión.

El símbolo que identifica al Club Social y Deportivo Colo Colo es la cara del cacique Colo Colo el que se incorporó a inicios de los años 1950 en su emblema. En el símbolo tal como en la camiseta, prima el color blanco, por lo que el adjetivo “albo” siempre ha sido usado para referirse al club, el albo, el cacique, el eterno campeón, se usan indistintamente para referirse a Colo Colo; de hecho, la misma concesionaria en su nombre usa la palabra Blanco, por ser uno de los colores que representan al club.

El Club comenzó su actividad futbolística en el año de su constitución como parte de la Liga Metropolitana, entidad paralela a la Asociación Santiago, en la que permaneció por dos temporadas. Tras la reunificación de las federaciones rectoras del fútbol chileno en 1926, Colo-Colo se integró a la Liga Central de Football, renombrada como Asociación de Football de Santiago en 1930, de la que formó parte hasta 1933. El 27 de mayo de ese mismo año, junto a otros ocho clubes, fundó la Liga Profesional de Fútbol.

A nivel nacional, posee 32 títulos de Primera División, 11 de y dos de Supercopa de Chile. A nivel internacional, organizó el Campeonato Sudamericano de Campeones en 1948 en Santiago, el torneo que inspiró la creación de la Liga de Campeones de la UEFA y de la de América. Fue el primer conjunto chileno en ganar un certamen oficial y el único que ha conseguido la apreciada Copa Libertadores, en 1991, cuando fue subcampeón mundial por la Copa Intercontinental. Fue subcampeón continental en 1973. En 1992 consiguió la y la .

El Club cuenta con un gran número de filiales y escuelas deportivas –no sólo dedicadas al fomento del fútbol, sino que también al voleibol y basquetbol- distribuidas a lo largo del país. Merece destacar la filial de fútbol femenino, denominada Colo Colo Femenino, creada el 30 de septiembre de 2007 y que desde 2008 milita en la Primera División de fútbol femenino de Chile, torneo que ha conquistado en 13 oportunidades. A mayor abundamiento, el equipo de fútbol Colo Colo Femenino alzó la Copa Libertadores de América Femenina el año 2012. La sede local del Club Social y Deportivo Colo Colo es el Estadio Monumental, ubicado en la comuna de Macul y con una capacidad para albergar 47.347 espectadores.

Con fecha 24 junio de 2005, Club Social y Deportivo Colo Colo y sociedad Blanco y Negro S.A. suscribieron un contrato de concesión, en virtud del cual esta última adquirió la representación y administración del Club en cuanto a sus derechos de marca, los derechos federativos, los derechos de pases de jugadores y la gestión de todos los activos de la Corporación. Club Social y Deportivo Colo Colo y Blanco y Negro S.A desarrollan entonces, su giro comercial en la denominada “industria de la entretención”, esto es, todas aquellas actividades a las cuales las personas destinan su tiempo libre. En al ámbito marcario y de dominios, básicamente Blanco y Negro S.A., tiene un mandato legal de proteger sus marcas y registros, por ser patrimonio exclusivo de Club Social y Deportivo Colo Colo. En Chile, esta industria está caracterizada por un crecimiento alto y sostenido en el curso de los últimos años y, al mismo tiempo, enfrenta altos niveles de competitividad. Las “unidades de negocios” desarrolladas por el Club, mediante la gestión de Blanco y Negro S.A., son tres: por un lado, el “Fútbol Joven”, compuesto por sus divisiones cadetes, donde nacen y se forman los futbolistas del futuro; el “Fútbol Profesional”, mediante el cual Colo Colo participa en el plano nacional e internacional y los proyectos comerciales que aprovechen el know how y goodwill desarrollado por la compañía. Sumado a lo anterior, el Club, a través de la concesionaria participa en otros ámbitos de negocio que se basan en el desarrollo intensivo de su marca y productos asociados, como todo tipo de merchandising, ropa, artículos y escuelas deportivos, directamente o a través del otorgamiento de licencias. En este aspecto, es muy relevante la actividad desarrollada por el Club y la concesionaria a través de las distintas plataformas digitales que se han creado con contenido informativo y publicitario, para los efectos de aprovechar la alta capacidad de convocatoria de público que posee Colo Colo.

De acuerdo con la historia y logros del Club y no pudiendo desconocerse la relevancia de Colo Colo en Chile y el extranjero, donde la institución es también reconocida, no puede sino concluirse que el registro del nombre de dominio objeto de esta demanda por parte de una sociedad no relacionada, no puede representar una simple coincidencia. De hecho, no lo es, es un hecho público y notorio incluso para personas no afines al futbol que Colo Colo es conocido ampliamente como “Albo”, por la referencia al color blanco y al gran número de campeonatos logrados en su historia en comparación con el resto de los clubes chilenos. La relación entre la demandante y la denominación Albo, es innegable, cada vez que, en una noticia actual o antigua del Club, en medios escritos, de radio, revistas, comics, o lo que sea, se hace relación íntima entre el nombre oficial del Club que es Colo Colo y la denominación Albo. Por supuesto la demandada tiene amplio conocimiento de esto, pues es una institución dedicada al tema deportivo tal como lo señala su nombre que hace referencia a “ligas” como se conocen muchas competencias deportivas.

Es un hecho público y notorio que su parte es una institución dedicada a la explotación del futbol como principal giro y que su principal público por supuesto se encuentra en el territorio nacional de Chile. La expresión Albo está estrechamente relacionada al club, por lo anterior su imagen marcaria es parte esencial de su patrimonio y este debe ser resguardado de usos indebidos. En ese sentido los dominios y marcas debidamente registrados y relacionados a él, en este caso especial el “Albo” se encuentran protegidos asociados a él. En este mismo sentido el agregar la palabra Chile como elementos diferenciador en el dominio, no logra diferenciarlo de forma completa para darle una individualidad específica, sino que todo lo contrario lo relaciona de forma aún más estrecha a la demandante al referirse al lugar geográfico donde su parte desarrolla la mayor cantidad de partidos y donde se relaciona con reconocimientos coloquiales como el de “¿Quién es Chile? Colo Colo”.

Es un hecho público y notorio incluso para personas no afines al futbol que Colo Colo es conocido ampliamente como “Albo”, por la referencia al color blanco que prima en su camiseta oficial. Esta situación refleja un hecho de gran relevancia en términos marcarios, debido a que dentro de la ‘jerga’ chilena, la palabra “Albo” ha perdido su significado connatural o propio –blanco– y ha adquirido un nuevo significado, al punto que no sólo los fans o hinchas del Club se han apropiado de esta denominación, sino que también se utiliza para diferenciarse de otros clubes deportivos como los hinchas de la Universidad de Chile que son los “azules” o de Santiago Wanderes que se identifican con el verde, y es reconocido por el resto de los habitantes de nuestro país. En este sentido la demandada, a través del sitio web chilealbo.cl se apropia de una denominación protegida y que le pertenece a la demandante por su fama y notoriedad, para apropiarse de un tráfico comercial para su beneficio comercial, y que además infringe normativa de propiedad intelectual, incluso a través de la eventual comisión de eventuales delitos de piratería que nos reservamos el derecho a denunciar y pedir que se persigan.

Respecto de la relación entre la palabra Albo y la demandante, otros fallos, como en la causa de renovación de dominio “vamosalbo” se señaló que, no se puede desconocer la existencia de un club deportivo denominado Colo Colo, su identificación con la expresión Albo, y su participación en el ámbito del fútbol, donde es ampliamente difundida a nivel nacional, por lo que goza de prestigio y notoriedad.

La demandante es dueña de un sin número dominios como de la marca “Albo”, y en algunos casos relacionada directamente con la palabra Chile. La razón por la cual se relaciona en el ambiente futbolístico nacional la palabra Chile con Colo Colo, es por una famosa pregunta; “¿Quién es Chile?” A lo cual se responde “Colo Colo”, basado en que el número de hinchas de Colo Colo es usualmente mayor al de otros clubes. Incluso al googlear dicha pregunta, Google tira resultados en el número 4 y 5, sitios relacionados a explicar este dicho popular, existiendo incluso una obra de teatro relacionada. Esto ha llevado a entender a través de los años que parte del patrimonio de su parte es su patrimonio intangible, es su fama y notoriedad, por lo tanto, debe custodiarlos e impedir que nadie profite de forma gratuita o ilegal con ellos.

El Club Social y Deportivo Colo Colo de forma directa y en algunos casos a través de Blanco y Negro S.A., cuenta con los siguientes registros de dominios en NIC Chile albomovil.cl, albos.cl, albostore.cl, albotv.cl, casaalba.cl, colocoloeschile.cl, colocolochile.cl, elalbo.cl, fundacionrutaalba.cl, nochealba.cl, rincondelalbo.cl, rutaalba.cl, rutaalbacc.cl, sintoniaalba.cl, soyalbo.cl, todoalbo.cl, y vamosalbo.cl.

El Club Social y Deportivo Colo-Colo de forma directa y en algunos casos a través de Blanco y Negro S.A., cuenta con los siguientes registros marcarios en INAPI, que dan cuenta de su legítimo y preferente interés sobre el nombre de dominio en disputa. Entre ellos las marcas Camarín Albo, Noche Alba, Casa Alba, Tienda Alba de Colo Colo, y Vamos Las Albas.

Respecto de la palabra Chile, la sede del club social y deportivo Colo Colo es Chile, Chile como referencia geográfica que es donde Colo Colo juega su principal competencia deportiva anualmente, y así mismo todas sus otras ramas de otros deportes y de ellas mismas en el género femenino. La fama del Club sobrepasa el ámbito de su rendimiento deportivo, aun estando en peligro de descender. No haría mucho sentido, aunque igual se encontraría protegido el hacer un “Colo Colo Mozambique” o “Colo Colo Tanzania” ya que es Chile también el lugar donde el club ha conseguido sus logros y por los cuales ha obtenido reconocimiento mundial, en Chile es donde se ganó la Copa Libertadores, su mayor triunfo histórico, y es Chile donde ha estado la cantera de grandes jugadores como Vidal, Sánchez, Valdivia, Suazo y mucho más, si el revocado quisiera asegurarse de lograr en el nombre de su sitio una distinción que le permita quedarse con la propiedad del dominio, menos debería agregar la expresión “Chile” al “albo”, ya que logra exactamente lo contrario, logra que ambas palabras en conjunto identifiquen aún de mayor manera y con mayor claridad, al Club deportivo Colo Colo. En síntesis, la revocada se apropia de una denominación protegida, para lograr tráfico comercial online para su beneficio comercial, que es de propiedad de la demandante por su fama y notoriedad sin pagar derechos respectivos además infringiendo normativa de propiedad intelectual.

Tras citar los fallos arbitrales recaídos en los conflictos por los nombres de dominio vamosalbo.cl y albostore.cl, la demandante sostiene que es evidente que la demandada pretende hacer uso de la fama y renombre de su parte para dirigir de forma automática tráfico online hacia su web, lo que le traerá beneficios económicos, sin pago de licencia o permiso alguno, pretende hacer uso de la notoriedad de la marca de la demandante sin derecho algunos.

El Reglamento de NIC Chile, cuya naturaleza jurídica es un contrato de adhesión, establece en su artículo 18 la posibilidad tanto para personas naturales como jurídicas que interponer una acción revocatoria, si estiman afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio por parte de un tercero. El artículo 19 del mismo reglamento refiere al interés preferente. En virtud de lo expuesto es que se hace necesario evaluar este caso más allá del principio “First Come, First Served”; principio que tiene aplicación según la doctrina y jurisprudencia como última ratio; cuando es imposible aplicar otro criterio de asignación o cuando ambas “partes han acreditado intereses similares o equivalentes”.

Respecto al derecho preferente, sostiene la demandante que, en el caso concreto, las partes no detentan un derecho que pueda ser calificado como equivalente, sino que, por el contrario, existe un interés preferente de esta parte demandante al tener registrado con años de anticipación marcas con la denominación “Albo” marca notoria y famosa, incluso algunas con la expresión Chile. Es por esto, que procede la aplicación de otros principios jurisprudenciales y/o doctrinales bajo los cuales se puede demostrar la construcción y existencia de un interés preferente por parte de la actora, a saber: el criterio de notoriedad del signo, el criterio de identidad, el criterio de titularidad de marcas comerciales, y el criterio objetivo.

El criterio de notoriedad del signo determina que el titular del nombre de dominio debe ser aquella que le ha conferido fama y notoriedad a dicho signo o marca. En el caso de marras, es Colo Colo, en primer lugar, quien ha conferido fama y notoriedad a la denominación Albo (o incluso en su género femenino Alba) cuando hablamos de futbol, llegando al punto de que la presente fama y notoriedad de este último, trasciende a su determinado público consumidor, siendo conocido por cualquier persona independientemente de su afinidad con el producto o servicio ofrecido, por la denominación Albo o Alba. Por ende, mediante la aplicación del criterio de notoriedad del signo, es que Colo Colo tiene un interés preferente. En efecto, la relación entre la demandante y la denominación Albo es innegable, cada vez que, en una noticia actual o antigua del Club, en medios escritos, de radio, revistas, comics, lo que sea, se hace relación íntima entre el nombre oficial del Club que es Colo Colo, y la denominación Albo, en la jerga del futbol Colo Colo y Albo son prácticamente sinónimos.

El criterio de identidad establece que corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre o interés sea idéntico o muy similar al nombre de dominio. Al respecto, esta parte demandante es titular de un sinnúmero de marcas con la denominación “Albo” y “Alba”. En cambio, la parte demandada no detenta el registro de ninguna marca con la denominación “Albo” y “Alba” ni tampoco de chilealbo.cl o alguna u otra denominación que contenga esas palabras ni la palabra “Chile”; hecho que puede deducirse al realizar una búsqueda en la página de INAPI bajo el nombre del titular del registro de dominio en pugna. Es por esto por lo que se puede determinar bajo el presente criterio que Club Social y Deportivo Colo Colo detenta un interés preferente sobre el demandado.

El criterio de titularidad de marcas comerciales señala que corresponde asignar el nombre de dominio a la parte que acredite ser titular de marcas comerciales sobre el nombre de dominio registrado. Al respecto, dada la titularidad de marcas comerciales relacionadas con la palabra Albo y Alba, con el nombre en disputa, se debe reconocer que esta parte detenta un mejor derecho que la demandada. El criterio objetivo emana de los derechos que ha acreditado e invocado. En este caso, la titularidad de registros de marcas e inscripciones de nombres de dominio conteniendo la denominación “Albo” y “Alba”, evidencia objetivamente que es esta parte quien detenta un interés preferente por sobre el demandado. El solicitante del nombre de dominio no cuenta con ningún derecho previamente adquirido a la solicitud del nombre de dominio en disputa y menos aún, algún derecho que date con anterioridad a las inscripciones realizadas por la concesionaria. En consecuencia, es de establecer que, bajo un criterio objetivo, la demandante también goza de un interés preferente. En definitiva, bajo el estudio y empleo de cualquiera de los principios jurisprudenciales recientemente expuestos, la actora ha logrado demostrar la existencia de un mejor derecho o un interés preferente sobre el solicitante del registro de dominio.

Los nombres de dominio dejaron de ser una simple combinación de números ajenos a la realidad comercial para pasar a ser precisamente una forma de dar a conocer un sinnúmero de productos y servicios que se comercializan en internet siendo ésta la nueva vitrina del siglo XXI, entendiéndose los nombres de dominio como un signo distintivo más. En este sentido, resulta preocupante la existencia de un nombre de dominio como el que se busca revocar puesto que evidentemente se busca sacar provecho de una marca que ostenta evidente notoriedad en el mercado, sin que el nombre de dominio del titular tenga de una identidad propia que lo haga distintivo. Claramente se busca inducir a error o engaño al público consumidor. Como ya se ha dicho, el nombre de dominio cumple funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadora comercial o personal, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos. De ahí que, según su ángulo, sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función requiere que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Así entonces, se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. Debemos insistir en que el nombre de dominio juega un rol protagónico, pues mediante él se distinguen los servicios de los competidores en la web. De esta forma, entre las funciones un nombre de dominio tiene, nos encontramos con que representa un indicador de procedencia empresarial del producto, y al igual que una marca, es indicador de calidad. Es esperable entonces, que el uso en el mercado de internet de un nombre de dominio como el disputado provoque confusión. Así lo ha estimado la jurisprudencia. En abono de este argumento, la demandante cita jurisprudencia.

Además, debe tenerse en consideración lo señalado en el numeral 20 del mismo Reglamento, toda vez que en el caso de autos se configura una inscripción abusiva al concurrir las condiciones establecidas en dicho precepto. El asignatario en este caso utiliza un nombre de dominio engañosamente similar a una marca por la cual la demandante es conocida, es decir inscribe chilealbo.cl, siendo la actora dueña de distintos sitios y marcas relacionados a Albo y Alba. Más aún, la demandada no posee a su nombre ninguna marca inscrita que dé cuenta de un interés legítimo en relación con el dominio en disputa. Y, finalmente, este nombre de dominio se está utilizando de mala fe al utilizar la fama que tiene Colo Colo y sus marcas relacionadas a Alba y Albo, haciendo relación al giro principal de la demandante y así, acceder a una mayor cantidad de consumidores. El vocablo “Chile” claramente potencia su relación con el Club si lo vemos del punto de vista de la jerga futbolera por ser un aliento al club. En definitiva, la conducta del asignatario del nombre de dominio de autos no obedece a una casualidad, sino que forma parte de una estrategia destinada a usar ilegítimamente y en forma maliciosa la marca de la actora y a una audiencia online mucho mayor solo gracias al reconocimiento de la marca de su parte. El asignatario del dominio de autos carece de toda licencia o autorización de la demandante para usar en forma su marca. Del tenor literal de la normativa citada puede desprenderse que su contravención dará origen las acciones pertinentes que nacen de la responsabilidad civil según las reglas generales y aquellas generadas en virtud de los números 18.1 y 19.1 del Reglamento de Funcionamiento NIC. En abono de su argumento, la demandante cita jurisprudencia arbitral. Esta conducta afecta al goodwill de la demandante, toda vez que su prestigio se ve amenazado por quién se aprovecha de la reputación ajena. Cita el artículo 4° letra a) de la Ley de Competencia Desleal.

Nuestro ordenamiento jurídico no busca limitar al titular del nombre de dominio de autos iniciar y desarrollar su actividad económica cualquiera que ella sea, sino lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad alcanzada por ésta, pudiendo haber registrado en NIC Chile otro nombre de dominio.

Para la doctrina nacional, siguiendo a Marcos Morales, un registro es contrario a los derechos válidamente adquiridos por terceros toda vez que esta perturbe, afecte o perjudique un derecho (no una mera expectativa) o su libre ejercicio, legítimamente incorporado a su patrimonio sobre una marca, nombre u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio solicitado. Así, el perturbar un derecho implica transformar el orden, trastornar el orden y concierto, o la quietud y el sosiego de algo o de alguien; perjudicar un derecho es ocasionar daño o menoscabo material o moral; afectar un derecho constituye en imponer gravamen u obligación sobre algo menoscabar, perjudicar o influir desfavorablemente. De ello se puede concluir cómo se conculca un derecho o el ejercicio del mismo quedando limitado y agraviado, desde que la revocante es efectivamente titular de un derecho sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté incluido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado. Respecto al concepto de interés, la demandante reproduce en lo pertinente, la sentencia Rol 634-2006, del 9 de agosto de 2007, del Tribunal Constitucional.

5.- Como medios de prueba de sus alegaciones, la parte demandante acompaña: Copia de publicaciones electrónicas ADN, El Mercurio, EMOL, La Cuarta y Revista Don Balón con referencias a la expresión “albo”; Caricatura histórica del futbol chileno “Barrabases”, donde se refieren a Colo Colo como “Albo”; Certificación de NIC Chile sobre la titularidad de los nombres de dominio albomovil.cl, albos.cl, albostore.cl, albotv.cl, casaalba.cl, colocoloeschile.cl, colocolochile.cl, elalbo.cl, fundacionrutaalba.cl, nochealba.cl, rincondelalbo.cl, rutaalba.cl, rutaalbacc.cl, sintoniaalba.cl, soyalbo.cl, todoalbo.cl, y vamosalbo.cl; Copia simple del contrato de concesión entre Blanco y Negro y Club Social y deportivo Colo Colo; y, poderes de quien compare en nombre de la demandante.

6.- Que con resolución de fecha veintidós de marzo del dos mil veintiuno se confiere traslado de la demanda a la parte demandada para su contestación.

7.- Que con fecha primero de abril del dos mil veintiuno la demandada comparece contestando la demanda, solicitando se rechace la misma y, en definitiva, permita la asignación del dominio en disputa a su parte, con costas, sobre la base de los argumentos de hecho y de derecho que se pasan a transcribir.

Producciones Entreligas S.A es un emprendimiento chileno que tiene alrededor de diez años de trayectoria y su giro comercial es la producción de contenidos de todo tipo de espectáculos, eventos, reuniones, fiestas, conciertos, recitales, encuentros culturales, competencias deportivas o demás actividades o espectáculos públicos. La producción de material escrito o audiovisual incluyendo comunicaciones por internet, mensajería o cualquier otro medio de difusión, especializándose en el área deportiva. En su historia, siempre ha buscado la forma de difundir el deporte en Chile, desarrollando comunidades de deportistas y de hinchas. Es también una productora que se dedica a producir y financiar contenidos para programas de televisión, radio, revistas, sitios web y redes sociales, que tienen como propósito dar a conocer noticias y novedades de diferentes áreas del deporte en nuestro país. En tal sentido, desde hace algunos meses, desarrolla en conjunto con el espacio Al Aire Libre de Radio Cooperativa, programas de televisión vía streaming que informan respecto al quehacer diario de los equipos de fútbol más populares del país, convocando a sus hinchas a un espacio de debate, en el que pueden participar regularmente. Es así como Entreligas y Radio Cooperativa convoca a los hinchas de los equipos Universidad Católica en el programa “La Franja”, a los hinchas de la Universidad de Chile en “La Ruta del León” y el aludido “ChileAlbo”, congrega a los hinchas del club Colo Colo. Dichos programas registran actualmente más de 200 capítulos, tal como se puede evidenciar en el sitio alairelibre.cl. La demandada consigna que es también titular del nombre de dominio “larutadelleon.cl” sin que en esa oportunidad se haya generado ningún tipo de incidente o reclamación por parte del equipo de fútbol al que se alude y es así como actualmente identifica el espacio audiovisual antes referido.

En tal contexto, es de interés de la demandada dar espacio a la comunidad de hinchas de estos equipos para que puedan compartir, intercambiar opiniones y organizarse para seguir y alentar al equipo del que son hinchas o simpatizantes, razón por la cuál, inscribió dominios con los mismos nombres de los programas para publicar espacios de difusión y desarrollar contenidos afines, siempre en el contexto de encuentro, intercambio de ideas y opiniones de los hinchas de los equipos deportivos respectivos. Los nombres de fantasía que utiliza buscan crear un sentido de identidad con el equipo deportivo que admiran, por lo que se hace necesario utilizar algún apelativo que los individualice como tales y así se sientan parte del espacio que brinda. Precisamente, el nombre de fantasía del programa “ChileAlbo”, buscar identificar a un grupo de hinchas del club Colo Colo, que son fieles seguidores tanto del equipo deportivo, como del programa que desarrolla. En otras palabras, al hablar de “ChileAlbo” quiere representar la idea de que en esta comunidad de fans pueden participar todos aquellos que se sientan hinchas y/o futuros hinchas del equipo de fútbol Colo Colo, a lo largo de todo el país para brindarles un espacio de cofradía y encuentro, alternativos al tradicional espacio físico que brindan los estadios, que actualmente funcionan sin público por las razones sanitarias que son de público conocimiento. Con lo anterior, resulta del todo evidente que estamos utilizando términos genéricos, el nombre de un país y el nombre de un color, precisamente para generar dicho vínculo, propender a la identificación y apoyar al club deportivo cuya propiedad detenta en forma exclusiva la reclamante.

La demandada niega enfáticamente que pretenda apropiarse de algún activo del club, hoy administrado por Blanco y Negro S.A. Solo quiere difundir sus noticias y convocar a sus hinchas para que sigan sus medios y redes sociales, igual como lo hacen otros medios tales como: www.dalealbo.cl, www.albo.cl, www.foroalbo.cl, www.albomania.cl, @somosdelalbo, @albos.de.corazon, @vlogalbo, entre muchos otros, que no son propiedad de Blanco y Negro S.A. ni del Club que ellos administran.

En definitiva, la intención de la demandada no es inscribir el nombre de un dominio idéntico o engañosamente similar a uno de propiedad del reclamante o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alegue tener derechos previos, ni que se utilice de mala fe. Menos aún se ha inscrito el nombre de dominio “chilealbo” con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción. Bajo ningún punto de vista se ha inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la reclamante ni crear confusión respecto a los bienes o servicios que ofrece, sino que, todo lo contrario, busca difundir, fortalecer, aumentar y destacar la labor deportiva que desempeña en el quehacer nacional y fomentarlo.

Los referidos programas son transmitidos vía streaming a través de la página web de “Al aire libre de Radio Cooperativa” y sus redes sociales, a razón de tres programas semanales desde el mes de octubre de 2020, de modo que los espectadores desde esa época a la fecha, conocen el nombre de dominio y lo asocian al programa audiovisual antes referido, generándose fidelidad en la audiencia e indirectamente se difunde, alienta y apoya a la reclamante.

8.- Como medios de prueba de sus alegaciones, la parte demandada acompaña: Copia de la escritura pública donde consta la representación de quien comparece en autos, de fecha 7 de enero de 2011, de la notaria de Felix Jara Cadot; y, captura de pantalla de programa Chile Albo que se produce y promociona junto a Radio Cooperativa.

9.- Que, con fecha tres de abril del dos mil veintiuno, se cita a las partes a oír sentencia.

10.- Que, también con fecha tres de abril del dos mil veintiuno, se decretan como medidas para mejor resolver, la agregación a estos autos de: resultados de la consulta en línea de la base de datos del INAPI respecto de registros marcarios concedidos para la expresión “Albo”, la cual consigna 2 marcas registradas, ambas concedidas a terceros ajenos a estos autos; resultados de la consulta en línea de la base de datos de NIC Chile respecto de nombres de dominio registrados que incluyen la expresión “Albo”, de cuyos primeros 20 resultados solo uno es de titularidad de la demandante, entre aquellos de terceros se consigna albo.cl, alboadicto.cl, alboadixto, albocampeon.cl, y albomania; Imagen de los sitios web asociados a dos de los mencionados nombres de dominio, albo.cl y alboadicto.cl, ambos de titularidad de terceros con noticias asociadas a Colo Colo; resultados de búsquedas avanzadas en Google bajo el ccTLD .cl para la expresión “chilealbo”, de cuyos primeros cuatro resultados dos refieren a la demandada, uno a la redioemisora que transmite sus programas, y el cuarto a una tercera fuente ajena a autos; resultados de búsquedas avanzadas en Google bajo el ccTLD .cl para la expresión “chile albo”, de cuyos primeros diez resultados dos refieren al programa radial de la demandada, y todos los restantes a sitios de terceros ajenos a estos autos, tales como albocampeon.cl, dalealbo.cl, y somoschile.cl; resultados de búsquedas avanzadas en Google bajo el ccTLD .cl para la expresión “albo” a secas, cuyos primeros diez resultados refieren a sitios de terceros ajenos a estos autos; entrada en el diccionario de la Real Academia Española para la expresión “albo, ba”, consignando seis acepciones diferentes para tal vocablo. Se certifica, además, que consultada la base de datos de INAPI no existe registro marcario alguno para la expresión “chile albo”, “chilealbo”, “albo chile”, ni “albochile”.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de conformidad con lo previsto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, el presente procedimiento tiene por objeto resolver la revocación del nombre de dominio chilealbo.cl, actualmente asignado a la parte demandada.

SEGUNDO: Que este procedimiento permite a quien estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio pedir la revocación de esa inscripción, mediante la invocación y acreditación de un interés preferente. En consecuencia, compete a la parte demandante esgrimir y probar un interés determinado que, puesto en la balanza en relación con el interés de la parte demandada, evidencie una preferencia tal que amerite su protección mediante la revocación de la asignación inicial del nombre de dominio a la demandada y la concesión de su titularidad a la parte demandante.

TERCERO: Que la parte demandante esgrime diversos intereses cuya protección requeriría la revocación del nombre de dominio en disputa a la demandada y su asignación a la actora. A saber: ser titular de múltiples registros marcarios preexistentes en Chile para marcas asociadas a la expresión “Albo”, tales como Camarín Albo, Noche Alba, Casa Alba, Tienda Alba de Colo Colo, y Vamos Las Albas; y, ser titular de múltiples nombres de dominio que incorporan la expresión “albo” en su conformación, tales como albomovil.cl, albos.cl, albostore.cl, albotv.cl, casaalba.cl, colocoloeschile.cl, colocolochile.cl, elalbo.cl, fundacionrutaalba.cl, nochealba.cl, rincondelalbo.cl, rutaalba.cl, rutaalbacc.cl, sintoniaalba.cl, soyalbo.cl, todoalbo.cl, y vamosalbo.cl.

CUARTO: Que la evidencia suministrada por la demandante, particularmente la abundante prueba documental agregada a estos autos, incluyendo certificaciones de NIC Chile y del INAPI, así como aquella añadida como medida para mejor resolver, es suficiente para dar por acreditados los derechos que esgrime como titular sobre registros marcarios y nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión “Albo” y “Alba”.

QUINTO: Que, en su contestación, la demandada ha controvertido los hechos y el derecho esgrimido por la demandante, junto con argüir que hará uso del nombre de dominio para hospedar un sitio web con contenido propio, ya diseminado bajo el mismo nombre a través de la radioemisora Radio Cooperativa y el sitio alairelibre.cl, que sirve de espacio de encuentro e información para la hinchada y adeptos del club deportivo Colo Colo, tal cual hace con espacios similares dedicados a otros clubes deportivos.

SEXTO: Que la evidencia suministrada por la demandada y aquella agregada por este tribunal arbitral como medida para mejor resolver permite establecer que la demandada planea disponer de una página web asociada al nombre en disputa para diseminar contenido que ya hospeda en alairelibre.cl y que también transmite a través de Radio Cooperativa, a través del cual se brinda un espacio de información, crítica, análisis y reflexión para los hinchas del club deportivo Colo Colo.

SÉPTIMO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores e identificadores de recursos en línea. Dichos localizadores pueden revestir diversa naturaleza, entre los cuales es concebible incluir una marca comercial, una razón social, un nombre comercial, personal y hasta geográfico, entre otros muchos. Aunque la mayor parte de los conflictos sobre nombres de dominio se suscitan respecto de marcas comerciales, ello no implica que éstas sean el único ni un determinante factor para resolver un conflicto, como acertadamente la jurisprudencia arbitral en la materia y la Reglamentación lo dejan establecido, especialmente cuando la colisión de intereses se produce con otros derechos o intereses igualmente dignos de protección.

OCTAVO: Que, en la especie, el nombre de dominio chilealbo.cl sugiere la localización e identificación de algún servicio, producto o establecimiento asociado a la expresión “Chile” y “Albo”. Para efecto de resolver este caso, este árbitro deja a un lado la expresión “Chile”, por ser redundante -dado la localización del ccTLD y el país en el cual ambas partes operan- y no añadir distintividad específica. En seguida, si bien la demandante carece de derechos específicos sobre la marca y nombre de dominio “Albo”, si dispone de derechos sobre diversas marcas registradas y nombres de dominio preexistente que emplean, entre otras, la expresión “albo” o “alba”. Por su parte, la demandada, a pesar de carecer de derechos marcarios al respecto, hace uso de la exacta expresión en que consiste el dominio para un programa radial y en línea, el cual espera también hospedar en el sitio web asociado al dominio en disputa, y a través del cual suministra espacio de encuentro e información a los adeptos del club deportivo Colo Colo. Balancear los intereses en el conflicto de autos requiere examinar en mayor profundidad la naturaleza de expresión “albo”, así como de los derechos de la demandante, y del uso dado al nombre por la demandada.

NOVENO: Que la abundante prueba documental suministrada por la demandante, en especial los insertos de prensa impresa y en línea, permite tener por establecido que en la jerga popular la referencia al equipo o club “albo” se suele entender hecha a Colo Colo; no obstante que tal club deportivo no es titular de la marca ni del nombre de dominio respectivo. De hecho, como queda establecido por los elementos de convicción agregados como medida para mejor resolver, ellos son de titularidad de terceros ajenos a este litigio.

DÉCIMO: Que la expresión “albo”, contrariamente a lo afirmado por la demandante, es un vocablo genérico, indicativo de un color y que, consiguientemente, no puede atribuirse derechos exclusivos sobre su uso. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española consigna seis acepciones reconocidas para tal expresión en el idioma español. Esto aparece corroborado por los resultados de búsquedas avanzadas asociadas a tal expresión para el ccTLD .cl en Google, cuyos primeros diez resultados refieren a sitios de terceros ajenos a estos autos. Y, nuevamente, lo propio con los resultados de la consulta en línea de la base de datos de NIC Chile respecto de nombres de dominio registrados que incluyen la expresión “albo”, de cuyos primeros 20 resultados sólo uno es de titularidad de la demandante, siendo los restantes de titularidad de diversos terceros. Todo ello pone en evidencia el inequívoco carácter común y general de la expresión “albo”, en que la demandante sustenta su argumentación. Conferir derechos exclusivos sobre el empleo de tal expresión, como pretende la demandante, sería desproporcionado.

UNDÉCIMO: Que es oportuno traer a colación la lógica de los derechos marcarios, conforme a la cual su titular puede impedir a terceros el uso de la misma expresión en que consiste su marca para identificar similares productos, servicios, o establecimientos. Sin embargo, los derechos marcarios no permiten a su titular privar a otros del legítimo uso de similares, pero distintas expresiones, para proveer productos, servicios, o establecimientos análogos. En autos, la demandante ha acreditado que dispone de ciertas marcas -tales como Camarín Albo y Vamos Las Albas- para brindar servicios de información, pero ello no impide reconocer a un tercero derecho a hacer uso de la expresión “Albo”, a secas o en conjunto con otros vocablos -como sucede en autos- para brindar similares servicios. Razonando al absurdo, si los derechos marcarios no permiten excluir el uso por terceros de determinada expresión para identificar otros productos y servicios, mal pueden esos mismos derechos marcarios servir de argumento para privar a un tercero de un nombre de dominio cuya expresión - todavía más- difiere de la exacta expresión en que consisten los derechos marcarios de la demandante.

DUODÉCIMO: Que es precisamente la carencia por la demandante de derechos sobre signos distintivos específicamente referidos a la expresión “albo”, sumada al carácter genérico de tal expresión del idioma español, lo que permite entender no sólo las abundantes fuentes de información en línea que hacen empleo de tal vocablo bajo el ccTLD .cl, sino incluso los numerosos sitios web asociados a la expresión “albo” y “alba” que alojan fansites, esto es, sitios web creados por y para la hinchada del club deportivo. Esto aparece corroborado por los resultados de búsquedas en Google y en el registro de NIC Chile, así como imágenes de algunos de tales sitios.

DÉCIMO TERCERO: Que la alegación de la demandante en orden a que la asignación del nombre de dominio en conflicto a la demandada podría suscitar confusión o inducir a error o engaño a los usuarios en línea carece de antecedente probatorio alguno en autos. Por un laso, la simple circunstancia de que el nombre de dominio en disputa tenga similitudes parciales con la expresión en que la demandante detenta derechos sobre signos distintivos es insuficiente para establecer por sí misma el riesgo de tal confusión o engaño, máxime cuando la similitud se limita a una expresión genérica bastamente usada en el medio. Por otro lado, la evidencia de autos deja de manifiesto que la demandada hace un inequívoco esfuerzo por conferir identidad y distintividad a su emprendimiento. En primer lugar, incluso guardando un parecido fragmentario, ambos signos distintivos se diferencian. En segundo lugar, los contenidos desarrollados a la fecha y que se alojan en alairelibre.cl presentan un diseño web, logo, look and feel propios, desde que la demandada no se presente a sí misma como la demandante, sino como un fansite. En suma, la evidencia agregada a estos autos no da sustento a la alegación de la demandante en torno a que los usuarios en línea padecerían confusión, error o engaño por la demandada.

DÉCIMO CUARTO: Que, como ha quedado dicho en el considerando segundo, a efectos de acoger la demanda de revocación la parte demandante debe acreditar disponer de un interés preferente al de la parte demandada, lo cual no ha acontecido en autos, desde que los intereses de ambas partes resultan cuando menos equivalentes. En efecto, si bien la demandante goza de un cierto mínimo interés legítimo fundado en la similitud apenas parcial del nombre de dominio con sus derechos sobre signos distintivos, no es menos cierto que la parte demandada goza del igualmente legítimo interés de hacer uso de la exacta expresión para su sitio web, en especial desde que ya hace efectivo de tal expresión uso para ofrecer información a través de transmisiones radiales y en línea. Lo dicho conducirá a este árbitro arbitrador a rechazar los términos de la demanda.

DÉCIMO QUINTO: Que, a mayor abundamiento, favorece a la parte demandada la aplicación del principio “first come, first served”, conforme al cual, ante la equivalencia de intereses de las partes litigantes, debe asignarse el nombre de dominio en disputa a quien primero le ha registrado.

DÉCIMO SEXTO: Que pese a ser vencida, este arbitro estima que la demandante, con base en la similitud parcial de sus derechos sobre signos distintivos respecto del dominio en conflicto, ha dispuesto de fundamento plausible para litigar, razón por la cual le eximirá del pago de las costas.

Con lo considerado y teniendo presente lo establecido, además, en los números 18 y 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, así como en el numeral 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL,

RESUELVE:

Se rechaza la demanda de revocación de autos presentada por Blanco y Negro S.A., manteniéndose la asignación del nombre del dominio en disputa chilealbo.cl a nombre de su actual titular Producciones Entreligas S.A.; se rechaza la contrademanda en costas, debiendo soportar cada parte las propias.

Notifíquese a los intervinientes y a NIC Chile. Una vez hecho, ejecútese esta resolución y publíquese la misma por NIC Chile.

Testigos de actuación don Daniel Álvarez Valenzuela y don Claudio Ruiz Gallardo.

Claudio Ruiz Gallardo Daniel Álvarez Valenzuela

Proveyó Alberto J. Cerda Silva, Juez Árbitro.