Juan Agustín Castellón Munita Juez Árbitro Sentencia definitiva Juicio por nombre de dominio mahindrarepuestos.cl Expediente Rol N° 17291-2017. Santiago, 20 de septiembre de 2017 VISTOS: PRIMERO: Que con fecha 23 de junio de 2017, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito su designación como Árbitro en el conflicto trabado por la demanda de revocación del nombre de dominio mahindrarepuestos.cl, Expediente Rol N° 17291. SEGUNDO: Que son partes en dicho conflicto, como titular, EDUARDO LOPEZ, y como revocante, MAHINDRA & MAHINDRA LTD. TERCERO: Que con fecha 23 de junio de 2017, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio mahindrarespuestos.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. CUARTO: Que con fecha 13 de julio de 2017 se dio inicio al periodo de demanda, y con fecha 14 de julio de 2017 la revocante, MAHINDRA & MAHINDRA LTD., dedujo demanda de revocación temprana, en la que manifestó que es un fabricante de automóviles con sede en Bombai, Maharastra, India. Que fue fundada en 1945 en Ludhiana, como Mahindra & Mohammed, como una empresa comercial de acero. Que pronto se expandió a la fabricación de vehículos de uso general de servicios públicos y como fabricantes de Jeep de la India. Que Mahindra se fue diversificando más en la fabricación de vehículos comerciales ligeros (LCV) y tractores agrícolas. Que, en la actualidad, es líder en el segmento de vehículos utilitarios en la India con su buque insignia, el SUV Scorpio, y goza de una presencia cada vez mayor en el mercado mundial, en los rubros tanto de automóviles como de tractores. Que, en los últimos años, se ha expandido a nuevas industria y geografías. Que incursionó en el segmento de vehículos de dos ruedas; y también ha participado en el control en REVA Electric Car 1 Juan Agustín Castellón Munita Juez Árbitro Company; y adquirió SsanYong Motor Company, de Corea del Sur, en 2011. Que Mahindra se encuentra entre las 10 principales empresas de la India según el informe “Global 200: La mejor compañía en reputación”. Que, además, es la vigésimo primera en la lista de las principales compañías de la India en la lista Fortune 500 de 2011. Que, consciente de la importancia de sus signos distintivos, la parte ha procedido al registro de los mismos como marcas comerciales en el mundo entero, no siendo Chile la excepción, registrando en Chile los siguientes: 1) Registro Nº 1.100.237 MAHINDRA, mixta, distintiva de productos de la Clase 12; Registro Nº 1.182.664 MAHINDRA, denominativa, distintiva de productos de la Clase 12; 3) Registro Nº 1.103.524 MAHINDRA RISE., mixta, distintiva de productos de la Clase 16; 4) Registro Nº 1.210.369 MAHÍNDRA TUV 300, mixta, distintiva de productos de la Clase 12; 5) Registro Nº 812.053 MAHINDRA SCORPIO, denominativa, distintiva de productos de la Clase 12; 6) Registro Nº 1.069.585 MAHINDRA GENIO, denominativa, distintiva de productos de la Clase 12; 7) Registro Nº 812.054 MAHINDRA PIK - UP, denominativa, distintiva de productos de la Clase 12; 8) Registro Nº 977.438 MAHINDRA XUV 500, denominativa, distintiva de productos de la Clase 12; 9) Registro Nº 798.505 MAHINDRA TRACTORS, mixta, distintiva de productos de la Clase 12. 10) Registro Nº 1.087.658 MAHINDRA QUANTO, denominativa, distintiva de productos de la Clase 12. Que, asimismo, la parte es titular del nombre de dominio mahindra.cl, el cual se encuentra completamente operativo. Que la actual litis está radicada en torno a un nombre de dominio que incluye completamente al principal signo distintivo de la parte, famoso y notorio a nivel planetario, lo cual vulnera todas las normas y principios que rigen la asignación de un nombre de dominio. Que el interés preferente de la parte sobre el nombre de dominio en disputa se fundamenta en la titularidad de la marca comercial MAHINDRA, famosa y notoria a nivel mundial, la cual se encuentra completamente incluida en el nombre de dominio en disputa: marca registrada por la revocante MAHINDRA; nombre del dominio en disputa MAHINDRAREPUESTOS.CL. Que MAHINDRA no es una palabra del idioma castellano, y sólo es conocida en nuestro medio a partir de la aparición de los vehículos de la parte en el mercado nacional. Que, por tanto, no se está en presencia de una mera coincidencia, sino que se puede perfectamente presumir una conducta positiva de un tercero por vincular este famoso signo distintivo con sus actividades. Cita los numerales 2º y 3º del artículo 10 del 2 Juan Agustín Castellón Munita Juez Árbitro Convenio de París. Cita el artículo 3º de la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal. Que los criterios plasmados tienden a impedir la introducción de elementos ilegítimos que pudieran distorsionar el mercado; en específico, el uso de marcas registradas de un tercero para ofrecer productos y/o servicios constituye un obrar ilegítimo, más aún cuando la marca del tercero es famosa y notoria a nivel planetario. Que, en este caso, el uso del nombre de dominio por cualquier persona que no sea la parte, o sin su autorización expresa, creará toda suerte de confusiones, las que desviarán al público consumidor de los servicios y productos que ofrece MAHINDRA & MAHINDRA LTD. Que esta hipótesis importa un reconocimiento a las garantías establecidas en la Constitución Política de la República, y en específico al derecho y protección de la propiedad privada. Que la revocante goza del derecho exclusivo y excluyente para utilizar el signo distintivo “MAHINDRA” en Chile, el cual se vería abierta e ilegítimamente vulnerado si se permite que un tercero use un nombre de dominio que lo incluye completamente, como es mahindrarepuestos.cl. Que hace tan sólo algunos meses se notificó el laudo arbitral recaído en un conflicto prácticamente idéntico al de autos, por inscripción del nombre de dominio repuestosmahindra.cl, cuya asignación, luego del correspondiente procedimiento de arbitraje, fue revocada en virtud de la demanda interpuesta por la parte. Reproduce los considerandos séptimo y octavo del fallo dictado con fecha 29 de abril de 2017 por el Árbitro Arbitrador doña Janett Fuentealba Rollat, rol 15.035. En mérito de todo lo anterior, solicita se acoja su demanda, se revoque el nombre de dominio en el titular y se le asigne a su parte. QUINTO: Que la revocante acompañó a su demanda prueba documental consistente en: 1) Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 1.100.237 MAHINDRA; 2) Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 1.182.664 MAHINDRA; 3) Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 1.103.524 MAHINDRA RISE; 4) Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 1.210.369 MAHÍNDRA TUV 300; 5) Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 812.053 MAHINDRA SCORPIO; 6) Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 1.069.585 MAHINDRA GENIO; 7) Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 812.054 MAHINDRA PIK – UP; 8) Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 977.438 MAHINDRA XUV 500; 9) Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 798.505 MAHINDRA TRACTORS; 3 Juan Agustín Castellón Munita Juez Árbitro 10) Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 1.087.658 MAHINDRA QUANTO; 11) Impresión del sitio www.nic.cl para el nombre de dominio mahindra.cl; 12) Impresiones del sitio www.mahindra.cl; 13) Estudio “MERCADO AUTOMOTOR FEBRERO 2017”; 14) Estudio “MERCADO AUTOMOTOR DICIEMBRE 2016”; 15) Copia del laudo arbitral autos Rol 15.035. SEXTO: Que con fecha 24 de julio de 2017 se dio traslado de la demanda al titular, y con fecha 4 de agosto se tuvo por contestada la demanda en rebeldía. SEPTIMO: Que con fecha 08 de agosto de 2017, el árbitro citó a las partes a oír sentencia. OCTAVO: Que con fecha 17 de agosto de 2017, el árbitro decretó la medida para mejor resolver de consulta en la red internet por la existencia de un sitio web para el dominio mahindrarepuestos.cl, debiendo imprimirse lo que allí se encontrara y acompañarse a los autos con citación de las partes. NOVENO: Que con fecha 22 de agosto de 2017, se cumplió la medida decretada, verificándose la existencia de una página web de venta de repuestos de vehículos de la marca Mahindra, con el reconocido logo de la misma. Se obtuvo un impreso de esa página, el que fue acompañado a los autos, con citación. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la prueba acompañada por la revocante, referenciada en el resultando quinto, no fue objetada, razón por la cual se le atribuye valor probatorio. SEGUNDO: Que de dicha prueba, y de los argumentos de la revocante, fluye que su parte detenta diversas marcas comerciales registradas en Chile que incluyen el signo “Mahindra”, con las cuales se distinguen vehículos motorizados. Que su nombre o razón social, MAHINDRA & MAHINDRA LTD., se confunde con sus marcas y productos; que tiene habilitada también la página web www.mahindra.cl, de la cual se sirve para publicitar y comercializar sus vehículos, servicios y repuestos. Consta, también, que tanto sus marcas como sus productos gozan de fama y notoriedad. TERCERO: Que el titular no presentó argumentos ni pruebas, pero se beneficia de la presunción de mejor derecho que le atribuye su calidad de primer solicitante del 4 Juan Agustín Castellón Munita Juez Árbitro nombre de dominio, la que se conoce como principio “First come, first, served”, la que, sin embargo, admite prueba en contrario. CUARTO: Que, con el propósito de adquirir medios adicionales de convicción, este árbitro decretó la medida para mejor resolver de consulta en la red internet por la existencia de un sitio web para el dominio mahindrarepuestos.cl, e impresión y acompañamiento a los autos de lo que allí se encontrare, con citación de las partes; medida que arrojó como resultado la existencia de una página web de venta de repuestos de vehículos de la marca Mahindra, con el reconocido logo de la misma.