Corporación Jpm Sac Opositora
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 1920-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 310540-2007 SOLICITANTE : CORPORACIÓN JPM S.A.C. OPOSITORA : THE COCA-COLA COMPANY Distintividad del signo solicitado – Registro de un nombre geográfico como marca Lima, siete de agosto de dos mil ocho. I. ANTECEDENTES Con fecha 2 de abril del 2007, Corporación JPM S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación PERÚ COLA escrita en letras características y sombreada, en el extremo izquierdo un círculo conteniendo las siglas JPM escrita en letras características y frases alusivas al producto, todo sobre un fondo que contiene la representación estilizada de gotas, en la combinación de colores rojo, negro, amarillo y blanco; conforme al modelo, para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 24 de agosto del 2007, The Coca-Cola Company (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente: (i) Su empresa tiene legítimo interés para presentar oposición contra el signo solicitado PERÚ COLA y logotipo toda vez que es una empresa que fabrica y comercializa productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, por lo que el hecho que se registre en dicha clase un signo que carece de distintividad le resultaría perjudicial competitivamente. 1-15 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 1920-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 310540-2007 (ii) La denominación PERÚ COLA no logra tener carácter distintivo y está acompañada de elementos accesorios que carecen de distintividad, por lo que no puede gozar de la protección que le otorga el registro, al ser la denominación PERÚ COLA el elemento principal del signo. (iii) La palabra PERÚ no puede gozar de protección como marca al constituir el nombre de nuestro país, indicando una procedencia geográfica que debe dejarse libre en el comercio para que otros competidores puedan utilizarla. Asimismo, el término COLA se ha convertido en una expresión de uso común para designar bebidas gaseosas que es irreivindicable. (iv) Los elementos JPM, la figura de burbujas y los colores rojo, negro, amarillo y blanco no otorgan distintividad al signo solicitado. (v) La marca PERÚ COLA con una etiqueta similar ha sido denegada anteriormente por la Oficina de Signos Distintivos (expediente Nº 269942- 2006). Con fecha 11 de octubre del 2007, Corporación JPM S.A.C. absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando que la distintividad del signo PERÚ COLA JPM y etiqueta ya ha sido reconocida por el INDECOPI, debido a que ya cuenta con el registro de los certificados Nº 102026, 89592, 103946, 69582, así como de los signos solicitados mediante expedientes Nº 224680-2004, 224679- 2004 y 224681-2004. Mediante Resolución Nº 473-2008/OSD-INDECOPI de fecha 11 de enero del 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el signo solicitado. La Oficina consideró que si bien las denominaciones PERÚ y COLA que forman parte del signo solicitado resultan incapaces de individualizar los productos que pretende distinguir, el signo solicitado también presenta otros elementos denominativos, gráficos y cromáticos, tales como la expresión JPM, la figura de burbujas y la combinación de colores rojo, negro, amarillo y blanco, elementos que logran conformar un signo que podría interactuar en el tráfico mercantil como signo distintivo de los productos de la clase 32. En tal sentido, el signo solicitado se encuentra fuera de los supuestos de prohibición de registro establecidos en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Con fecha 4 de febrero del 2008, The Coca-Cola Company interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos relacionados con la falta de distintividad del signo solicitado. Con fecha 19 de marzo del 2008, Corporación JPM S.A.C. absolvió el traslado de la apelación interpuesta reiterando sus argumentos. 2-15 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 1920-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 310540-2007 II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado lo siguiente: a) The Coca-Cola Company (Estados Unidos de América) es titular, entre otras, de las siguientes marcas de producto en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial: Marca Certificado Marca Certificado COCA-COLA Nº 18700 Nº 73058 Nº 2754 Nº 88949 Nº 802 Nº 2166 Nº 51352 Nº 88948 Nº 120475 Nº 11093 3-15 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 1920-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 310540-2007 b) Corporación JPM S.A.C. (Perú) es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial: Marca Certificado Marca Certificado Nº 89592 Nº 97532 Nº 102026 Nº 103946 Nº 85254 Nº 11757 Nº 117758 Nº 117759 c) Existen en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, diversas marcas registradas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación las denominaciones PERÚ o COLA , tales como: PERÚ CHICHA DE JORA LORENZA NÉCTAR DE LOS INCAS (mixta), PERÚ DRY, PERÚ GOLD (mixta), AMPAY PERÚ (mixta), AQUAPERU ¡VIDA A TU ALCANCE! (mixta), CERVEZA FRANCA PERÚ ESPECIAL HANS FRANCA (mixta), CHATO DE ICA PERÚ (mixta), MANTUY PERÚ (mixta), AFRI-COLA, AJE BIG-COLA (mIxta), AMERICAN COLA (mixta), B BIDU COLA (mixta), BEED COLA (mixta), BIMBO COLA (mixta), CAFECOLAS (mixta), CASSINELLI COLA (mixta), CHOLA COLA, COLA CHAVITO (mixta), FUJI-COLA, PEPSI-COLA (mixta), entre otras. 4-15 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 1920-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 310540-2007 2. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado Es práctica de la Sala, para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, partir de la impresión en conjunto que el mismo pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Sólo excepcionalmente cuando algún elemento del signo no sirva para indicar su origen empresarial, puede dejar de tomarse en cuenta parte de él. En efecto, de estar conformado el signo solicitado por elementos irregistrables que no indican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se centrará en los otros elementos. Ello obedece a la necesidad de que el derecho de exclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no son protegibles. Afirmar lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir las prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, esta regla no debe ser aplicada estrictamente, por cuanto puede ser que elementos en principio no registrables, en combinación con elementos registrables lleguen a determinar la impresión de conjunto de los signos. Por lo tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general – como son los elementos genéricos, descriptivos, comunes o usuales – que en relación con los demás elementos del signo tengan cierta individualidad, se justifica esta separación. Asimismo, la Sala conviene en precisar que si bien una marca no puede estar constituida exclusivamente por términos descriptivos, genéricos, comunes o usuales – en tanto cada elemento que integra el signo mantenga cierta individualidad y proporcione información característica de los productos o servicios a los que se aplique – teóricamente podría suceder que la unión de estos elementos en su conjunto dé lugar a un nuevo signo que sí sea distintivo. En todo caso, la unión de denominaciones irregistrables (descriptivas, genéricas, comunes o usuales) no determina necesariamente y en forma automática que éstas conserven o pierdan tal carácter, ya que será la función que cumplan dichas denominaciones dentro del conjunto al que se ha dado lugar – con relación a los productos o servicios a los cuales estén referidos – lo que determinará el carácter del signo. Así, en algunos casos, estas uniones darán lugar a marcas con una fuerza distintiva no muy fuerte, que deberán coexistir con otros signos que contengan elementos comunes. Respecto a los signos conformados por la unión de dos términos genéricos Fernández-Novoa señala que “Al esforzarse por determinar cuándo la combinación de dos o más vocablos genéricos es una marca registrable, la 5-15 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 1920-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 310540-2007 jurisprudencia del Tribunal Supremo Español parece intuir la categoría de marca sugestiva; es decir la marca consistente en una o varias denominaciones que no describen, sino que meramente sugieren las cualidades o funciones de un producto” 1. Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 33- IP-95 2 recogiendo una cita de Breuer Moreno 3 establece una condición para inscribir como marcas los conjuntos compuestos de signos o denominaciones genéricas: “si se combinan palabras que son nombres genéricos del producto, sin caracterizarlos en otra forma no obtendríamos una marca válida…”. De lo expuesto se desprende que si bien es posible que en algunos casos la unión de elementos irregistrables puede dar lugar a un signo distintivo, para que esto suceda se requiere que dicha unión sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad