LAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003

COLOFON

- - .

Verschijnt maandelijks, rond de 16e Ere-voorzitter van de redactie: prof. mr. E. A. van Nieuwenhoven Helbach Abonnementsprijs: EUR 79,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten Redactie: in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 prof. mr. J.J. Brinkhof mt.J.1. Driessen Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan dr. J.H.J. den Hartog tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van jlir. mr. J. L. R. A. Huydecoper de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur mr. P. Neleman schriftelijk, te worden gericht aan de administratie prof. mr. C.J.J.C, van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie prof. mr. J.H. Spoor uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder mr. P.J.M. Steinhauser tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd prof. mr. D.W.F. Verkade mr. D. J.G. Visser Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 3, mr. ir. J.H.F. Winckels Postbus 5820,2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 0131, e-mail: [email protected] Correspondenten: Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179 F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redac­ R.J. Prins (advocaat te Parijs) tie-adres sturen t.a.v. de secretaris Redactie-secretaris: mevr. mr. A. P. van Rooden, e-mail: riaroo @ bie.minez.nl Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820,2280 HV Rijswijk (Z.H.) Vormgevingen druk: Sdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag Telefoonnr. (070) 398 64 52 Telefax (070) 398 65 30 © Auteursrecht voorbehouden

Aktiebogalet Hassle (indien een verzoeker om een Aanvul­ Berichten lend Beschermingscertificaat een onjuiste datum als datum van de eerste vergunning heeft genoemd, is de verlenende FORUM-Seminar 'Registration of Community Designs at instantie bevoegd de bij de verlening van het certificaat ver­ the OHIM'(blz. 255). melde duur te corrigeren; Hassle heeft de facto aanvaard dat de datum waarop de technische eigenschappen van Omep- VIE-prijs (blz. 255/6). razolum zijn goedgekeurd als de datum van de eerste ver­ gunning moet worden beschouwd). Officiële mededelingen

Wetgeving Sluiting van het Bureau I.E. - Personeel. - Verdrag tot sa­ menwerking inzake octrooien (PCT). - Overeenkomst van Inwerkingtreding wijziging Row 1995 (blz. 255). 's-Gravenhage.

Uitbreiding redactie

Het verheugt de redactie zeer te kunnen meedelen dat tot haar gelederen is toegetreden de heer mr. D. J.G. Visser, advocaat bij Stibbe te Amsterdam en docent Intellectuele Eigendom aan de Universiteit Leiden. 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 0 3

A C T U A L I T E I T E N

Art. 13 A lid 1 sub a BMW geldt alleen voor (vrijwel) wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het identieke tekens zonder toevoeging merk is ingeschreven, kan overigens nietworden uitgebreid tot situa­ ties waarvoor zij niet is bedoeld, in het bijzonder niet tot die situaties Het Hof van Justitie beantwoordt vragen over de uitleg van waarin een specifieke bescherming geldt op grond van artikel 5, lid 1, art. 5 lid ï sub a van de Merkenrichtlijn. sub b, van de richtlijn. Artikel 5 lid 1 sub a van de merkenrichtlijn bepaalt dat de 51 Een teken is dus gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging merkhouder zich kan verzetten tegen ieder gebruik in het of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt. economisch verkeer van een teken 'dat gelijk is aan het 52De waarnemingvan gelijkheid tussen een teken en een merk moet merk' en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten echter in haar geheel worden beoordeeld uit het oogpunt van de ge­ als die waarvoor het merk ingeschreven is. middelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consu­ Het gaat dan dus niet om een teken dat 'overeenstemt met ment. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk het merk', maar een dat echt gelijk is. Het gaat dan in de van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens regel om namaak (piraterij, counterfeiting). Een voordeel en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan van dit inbreukcriterium voor de merkhouder is dat geen op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Bovendien gevaar voor verwarring behoeft te worden bewezen. kan zijn aandacht groter of kleiner zijn naar gelangvan de soortwa­ ren of diensten (zie in die zin arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuh- Kan ook worden gesproken van een teken dat 'gelijk is aan fabrikMeyer, C-342/97, Jurispr. blz.I-38i9,punt 26). een merk' als aan het aangevallen teken iets is toegevoegd of 53 Aangezien de waarneming van gelijkheid tussen een teken en een gewijzigd? Kan bijvoorbeeld de merkhouder van een merk niet berust op een rechtstreekse vergelijking van alle kenmer­ woordbeeldmerk 'Arthur' in een bijzondere schrijfwijze ken van de vergeleken bestanddelen, kunnen onbeduidende verschil­ op basis van art. 5 lid 1 sub a optreden tegen het merk len tussen een teken en een merk aan de aandachtvan degemiddelde ARTHUR ET FÉLICIE? consument ontsnappen. 54 Bijgevolg moet op de gestelde vraagworden geantwoord, dat arti­ Het Tribunal de grande instance de Paris stelde hierover de kel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat volgende prejudiciële vragen: een tekengelijk is aan een merkwanneer het zonder wijziging of'toe­ Betreft het verbod van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn voeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in (89/104/EEG) van deRaad van 21 december 1988 betreffende de aan­ zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend passing van het merkenrecht der lidstaten, alleen de identieke afbeel­ zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ding, zonder weglating of toevoeging, van het of de tekens die een ontsnappen. merk vormen, of kan het ook gelden voor 1) de afbeelding van het onderscheidende bestanddeel van een merk In geval van wijziging of toevoeging is dus geen sprake van dat uit verschillende tekens bestaat; een 'sub a'-situatie en zal de merkhouder gevaar voor ver­ 2) de volledige afbeelding van de tekens die het merk vormen, wan­ warring moeten bewijzen (of verwatering als hij zich op art. neer daaraan andere tekens zijn toegevoegd? 5 lid sub 2 beroept). Art. 5 lid sub a Richtlijn en bijgevolg art. 13A lid 1 sub a BMW blijven dus beperkt tot namaak, Het Hof van Justitie der EG beantwoordt deze vragen in zijn daaronder tevens begrepen slechte namaak, en andere vrij­ arrest van 20 maart 2003 in de zaak LTJ Diffusion SA / Sadas wel identieke tekens, met verschillen die aan de aandacht Vertbaudet SA (nr C-291/00) als volgt: van de gemiddelde consument ontsnappen. De merkhouder van het merk Arthur kan dus niet optreden tegen het merk SoHetcriteriumvangelijkheidtussentekenenmerkmoetstriktwor- ARTHUR ET FÉLICIE zonder gevaar voor verwarring, of als den uitgelegd. De definitie van het begrip gelijkheid houdt immers het een bekend merk betreft, verwatering te bewijzen. als zodanig in dat de twee vergeleken bestanddelen in elk opzicht overeenstemmen. De absolute bescherming die artikel 5, lid 1, sub a, DJ. G. Visser van de richtlijn verleent, wanneer een teken dat gelijk is aan het merk

WF' 2 0 4 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003

ARTIKELEN

Open source software en octrooien: een moeilijke com­ software. Veel mensen doen dit dan ook. De tijd tussen re­ binatie leases wordt vaak eerder in weken of zelfs dagen gemeten dan in maanden of jaren. Hierdoor komt men in zeer korte Arnoud Engelfriet* tij d tot sterk verbeterde en uitgebreide functionaliteit. 'Met genoeg ogen zijn alle bugs oppervlakkig', luidt een van de ï Inleiding motto's.2 De vrije beschikbaarheid van de broncode maakt Open source software is een verzamelnaam voor alle soor­ het voor eindgebruikers mogelijk om fouten op te sporen ten software waarvan de broncode vrijelijk ter beschikking en te corrigeren. Deze correcties worden dan doorgegeven gesteld wordt. Iedereen mag aanvullingen of verbeteringen aan de oorspronkelijke auteur, die ze vervolgens in de vol­ maken voor de software en de software verder verspreiden. gende versie op kan nemen.3 Omdat veel open source software kwalitatief hoogstaande Naast de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid is de vrije be­ code is die gratis en zonder restricties beschikbaar is, ge­ schikbaarheid van de broncode een voordeel van open bruiken steeds meer bedrijven, waaronder ook hardware­ source. Een gebruiker is op deze manier niet langer afhan­ fabrikanten, open source software voor commerciële pro­ kelijk van de leverancier, maar kan zelf indien gewenst wij­ jecten om snel en gemakkelijk bepaalde functionaliteit te zigingen doorvoeren. Wanneer de leverancier de ondersteu­ implementeren. ning stopzet, kan de gebruiker zelfde ontwikkeling of het De voorwaarden uit open source software licenties kunnen onderhoud overnemen.4 En dat de licentiekosten nul zijn, echter in sommige gevallen tot problemen leiden. Zo kan is ook mooi meegenomen, zeker voor Nederlandse bedrij­ men verplicht zijn de broncode van een commercieel pro­ ven. duct vrij te geven als dat gebaseerd is op open source soft­ ware. Ook kunnen octrooien op functionaliteit uit die open 3 Populariteit van het gebruik van open source software source software, of zelfs uit de eigen software, waardeloos Hoeveel open source software wordt gebruikt, is lastig te worden. meten, omdat er geen verkoopcijfers of registratiegegevens beschikbaar zijn. Uit diverse marktonderzoeken blijkt dat z Het open source ontwikkelingsmodel het gebruik van open source software gestadig toeneemt, Een computerprogramma wordt meestal in de vorm van met name voor bedrijfsautomatisering (bijvoorbeeld uitvoerbare (machine)code verspreid. Deze vorm is voor een e-mail-, file- en printerservers of intranetdiensten) en Web­ computer bruikbaar, maar voor een mens vrijwel niet. Een diensten.5 Ook voor embedded systemen wordt het programmeur heeft de broncode nodig om de werking van besturingssysteem Linux een steeds populairdere keuze.6'7 de software te kunnen achterhalen en om er wijzigingen of Bedrijven als IBM en Sun Microsystems maken steeds vaker aanvullingen op te maken. Omdat het met de broncode wel gebruik van open source software als onderdelen van hun heel makkelijk wordt om een programma aan te passen, pakketten. Zo stelt Sun een comp leet alternatief voor Micro­ houden de meeste commerciële leveranciers hun broncode soft Office ter beschikking in de vorm van het open source strikt geheim. Zo zijn zij de enigen die fouten kunnen repa­ pakket Open Office. Vanwege het open karakter van de soft­ reren en verbeteringen of uitbreidingen kunnen introduce­ ware blijken ook steeds meer overheden belangstelling te ren. hebben voor open source software.8 Het 'open source' model heeft een andere benadering.1 De software wordt vrijelijk beschikbaar gesteld voor iedereen, 2 E. Raymond, The Cathedral and the Bazaar, O'Reilly & Associates 2001, ISBN 0-59-600108-8. inclusief broncode. Iedereen mag de broncode aanpassen of 3 uitbreiden, bijvoorbeeld om fouten te repareren, om een OSI, 'Open Source Case for Business', OSI website, http:// www.opensource.org/advocacy/case-for-business.php en het daarin efficiëntere implementatie te maken of om geheel nieuwe gerefereerde MITRE rapport A Business Case Study of Open Source Software, functionaliteit toe te voegen. Ook mag de software, al dan http://www.mitre.org/support/papers/tech-papers-oi/kenwood- niet in gewijzigde vorm, vrijelijk verspreid worden. De au­ software/kenwood-software.pdf teur vraagt hier geen geld voor. De software staat gratis be­ 4 OSI, 'Open Source Case for Customers', OSI website, http:// schikbaar op Internet. Sterker nog, iemand die de open www.opensource.org/advocacy/case-for-customers.php 5 Uit onderzoek van Netcraft blijkt dat in januari 2003 ongeveer 62% van source software van een ander verkoopt, mag de opbrengst alle Web sites gebruik maken van de open source webserver 'Apache'. geheel zelf houden. Sinds 1995 neemt dit percentage elke maand alleen maar toe. Netcraft, Eigenlijk gaat het bij open source om een ontwikkelmodel Web Server Survey, Netcraft website, http://www.netcraft.com/Survey/. voor software. Door de broncode vrijelijk ter beschikking te IDC verwacht een 28.1% compound unimaïgrowth voor het open source stellen, kan iedereen bijdragen aan de ontwikkeling van de besturingssysteem "Linux" tussen 2002 en 2006. In 2003 komen zij tot een marktaandeel van 3 2% op de servermarkt. IDC, Worldwide Linux ChannelForecastand Analysis, 2002-2006, december 2002. Het OinetiQ.rap- * Ir. A.P. Engelfriet ([email protected]) is Nederlands octrooige­ port bespreekt lange-termij n trends omtrent Linux en andere open machtigde te Eindhoven. Daarnaast beheert hij de Website http:// source software. QjnetiQ.report, Analysis of the Impact of Open Source Soft­ www.iusrnentis.com/, met informatie over intellectuele eigendom voor ware, oktober 2001. iedereen met een achtergrond in ICT. 6 Zie bijvoorbeeld 'Sony, Panasonic Tap Linux For Consumer Electronics' 1 Een uitgebreidere bespreking van het fenomeen 'open source' is onder Internet Week 18 december 2002, http://www.internetwk.com/story/ andere te vinden in K. Koelman, 'Terug naar de bron: open sou ree en INW20021218S0007 copyleft', Informatierecht/AMI 2000-8, p. 149-155, in M. Fink, TheBusi- 7 Het pakket is gratis te downloaden van Internet op http:// ness and Economics of Linux and Open Source, Prentice Hall 2003, ISBN o-13- www.openofSce.org/. 047677-3, en in S. DiBona, S. Ockman and M. Stone (red) Open Sources: 8 Zie bijvoorbeeld 'De politiek wil van Microsoft af', Het Patooi 9 decem­ Voicesfrom the Open SourceRevolution,0'B.eüly, 1999. ISBN 1-5S592-582-3. ber 2002 en Patrick Smits, 'Haalbaarheidsonderzoek overheid naar open 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 0 5

4 Open source licenties kingen aan deze rechten wordt door de FSF gezien als on­ Open source software is auteursrechtelijk beschermd. Al­ ethisch. 14 De GPL is één van de middelen waarlangs de FSF hoewel er geen geld gevraagd wordt voor het gebruik of de hun visie tracht te realiseren. Omdat deze visie het omge­ verspreiding van open source software, stellen de licenties keerde van het copyright bewerkstelligt, noemt men de GPL vaak wel bepaalde voorwaarden.9 Zo is een gebruiker bij de en aanverwante licenties ook wel copyleft licenties.15 meeste licenties verplicht om de naam van de auteur (al dan Een gebruiker van software onder de GPL krijgt alle rechten niet in de vorm van een copyright notice) te vermelden als hij die men volgens de FSF zou moeten hebben. Het gebrui­ het werk verspreidt of in een commercieel product opneemt. ken, kopiëren en verspreiden van software onder de GPL is Andere licenties eisen dat de broncode van het werk altijd altijd toegestaan. Ook het aanpassen van deze software, of meegeleverd moet worden, of op zij n minst ter beschikking zelfs het ontwikkelen van een eigen softwarepakket dat moet worden gesteld door de leverancier van het werk. Vrij­ gebruikmaakt van bijvoorbeeld een bibliotheek onder de wel altijd is de gebruiker verplicht om wijzigingen die hij GPL is geen probleem. maakt duidelijk te markeren of in aparte bestanden op te De GPL bevat verder een ketenbepaling die de distributeur nemen. Ook is het soms verplicht om een aangepaste versie van een werk dat gebaseerd is op een werk onder de GPL ver­ van het werk een andere naam te geven. Zo kan er geen ver­ plicht dit werk ook onder de GPL te verspreiden, zonder ver­ warring ontstaan over wat nu de 'officiële' versie is. dere restricties voor de ontvanger.16 Ook moet de broncode De bekendste open source licenties zijn de BSD licentie, de van het gehele pakket vrijelijk beschikbaar gesteld worden. GNU General Public License (GPL), de GNU Library of Les- De ontvanger mag dus nu het gehele pakket vrij elijk gebrui­ ser General Public License (LGPL) en de Mozilla Public Li­ ken, aanpassen, uitbreiden, kopiëren en verder verspreiden cense (MPL). zonder dat hij hiervoor de leverancier hoeft te betalen. De ontvanger mag het pakket ook in aangepaste vorm versprei­ 5 De BSD licentie den, mits hij dat ook maar doet onder de GPL. De BSD licentie10 is een zeer eenvoudige en brede licentie. Deze ketenbepaling uit de GPL heeft voor heel wat opschud­ Elk gebruik van de software is toegestaan, en verspreiding ding gezorgd. Een probleem is namelijk dat niet duidelijk mag zowel in de vorm van broncode als in de vorm van uit­ is gedefinieerd wanneer men nu zijn 'eigen' werk onder de voerbare code. Ook mag de software worden aangepast en GPL moet verspreiden als dit gebruikmaakt van software in andere programma's worden verwerkt en aldus worden onder de GPL. Een simpele situatie is het overnemen (ko­ verspreid. piëren) van broncode in de eigen broncode. Statisch linken, De enige eisen zijn dat de copyright notice en de uitsluiting het samenvoegen van verschillende modules tot één uitvoer­ van aansprakelijkheid hetzij in de broncode, hetzij in de do­ baar programma, lijkt ook onder dit criterium te vallen. Het cumentatie van het werk gehandhaafd worden. Verder is het gebruik van externe bibliotheken (libraries), programma's niet toegestaan de naam van de auteur(s) te gebruiken om met functionaliteit die andere programma's kunnen ge­ een afgeleid werk te promoten. bruiken, staat vaak ter discussie. En met technieken als ob­ jectgeoriënteerde applicaties of zogeheten plug-ins kan de 17 6De GNU General Public License situatie bijzonder complex worden. Het wachten is dus 18 De GNU General Public License (GPL)11 is de bekendste op een rechtszaak om duidelijkheid te krijgen. Tot die tijd open source licentie.12 Volgens de Free Software Founda­ tion (FSF), opgericht in 1985 door Richard Stallman, moet 14 Richard M. Stallman, 'Why software should not have owners', http:// iedereen hetrecht hebben computerprogramma's te gebrui­ 13 www.fsf.org/philosophy/why-free.html ken, verspreiden, bestuderen en aan te passen. Het door 15 Free Software Foundation, 'What is copyleft?', http://www.fsf.org/ middel van auteursrecht of octrooien opleggen van beper- copyleft/copyleft.html 16 In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, is het niet verplicht om source', C't december 2002, http://www.fnl.nl/ct-nl/archief2002/ct2002- interne wijzigingen aan software onder de GPL op de markt te brengen. 12/NL—open—source/haalbaarheidsonderzoek—overheid.htm Wie privé of intern binnen zijn bedrijf een wijziging aan dergelijke soft­ 9 In hoeverre deze voorwaarden juridisch bindend zijn, is overigens nog ware doorvoert, mag die wijziging geheimhouden. Pas op he t moment onderwerp van discussie. Zie bijvoorbeeld J. Malcolm, 'Problems in open dat hij de gewijzigde software op de markt gaat brengen, bijvoorbeeld source licensing', presentatie op Australian Linux Conference, 24 januari door de software op een publieke website te zetten of in een product te 2003, http://www.ilaw.com.au/public/licencearticle.html. De meeste verwerken, is hij verplicht de gewijzigde software inclusief broncode gebruikers lijken hier echter geen probleem van te maken. onder de GPL te leveren. De broncode mag ook op verzoek worden nage- 10 OSI, 'The BSD License', OSI Website, http://www.opensource.org/ leverd of via Internet beschikbaar gesteld worden (GPL sectie 3). licenses/bsd-license.php. De licentie is genoemd naar de universiteit van 17 De FSF acht enige vorm van 'intieme samenwerking' tussen software- Berkeley's Software Distribution. componenten, ongeacht de gebruikte techniek voor samenwerking, vol­ 11 Free Software Foundation, 'GNU General Public License', http:// doende om de combinatie onder de GPL te laten vallen (http:// www.gnu.org/copyleft/gpl.html www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html MereAggregation). Lawrence 12 SourceForge (http://sourceforge.net) biedt faciliteiten voor ontwikke­ Rosen is van mening dat alleen bij het wijzigen of uitbreiden van bron­ ling van open source projecten, zoals versiebeheer, distributie, mailing­ code onder de GPL het resultaat onder de GPL moet vallen. L. Rosen, lijsten en bug report management. Van de ongeveer 39.000 open source 'Derivative works: When is one program a derivative work of another?', software-projecten op de website SourceForge wordt ongeveer 65 pro­ Linuxjournal januari 2003. Voor embedded systemen komt Jerry Epplin cent aangeboden onder de GPL, en 10 procent onder de sterk verwante tot de conclusie dat elke vorm van 'linken' de ketenbepaling inroept. J. LGPL. http://sourceforge.net/softwaremap/trove-list.php?form-cat=i4, Epplin, 'Using GPL software in embedded application', Linux Devices meting S februari 2003. maart 2001, http://www.linuxdevices.com/articles/AT9161119242.html 13 Computerprogramma's waarbij dit toegestaan is duidt de FSF aan als 18 Een dispuut tussen MySQL AB en Nusphere/Progress (195 F.Supp.2d 'vrije software', dit in tegenstelling tot gesloten of onvrije software waar­ 328, D. Mass 2002) leek zo'n rechtszaak te gaan worden, maar de par­ bij de auteur gebruikers deze rechten ontzegt. Richard M. Stallman, tijen hebben inmiddels geschikt zonder zich uit te laten over de geldig­ 'The free software definition', heid of scope van de GPL. Zie verder http://www.mysql.com/news/ http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html article-75.html 2 0 6 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003

is het verstandig om de GPL conservatief uit te leggen, en er van die code in een eigen werk. Als die code inbreuk maakt van uit te gaan dat ook het aanroepen van een bibliotheek op een octrooi, is verspreiding en gebruik niet mogelij k zon­ onder de GPL ertoe leidt dat de eigen software onder de GPL der toestemming van de octrooihouder. valt. De laatste jaren zijn er vele honderden, zo niet duizenden nieuwe octrooien op softwaregerelateerde uitvindingen 7 De Library General Public License verleend.22 Omdat de lat voor nieuwheid en uitvinders- De Library General Public License (LGPL)19 is een variant op werkzaamheid bij het Europees Octrooibureau en met name de GPL, met name bedoeld voor bibliotheken. De LGPL staat bij het US Patent and Trademark Office een stuk lager ligt het 'linken' van de bibliotheek met een programma toe zon­ dan veel programmeurs verwachten, is de algemene mening der eisen op te leggen aan dat programma. Wijzigingen aan over octrooien in de open source-gemeenschap niet bepaald de bibliotheek zelf mogen, net zoals wijzigingen aan een positief. De term 'software patent' lijkt daar haast synoniem werk onder de GPL, alleen worden verspreid inclusief bron­ te zijn voor 'trivialiteit'.23 Verder heerst met name binnen code en onder de voorwaarden van de LGPL. de Europese open source gemeenschap de gedachte dat Het doel van deze 'afgezwakte' licentie was om het gebruik software-octrooien in Europa per definitie nietig zijn, om­ van open source software binnen commerciële omgevingen dat immers artikel 52(2) van het Europees Octrooiverdrag aan te moedigen. Door de vrije toestemming voor linken octrooien op computerprogramma's uitsluit.24 was de drempel om de bibliotheek te gebruiken laag. Te­ Bij auteursrechtelijke problemen is het altijd mogelijk het genwoordig stelt de FSF zich echter op het standpunt dat inbreukmakende programma te vervangen door een eigen, waardevolle bibliotheken onder de GPL, en niet de LGPL, onafhankelijke implementatie met vergelijkbare functiona­ behoren te worden gelicentieerd. Hiermee worden ontwik­ liteit. Volgens het octrooirecht is deze eigen implementatie kelaars dan gedwongen hun software ook onder de GPL te echter ook inbreukmakend. Het is dus in veel gevallen sim­ verspreiden, of genoegen te nemen met inferieure alterna­ pelweg niet mogelijk bepaalde functionaliteit te implemen­ tieven. Om dit standpunt te onderstrepen is de Library GPL teren zonder tegen een octrooi aan te lopen, met als conse­ hernoemd tot Lesser GPL.zo quentie dat de software niet onbeperkt verspreid en gebruik mag worden. 8 De Mozilla Public License Volgens de Mozilla Public License (MPL)21 verleent de au­ Daarnaast blijkt het vaak niet of nauwelijks mogelijk in­ teur van een werk op grond van zijn auteursrecht en even­ breuk op een octrooi te vermijden. De oplossing om dan een tuele octrooien iedereen een wereldwij de, royaltyvrij e licen­ alternatieve techniek te kiezen is vaak niet realistisch, bij­ tie om het werk te gebruiken en te verspreiden. Iedereen die voorbeeld omdat het octrooi de de facto standaard voor een een wijziging of andere bijdrage aan het werk verspreidt, bepaald bestandsformaat of communicatieprotocol afdekt. moet dan dezelfde licentie verlenen voor zijn bijdrage en Ook blijkt het vaak te gaan om dusdanig fundamentele oc­ voor de combinatie van het werk met zijn bijdrage. trooien dat er omheen werken simpelweg niet haalbaar is.25 Het is alleen toegestaan om het (al dan niet gewij zigde) werk te verspreiden als de broncode tevens beschikbaar wordt ge­ steld. Dit kan gebeuren door de broncode samen met de objectcode te verspreiden, maar ook door de broncode bij­ voorbeeld op een website te plaatsen. " Keith Beresford kwam in 2000 tot meer dan 15.000 verleende Euro­ Het is toegestaan om een 'groter werk' te maken door het pese software-octrooien in Patenting Software Under the European Patent werk onder de MPL te combineren met andere software. Dit Convention, Sweet & Maxwell 2000, ISBN 0-75-200633-9. Reinier Bakels groter werk mag dan onder een licentie naar keuze worden bespreekt deze, door sommigen onwenselijk geachte, ontwikkeling in verspreid, mits de voorwaarden van de MPL maar worden 'Softwareoctrooien: een vanzelfsprekendheid of een gevaarlijke ontaar­ ding?' Computerrecht 2002/6, p. 347-352. nageleefd voor het werk dat men onder de MPL heeft gekre­ 23 gen. In ieder geval moet dus de broncode van het MPL-deel De Vereniging Open Source Nederland (VOSN) citeert op haar website onder de veelzeggende URL http://www.vosn.nl/patenten/belachelijke- van het groter werk beschikbaar worden gesteld, inclusief patenten.html diverse voorbeelden van door haar triviaal geachte ver­ eventuele wijzigingen, en is een naamsvermelding van de leende Europese octrooien op het gebied van ICT. Een uitgebreider auteurs hiervan verplicht. overzicht, gemaakt door de Förderverein für eine Freie Informationelle Infrastruktur (FFII), is te vinden op http://swpat.ffii.org/patents/ samples/index, en.html 9 Octrooirisico's 24 Zoals bijvoorbeeld blijkt uit een persbericht van EuroLinux getiteld Octrooien en open source software zijn fundamenteel niet 'Juridical Coup at the European Patent Office' te vinden op http:// verenigbaar. De basis van het open source ontwikkelmodel petition.eurolinux.org/pr/pr14.html, waarin wordt betoogd dat is het kunnen delen van broncode en het mogen gebruiken octrooien op software altijd nietig zijn en het EOB onwettig bezig is door dergelijke aanvragen toch te accepteren. Discussies over de juist­ 19 Ir. A. P. GNU Library/Lesser General Public License, http:// heid van deze stelling, bijvoorbeeld door te wijzen op de beperking van www.gnu.org/copyleft/lesser.html (de Lesser GPL, versie z.i) en http:// deze uitsluiting door artikel 5 2(3) EOV, leiden meestal slechts tot weder­ www.gnu.org/copyleft/lgpl.html (de originele Library GPL, versie ï .o). zijdse frustratie. Een voorbeeld is te vinden op http://slashdot.org/yro/ w Free Software Foundation,'Why you shouldn' t use the Lesser GPL for 02/03/15/0013205.shtml?tid=155 your next library', GNU project Website, http://www.gnu.org/ 25 Goede voorbeelden zijn het GIF-algoritme voor gecomprimeerde philosophy/why-not-lgpl.html opslag van afbeeldingen en het MP3-algoritme voor gecomprimeerde zl Mozilla Public License, version 1.1, http://www.opensource.org/ opslag van muziek. In het geval van GIF is de open source gemeenschap licenses/mozillai.i.php. De Mozilla Public License is de licentie die oor­ er - gestimuleerd door de agressieve licentie-politiek van octrooihouder spronkelijk werd gebruikt voor de broncode van de Netscape Web- Unisys- wel in geslaagd een succesvol alternatief te ontwikkelen: de Por­ browser toen deze vrijelijk beschikbaar werd gesteld. J. Hammerly, T. table Network Graphics (PNG) standaard. G. Roelofs, PNG: TheDefinitive Paquin, S. Walton, 'Freeing the Source', in DiBona, id. Guide, O'Reilly & Associates, juni 1999. ISBN 1-56592-542-4 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 0 7

Om deze redenen zijn octrooien niet bepaald populair in de Risico's voor octrooihouders open source gemeenschap. Met name supporters van de FSF Gebruik van open source software kan voor een octrooihou­ houden zich bezig met een actieve lobby tegen software- der risico's met zich meebrengen. Sommige open source li­ octrooien.26 centies bevatten namelijk bepalingen die de risico's van oc­ trooien van derden voor auteurs en gebruikers van de Risico's voor gebruikers software moeten beperken. Wie open source software onder Vanwege het grote aantal mogelijk relevante octrooien en deze licenties verspreidt, loopt daardoor de kans automa­ de vermeende trivialiteit ervan, besteden veel auteurs van tisch gratis octrooilicenties mee te leveren, of de mogelijk­ open source software geen aandacht aan octrooien bij het heid om zijn octrooien in te zetten tegen de auteur te verlie­ schrij ven van hun software. De kans dat een willekeurig stuk zen. open source software inbreuk maakt op een octrooi is dus Zo is iedereen die een bijdrage levert aan een project onder niet denkbeeldig. de MPL verplicht om een gratis onbeperkte octrooilicentie Een octrooihouder kan het de auteur van een open source op zijn bijdrage te verschaffen. Verder mogen gebruikers pakket erg lastig maken. Dit geldt natuurlijk evengoed voor van software onder de MPL alleen octrooien op die software auteurs van commerciële software, maar een open source uitoefenen tegen de auteur(s) als zij met terugwerkende auteur heeft meestal niet de middelen om een licentie te ne­ kracht een redelijke royalty betalen voor hun gebruik van men27 en beschikt niet over een eigen octrooiportefeuille die software. Doen zij dit niet, dan vervalt de licentie met om zijn onderhandelingspositie te verbeteren. Daarnaast terugwerkende kracht. maakt de vrije beschikbaarheid van de broncode het bewij­ De GPL verbiedt het opleggen van welke beperking dan ook zen van inbreuk natuurlijk erg eenvoudig. Het komt echter op de rechten verkregen onder de GPL. Gebruikers die dit niet vaak voor dat een octrooihouder de auteur zelf aan­ toch doen, verliezen alle rechten die zij onder de GPL had­ spreekt op inbreuk. Wel krijgen distributeurs van CD- den gekregen. Een octrooihouder die een softwarepakket ROM's met open source software regelmatig te maken met waarin zijn octrooi is geïmplementeerd onder de GPL op de claims van octrooihouders. Dergelijke distributie kan im­ markt brengt, kan dat octrooi nu niet meer gebruiken tegen mers worden gezien als middellijke inbreuk. Een recent mensen die dat pakket verder verspreiden of verwerken in voorbeeld is Linux-distributeur Red Hat die alle MP3- hun eigen producten. Een octrooi uitoefenen vormt immers software uit haar distributie heeft verwijderd vanwege mo­ een beperking op de rechten uit de GPL en is dus niet toege­ gelijke conflicten met het MP3-licentieprogramma van staan.31 Een concurrent is dus vrij om dat pakket vervol­ Thomson Multimedia.28 gens in zijn eigen product te verwerken zonder een licentie­ Gebruikers van inbreukmakende open source software kun­ vergoeding te hoeven betalen aan de octrooihouder. nen natuurlijk ook worden aangesproken door de octrooi­ Uiteraard moet dat deel van het product (en alle andere de­ houder. Dit is met name een risico wanneer de gebruiker de len die er op gebaseerd zijn) vervolgens weer onder de GPL open source software in een duur product heeft verwerkt, worden verspreid. bijvoorbeeld als onderdeel van de besturingssoftware van Het maakt hierbij niet uit of het octrooi betrekking heeft op een digitale televisie, of als pakket voor het beheren van een de bijdrage die de octrooihouder aan de software heeft gele­ Web-site van een krant. verd. Ook het enkele verspreiden in ongewijzigde vorm van GPL-software van derden leidt tot de consequentie dat men Sommige octrooihouders geven juist een gratis octrooi­ geen octrooi dat betrekking heeft op die software meer kan licentie aan iedereen die hun uitvinding toepast in een open inzetten tegen die GPL-software. source implementatie. Een voorbeeld is de Open RTLinux Patent License29 voor US octrooi 5,995,745. Een ieder is vrij De LGPL bevat een vergelijkbare bepaling, echter alleen voor het geoctrooieerde proces toe te passen zonder een royalty de bibliotheek zelf, niet voor een eventuele applicatie waar­ te hoeven betalen, mits het proces maar wordt geïmplemen­ mee deze wordt gecombineerd. Octrooien op functionali­ teerd in software die onder de GPL verspreid wordt.30 Te­ teit uit de eigen applicatie hoeven dus niet gratis te worden gen betaling zijn ook licenties onder andere voorwaarden gelicentieerd. verkrijgbaar. Het nieuwste wapen uit de open source-wereld tegen oc­ trooihouders is te vinden in de Academie Free License32 en de Open Software License.33 Een licentie onder deze voor­ waarden vervalt automatisch wanneer een gebruiker een oc­

26 trooirecht uitoefent tegen een willekeurig open source pak­ Zie bijvoorbeeld Vereniging Open Source Nederland, 'De problemen van patenten op software', http://www.vosn.nl/patenten/ ket onder een willekeurige licentie met deze zelfde clausule. toelichting.html, de petitie van de EuroLinux Alliance op http:// De auteur hoopt dat andere open source licenties deze clau­ petition.eurolinux.org/, en de Call for Action van de FFII op http:// sule overnemen waardoor het voor bedrijven die open swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpatozoz/demands/index.en.html 27 Een dergelijke licentie zou dan waarschijnlijk ook voor alle gebruikers van die software afgesloten moeten worden, oftewel wereldwijd en onbeperkt moeten zijn. 28 Red Hat, 'Red Hat Speaks on 8.0 and Multimedia', Red Hat website, 31 De GPL onderstreept dit in de preambule nog eens extra met' [W]e http://www.redhat.com/advice/speaks-80mm.html have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free 29 FSM Labs, 'The RTLinux Open Patent License', FSM Labs website, use or not licensed at all.' http://www.fsmlabs.com/products/rtlinuxpro/rtlinux-patent.html 32 OSI, 'The Academie Free License', OSI Website, http:// 30 Naast het gebruik van auteursrecht voor het promoten van de idealen www.opensource.org/licenses/academic.php van vrije software ('copyleft') wordt nu dus ook het octrooirecht ingezet 33 OSI, 'The Open Software License', OSI Website, http:// ('patentleft')! www.opensource.org/licenses/osl.php 2 0 8 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003

source gebruiken zo goed als onmogelijk zal worden oc­ de GPL. Ook een octrooi vrij gave is aan te bevelen. De kans trooien tegen open source auteurs in te zetten.34 dat een bepaald open source pakket inbreuk maakt op een octrooi is niet denkbeeldig. Daarnaast is het raadzaam de te Beperken van de risico's gebruiken open source software te vergelijken met de eigen Om praktische redenen is een volledig verbod op open octrooiportefeuille. Als de kans bestaat dat een eigen octrooi source software binnen een bedrijf vaak echter geen optie. in een bepaald open source pakket verwerkt is, dient ge­ Steeds meer bedrijven en instellingen gebruiken open bruik van dat pakket te worden vermeden. En natuurlijk source software om kosten en ontwikkeltijd te reduceren. moet worden nagegaan of aan alle licentievoorwaarden van Dit maakt het voor hun concurrenten erg lastig om alle soft­ de gebruikte open source software wordt voldaan. Worden ware zelf te ontwikkelen of in te kopen. In PC-omgevingen de auteurs van deze software wel genoemd in de documen­ is open source software niet meer weg te denken, maar ook tatie? Hoe wordt de broncode beschikbaar gesteld? in embedded omgevingen is het gebruik van open source software sterk in opmars. Conclusie Wie open source software gebruikt, moet zich echter wel be­ Het gebruik van open source software biedt diverse voorde­ wust zijn van de licentievoorwaarden. Deze laten weliswaar len, zoals de mogelijkheid om kosten en ontwikkeltijd te veel toe, maar stellen ook bepaalde eisen. Deze eisen kun­ reduceren, of om de afhankelijkheid van een bepaalde leve­ nen een risico vormen voor de 'eigen' applicatie of de rancier te verminderen. Het is dan ook te verwachten dat octrooiportefeuille van een bedrijf. Het is dus zaak deze steeds meer bedrijven en instellingen gebruik zullen gaan licentievoorwaarden zorgvuldig te bestuderen en een in­ maken van open source software. Aan het gebruik van open schatting van de risico's te maken. source software is wel een aantal risico's verbonden. Zorg­ Zo is het bijvoorbeeld verstandig altijd te controleren of de vuldig toepassen van de licentievoorwaarden en 'screenen' eigen applicatie duidelijk gescheiden is van software onder van open source software voordat deze in producten ver­ werkt mag worden, beperkt de risico's echter tot een mini­ 34 'Patent war pending?', interview met Lawrence Rosen, Linux Planet, mum en bewaart de voordelen. december 2002, http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/interviews/ 4575/1/ 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 0 9

J U R I S P R U D E N f I E

Nr. 30 Hoge Raad der Nederlanden, 2 november 2001* a Gerechthof 's-Gravenhage, 2 september 1999 (mrs. J.J. Brinkhof, J.C. Fasseur-van Santen en R.A. Grootoonk) (kabelgeleidingsbuis) Beoordeling van het hoger beroep Mrs. P. Neleman, A. E. M. van der Putt-Lauwers, H. A.M. Aaf- Principaal appèl: de inbreukvorderingen van BT (conventie) tink, A.G. Pos en A. Hammerstein 1 Van inbreuk op rechten uit een octrooi kan slechts sprake zijn indien het betreffende octrooi geldig is. De geldigheid Art. 30, lid 2 Row (1910) van het octrooi waarop BT naar vorderingen in de onderha­ De octrooihouder heeft geen stelling aangevoerd waaruit zou vige procedure baseert, is in het incidentele appè] door Plu­ kunnen volgen dat het voor de beantwoording van de aan de orde mettaz aan de orde gesteld. In het algemeen ligt het dan in zijnde inbreukvragen verschil maakt of de voorrangsdatum danwei de rede om voorafgaande aan de inbreukvraag de geldig­ het tijdstip van de inbreuk als maatgevend moet worden beschouwd. heid van het octrooi te beoordelen. In dit geval zal het hof Daarom zal ook de rechter na verwijzing slechts kunnen vaststellen niettemin eerst ingaan op de inbreukvraag. Partijen ver­ dat KPN een andere werkwijze, te weten duwen en blazen, toepast schillen in aanzienlijke mate van mening over de dan die van hetBT-octrooi, die alleen in blazen bestaat. Daarom kun­ beschermingsomvang van het octrooi van BT. De beoorde­ nen de rechtsklachten bij gebrek aan belangniet tot cassatie leiden.1 ling van de geldigheid van het octrooi wordt natuurlijk mede bepaald door de beschermingsomvang van het oc­ Art. 30, lid 2P.0W (1910) trooi: een octrooi met een ruime beschermingsomvang Hof: De te beantwoorden vraag is of men bij lezingvan de door loopt nu eenmaal eerder gevaar geheel of gedeeltelijk nietig BT genoemde passages in de beschrijving in het licht van deze (nor­ te zijn dan een octrooi met een geringe beschermingsom­ male) vakkennis, komt tot de ruime inhoud zoals doorBT wordt ver­ vang. In verband hiermee verdient het uit praktisch oog­ dedigd. punt de voorkeur eerst een oordeel te geven over de Op grond van hetgeen is overwogen, is de conclusie, dat de vakman, beschermingsomvang van het octrooi. Vervolgens kan dan die conclusie 1 met zijn normale vakkennis in het licht van de be­ op basis van het oordeel over de beschermingsomvang van schrijving en de tekeningen leest, onder 'a lightweight and flexi- het octrooi, de nietigheid worden beoordeeld. Bijkomend ble optical fibre transmission line (...) propelled along the voordeel van deze aanpak is dat niet uit te sluiten valt dat na pathway by fluid drag of a gaseous medium' zal verstaan een de vaststelling van de beschermingsomvang van het octrooi optisch vezelelement met een diameter en gewicht in de orde van de beantwoording van de vraag naar de geldigheid van het grootte zoals in het octrooi vermeld zodanig, dat zodra (in de begin­ octrooi - waarvoor niet zelden de inschakeling van deskun­ fase van de installatie) een deel van het vezelelement in de leiding is digen onontbeerlijk is - overbodig wordt. gebracht door middel van trekken of duwen om de hydrostatische 2 De vorderingen van BT zijn gebaseerd op de stelling dat druk te overwinnen, het vezelelement (in de stationaire fase van de Plumettaz inbreuk maakt op de rechten uit haar Europees installatie) door de leiding verplaatsbaar is onder invloed van uit­ octrooi, nummer 0.108.590. Blijkens de grieven staat ook in sluitend de meesleepkracht van het gas. hoger beroep de vraag centraal naar de beschermingsom­ De voor inbreuk te beantwoorden vraag is of de Cablejet en Superjet vang van dit octrooi. De grieven van BT strekken ten betoge kurmenfungeren als de inrichtingvan het octrooi van BT waarmee dat de rechtbank is uitgegaan van een te beperkte de geoctrooieerde werkwijzen kunnen worden toegepast. In dat geval beschermingsomvang van het octrooi. vallen deze inrichtingen onder beschermingsomvang van het octrooi 3 Uit het zich bij de stukken bevindende octrooischrift blijkt vanBT. het volgende. BT heeft niet gesteld, laat staan te bewijzen aangeboden, dat'light­ De aanvrage voor dit octrooi is ingediend op 1 november weight andflexible' vezelelementen in de bedoelde beperkte beteke­ 1983 en ter inzage gelegd 16 mei 1984. Het octrooi is ver­ nis, met behulp van de inrichtingen van Plumettaz in leidingen kun­ leend op 26 november 1986. Een eerste prioriteit is ingeroe­ nen worden ingebracht. Nu daarvan niet kan worden uitgegaan, pen vanaf 8 november 1982 en een tweede vanaf 8 april moet geconcludeerd worden dat de inrichtingen van Plumettaz niet 1983. onder beschermingsomvang van het octrooi van BT vallen. 4 In deze procedure is verder nog van belang het Europese octrooi 0.292.037 ten name van KPN. Het octrooischrift be­ British Telecommunications te Londen, Verenigd Konink­ vindt zich eveneens bij de stukken. Het octrooi is aange­ rijk, eiseres tot cassatie, advocaten mrs. H. A. Groen en T. F. E. vraagd op 26 april 1988, ter inzage gelegd op 23 november Tjong Tjin Tai te 's-Gravenhage, 1988 en verleend op 4 september 1991. Prioriteit is ingeroe­ tegen pen vanaf 28 april 1987. 1 Koninklijke KPN NV, voorheen Koninklijke PTT Neder­ 5 Tegen dit octrooi van KPN is door BT geopponeerd. De land NV te Groningen, Oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) 2 Plumettaz BV te Rotterdam, heeft het KPN-octrooi gedeeltelijk herroepen bij tussen­ 3 Plumettaz SA te Bex, Zwitserland, verweersters in cassa­ beslissing van 21 december 1993. Na het instellen van be­ tie, advocaat aanvankelijk mr. J.L.R.A. Huydecoper, thans roep tegen deze beslissing door zowel KPN als BT heeft de mr. C J. J. C. van Nispen te ' s-Gravenhage. Technische Kamer van Beroep het octrooi geheel herroepen bij zijn beslissing van 4 maart 1998. " Zie ook Hof's-Gravenhage, 7 maart 1996, BIE okt. 1998, nr. 68, blz. 335-Ka/. 1 Zie de noot op blz. 227. Red. 2 1 O BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003

6 De op een werkwijze gerichte conclusie ï van het octrooi meter van 7 mm. Voor deze inwendige diameter van de lei­ 0.108.590 luidt in de procestaai (zie pagina 6 en 7 van het ding werd gevonden dat de optimale diameter van de octrooischrift, alsmede het correctieblad van 3 juni 1987): optische transmissielijnen, ook wel vezelelementen ('fibre A method ofprovidingan optical Communications route by movinga members') genoemd, tussen 2,5 en 4 mm lag. Hierbij wordt lightweight andflexible opticalfibre transmission line (14) compri- nog vermeld dat een druk van ongeveer 40 p.s.i. voldoende sing one or more optical fibres along a previously installed tubular is om vezelelementen met een gewicht tot 3,5 g/m in een lei­ pathway (12) in situ, characterised in that the transmission line ding van 200 meter te voeren. Een vezelelement met een (14) is propelled along the pathway (12) byfluid drag ofa gaseous gewicht van 2 g/m kan gemakkelijk over die lengte worden medium passed through thepathway (12) in the desired direction of geïnstalleerd. Dezelfde dimensies zijn ook gebruikt bij de movementandpassingover the transmission line at arelatively high theoretisch berekening van de meesleepkracht volgens fi­ average flow velocity. guur 6 (kolom 7, regels 18-21; vergelijk tevens kolom 9, re­ De op een inrichting gerichte conclusie 10 luidt: gels 46-58, de uitwendige diameter van 2,5 mm en het ge­ Apparatusforadvancinganopticalfibrealongapreviously installed wicht van 3 g/m van het vezelelement bij een buisdiameter pathway in situ in the mannerofany one of claims 1 to% the appa- van 6 en 7 mm met een buislengte van 300 m). ratus comprising afeed head (41,71) having a hollow substantially Bovendien leest de vakman als concrete gegevens in kolom rectilinear passage (44, 74) extending therethrough, said passage 3, regels 40-47 dat in de praktijk de inwendige diameter van beingprovided with an inlet end (43,73) and an outletend (42,72) to de leiding in het algemeen groter dan 1 mm is en vaak veel receive and dispense respectively an optical fibre member (46,76), groter dan 1 mm bij een externe diameter van het vezel­ and the outletend (42,72) beingarranged toprovidesealingcoupling element groter dan 0,5 mm, waarbij de voorkeur wordt ge­ to a tubular pathway, having a further passage (45,75) to supply a geven aan diameters van de leiding tussen 1 en 10 mm, in gaseous medium to said passage (44,74), and beingprovided with a het bijzonder tussen 3 en 7 mm, en een diameter van het pair of constant torque driven wheels (47,48; 77,78) adapted to en- vezelelement van 1 tot 4 mm. Voorts dat de diameter van de gage andcontrol advance of the optical fibre member (46,76) towards vezelelementen bij voorkeur wordt gekozen groter dan 1/10 the tubular pathway (12). en in het bijzonder ongeveer 1/2 van de diameter van de lei­ 7 Ingevolge artikel 69 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag ding. wordt de beschermingsomvang van een Europees octrooi 9.3 Op grond van deze concrete waarden voor de diameter bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de be­ en het gewicht van de vezelelementen welke als enige gege­ schrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclu­ vens voor het begrip 'lightweight andflexible' in het octrooi sies. In het protocol inzake de uitleg van deze bepaling is te zij n vermeld, zal de vakman concluderen dat in beginsel met lezen dat de uitleg zodanig dient te geschieden dat 'a fair een 'lightweight andflexible' optisch vezelelement in de zin protectionfor the patentee' wordt gecombineerd met 'a reasona- van het octrooi wordt bedoeld een vezelelement met een ble degree of certainty for third parties'. Volgens het protocol diameter en gewicht in die orde van grootte en niet een op­ dient enerzijds een uitleg van deze bepaling vermeden te tisch vezelelement met een diameter en gewicht die daar worden waarbij de beschermingsomvang wordt bepaald aanzienlijk boven uitgaan, temeer nu dergelijke zware en door de letterlijke tekst van de conclusies en anderzijds een stugge vezelelementen op zichzelf reeds in de stand der uitleg waarbij de conclusies alleen als richtlijn dienen. Van techniek bekend waren, zoals onder meer blijkt uit het door doorslaggevend belang acht het hof in dit verband welke BT aangehaalde boek van W. Griffioen, Installation of opti­ betekenis de gemiddelde vakman met zijn normale vakken­ cal cables in ducts, (1993), pagina 98 waar is vermeld: 'It nis aan de woorden, begrippen en tekeningen zal toeken­ should be borne in mind that the trunk cables that are installed with nen. blowing, in the Netherlands, are the same as those that were instal­ Dit een en ander vormt het uitgangspunt voor de beoorde­ led with puiling, before the blowing technique was developed'. Ver­ ling van hetgeen partijen verdeeld houdt. gelijk in dit verband ook de door KPN genoemde, literatuur- 8 Wat betreft de inhoud van conclusie 1 heeft de discussie plaatsen (pleitnotities van mr Huydecoper (26 maart 1998), tussen partijen zich toegespitst op de vraag wat de gemid­ pagina 8-9) waarin eveneens sprake is van optische vezel­ delde vakman met zijn normale vakkennis in conclusie 1 in elementen met een diameter en gewicht die aanzienlijk gro­ het licht van de beschrijving en de tekeningen zal verstaan ter zijn dan die in het octrooi worden vermeld, in het bij­ onder 'a lightweight andflexible optical fibre transmission line (...) zonder het artikel van M. H. Reeve, R. Kashyap, S. Hornung, propelled along thepathway byfluid drag ofa gaseous medium'. S A. Cassidy (werknemers van BT), 'Continuous optical fibre strainmeasurementduringopticalcalbleinstallation', Internatio­ 9 'lightweight anfflexible' nal Wire & Cable Symposium Proceedings (1981), pagina Met betrekking tot deze woorden in conclusie 1 overweegt 406, waaruit vezelelementen bekend zijn met een diameter het hof het volgende. van 7 mm en een gewicht van 40 g/m. 9.1 De vakman, die zich duidelijkheid wil verschaffen over 9.4 Ten slotte is het geheel in overeenstemming met het de vraag of een transmissielijn met optische vezels 'lights- voorgaande dat BT in de beschrijvingsinleiding van het oc­ weight andflexible' in de zin van het octrooi is, zal eerst te trooi (kolom 1, regels 17-65) zich afzet tegen zware optische rade gaan bij de in de praktijk uitgevoerde experimenten kabels met versterkingselementen en tegen optische vezel- genoemd in de voorbeelden van het octrooi, nu concrete kabels met hoge aantallen optische draden. waarden van gewicht en flexibiliteit in de genoemde con­ 9.5 Gezien de in het octrooi gelegen tegenstelling tussen clusies (en overigens ook in de resterende conclusies 2-9 en enerzijds deze lichte en flexibele en anderzijds die zware en 11-12 van het octrooi) ontbreken. stugge vezelelementen, zal de vakman begrijpen dat BT ge­ 9.2 In kolom 7, regels 9 e.v. is vermeld dat proeven zijn ge­ kozen heeft voor slechts de lichte en flexibele vezel­ daan met toepassing van een leiding met een inwendige dia­ elementen met een diameter en gewicht in de orde van 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 1 1

grootte zoals toegelicht in het octrooi omdat deze kunnen duwen het kwetsbare, lichte en flexibele vezelelement de worden 'propelkd along the pathway by fluid drag ofa gaseous me neiging heeft te knikken ('to buckle'). Dit wordt dan verme­ dium' in tegenstelling kennelijk tot die uit de stand der tech­ den door de aandrijf rollen (77,78) te plaatsen in de op druk niek bekende zware en stugge vezelelementen. gebrachte toevoerkop (71) zodat bij het overwinnen van de hydrostatische druk een nagenoeg daaraan gelijke trek­ 10 'propelkd along thepattway by fluid drag ofa gaseous medium' kracht en niet een duwkracht, zoals in figuur 4, wordt ver­ Over deze woorden in conclusie ï overweegt het hof het vol­ kregen, waarna direct stroomopwaarts van de trekrollen het gende. vezelelement door de perslucht wordt gegrepen en voort- 10.1 In de beschrijvingsinleiding van het octrooi leest de geblazen. vakman verder dat in de stand der techniek optische vezel- 10.7 Het octrooi zet zich dan ook bij het blazen van de vezel­ kabels met optische transmissielijnen in leidingen worden elementen niet alleen af tegen het gebruik van trekkrach­ geïnstalleerd met behulp van trekkoorden. Ook is het mo­ ten, maar ook tegen het gebruik van duwkrachten, voorzo­ gelijk in plaats van een trekkoord gebruik te maken van een ver deze krachten de hydrostatische tegendruk te boven trekplug (kolom ï, regels 8-16 en kolom z, regels 26-29). gaan. 10.2 Optische vezelkabels zijn echter kwetsbaar, omdat de daarin aangebrachte optische vezels gemakkelijk worden 11 Het hof zal nu ingaan op de argumenten die BT naar beschadigd door trekspanningen (kolom 1, regels 17-21). voren heeft gebracht ter ondersteuning van haar stelling dat Bovendien zijn optische vezelkabels kwetsbaar voor (an­ het octrooi een ruimere beschermingsomvang toekomt dan dere) plaatselijke spanningen die veroorzaakt worden als er in het zojuist door het hof overwogene besloten ligt. nog een andere kabel door dezelfde leiding wordt getrok­ 11.1 BT heeft opgemerkt (pleitnotities van mr Herschdorfer ken (kolom 1, regels 29-32). (26 maart 1998) pagina 12 e.v.) dat conclusie 1 niet is be­ 10.3 BT beoogt onder meer dergelijke spanningen te voor­ perkt tot vezelelementen met een bepaalde diameter en ge­ komen tijdens de installatie van de kabels, hetgeen wordt wicht en dat conclusie 1 ook het (mee)duwen tijdens de in­ bereikt door 'propelling theftbre member along the pathway by stallatie van het vezelelement in de leiding door blazen niet fluid drag ofa gaseous medium passed through the pathway in the uitsluit. Volgens BT komen in de beschrijving van het oc­ desireddirectionofmovement and passing over the transmission line trooi passages voor die een ruime inhoud van conclusie 1 ata relatively high averageflow velocity' (kolom 2, regels 43-48). rechtvaardigen. 10.4 De vakman zal begrijpen dat hieronder wordt verstaan 11.2 Daarbij heeft BT onder meer gewezen op de volgende dat het vezelelement uitsluitend door de gasstroom dient te passages in de beschrijving: worden voortbewogen (geblazen) door de gehele leiding van - kolom 2, regels 59-63: Wether theflbre member is sufficiently het begin tot het einde daarvan. Immers alleen onder deze lightweightandflexibleand the flow velocity sufficiently high isrea- omstandigheden wordt de trekkracht die in de stand der dily determinable by a simple trial and error experiment, guided, if techniek is gelokaliseerd aan het voorste einde van het vezel­ necessary, by the theoretical model discussed below; element en die daardoor schadelijk is voor het kwetsbare - kolom 3, regels 47-49: (...) although much larger diameters vezelelement, vervangen door een niet schadelijke maybeused (...); meesleepkracht die uniform is verdeeld over het gehele op­ - kolom 6, regels 3-11: In certain circumstances it may be desi- pervlak van het vezelelement in de leiding (zie kolom 7, re­ rable to provide a reinforced fibre member, and Vigure 3 is a cross gels 30-48). -section through such a fibre member 31 (...). 10.5 In dit verband is ook duidelijk dat een duwkracht, ook 11.3 Zoals hierboven onder 7 reeds is vermeld gaat het bij de zijnde een plaatselijk op het (achtereinde van het) flexibele uitleg van het octrooi om de gemiddelde vakman met zijn vezelelement aangrijpende kracht, zo veel mogelijk moet normale vakkennis. worden vermeden. Dit wordt bevestigd in het octrooi zelf: zoals in figuur 4 is te zien wordt door twee rubber rollen 11.4 Plumettaz heeft een aantal literatuurplaatsen aange­ (47, 48) het lichte en flexibele vezelelement in een toevoer- haald die laten zien over welke vakkennis BT zelf beschikte kop (41) geduwd via een nauw, het vezel element ondersteu­ op de prioriteitsdatum van het octrooi. Ook heeft Plumet­ nend kanaal. Het duwen wordt voortgezet in de boring (44) taz een verklaring van 12 december 1986 overgelegd van de van de toevoerkop en in een verbindingsbuis (49) tussen de op het octrooi van BT als uitvinder vermelde S.A. Cassidy toevoerkop en de leiding (12) waarin het vezelelement moet welke verklaring dus ongeveer 3 jaren na de prioriteits­ worden geïnstalleerd. Zodra het vezelelement in de datum van het octrooi tegenover Amerikaanse Octrooibu­ verbindingsbuis (49) door de aan de toevoerkop toegevoerde reau (USPTO) is afgelegd. In deze verklaring (productie 13 perslucht wordt gegrepen, wordt de verdere verplaatsing bij de conclusie van dupliek in conventie) is onder meer te door de verbindingsbuis (49) en de leiding (12) uitsluitend lezen (paragraaf 8-18): door de meesleepkracht van de perslucht teweeggebracht S (...) On one occasion, usingëmm duet and a 2 mm sheath (...). waarbij de toevoerrollen (47,48) de toevoersnelheid contro­ $ ...By this time we realised thatwhat we had discovered amounted leren (zie kolom 7, vanaf regel 63 tot kolom 8, regel 34). to a distributed puttingflorce, acting along the length of the sheath 10.6 Zoals blijkt uit de bespreking van de voorkeurs­ of the fibre bundie. uitvoeringsvorm van de aandrijfeenheid volgens figuur 7 We also spent several months onfurther experiments and calcula- van het octrooi (kolom 9 vanaf regel 64 tot kolom 10, regel tions tofind the ideal in terms ofmateriah, dimensions, pressures 23) wordt beoogd de hiervoor vermelde duwkracht die met and so on (...). Our experiments identified suitable weight/surf ace de aandrijfeenheid volgens figuur 4 op het vezelelement area ratiosforgood results. We realised thatwe had beenfortunate in wordt overgebracht teneinde dit element in de toevoerkop the experiment which had led to our discovery, in that the sheath we te brengen, om te zetten in een trekkracht, omdat bij het had used was relatively light and had a large surface area/weight 2 1 2 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003

ratio. A t the time, as already mentioned, the tendency had been to use blazen. Kiest men een vezelelement met een diameter en relatively heavy, reinforcedfibres in order to withstand the high stres- gewicht binnen het aangegeven gebied maar die volgens de ses involved in puiling. By carrying out further experiments, we gegevens van het octrooi nog niet is toegepast dan kan men found suitable ranges for dimensions, weights and so onfor bundies zoals in het octrooi is aanbevolen gebruik maken van de een­ containing opticalfibres which are idealfor installation by the blo- voudige 'trial and error' -methode, waarbij men zich kan la­ wingmethod. Details are disclosed in ourpatent application (...). ten leiden door het theoretische model volgens het octrooi. Het hof acht het niet aannemelijk, dat de vakman een vezel­ 18 Anotherfactor ofrelevance is the suitability ofmaterials to per- element zal kiezen met een aanzienlijk grotere diameter en form thefibre blowing method of our invention. In order to succes- gewicht, of zich in deze zal laten leiden door het gepresen­ fully blow over long distances, the weight/surface area ratio needs to teerde theoretische model, omdat hij weet dat BT zelf zulke be carefully selected. Skillen uses ordinaryfibres, having asmall cross vezelelementen niet geschikt heeft bevonden om met enige section of 125 micrometers (col, 3, line 18), which will have a relati­ kans van slagen met de blaaswerkwijze volgens het octrooi vely large ratio. This is a Standard size offibre and one which I used te installeren. myselffor blowing experiments. I found that thisfibre was unsuita- Ook deze passages leiden dus niet tot het oordeel dat con­ ble as itadvancedonly avery short distance. Certainly, had myorigi- clusie 1 een ruime inhoud kent. nal experiments been carried out using suchfibre, the result which led to the making of the invention (...) would never had been achie- 11.9 De volgende, door Plumettaz aangehaalde literatuur- ved. We found thatfibre bundies (comprising a polymer sheath con­ plaatsen van de hand van medewerkers van BT werpen geen taining severalfibres) ofapproximatelyz mm outer diameter worked ander licht op de zaak. Integendeel het hiervoor geschetste well. Ourbundleswererelativelylightinweight(around3g/m), but beeld wordt slechts bevestigd. had a relatively large surf ace area. As a result the viscous dragforces - S. A. Cassidy et al: A radically new approach to the instal­ acting on a bundie were large. Attempts to advance an ordinary sin­ lation of optical fibre using the viscous flow of air: Interna­ gle fibre wouldfail under many conditions, because the dragforces tional Wire & Cable Symposium Proceedings 1983, pagina would notbe large enough. Also Standard reinforcedfibre bundies are 250-254 (productie 7, mr Pors, Conclusie van antwoord); heavy so again they would not, in general, be suitable for blowing. - S. Hornung, S.A. Cassidy, P. Yennadhiou, M.H. Reeve, 11.5 Uit deze verklaring volgt dat de vakkennis van BT zich 'The Blown Fibre Cable', IEEE Journal on selected areas in op de voorrangsdatum en zelfs jaren daarna alleen maar uit­ Communications Vol. Sac-4, No. 5, augustus 1986, pagina strekte tot vezelelementen met een zorgvuldig gekozen ver­ 679-685 (productie 8, mr Pors); houding tussen oppervlak (diameter) en gewicht, waarbij - R.A. Freeman, P.D. Jenkins, DJ. Stockton, B. Wiltshire: diameter en gewicht in de orde van grootte zijn zoals in de 'Advances in blown fibre installation methods', Br. Telecom beschrijving van het octrooi zijn aangegeven. Voorts achtte Technol J Vol. 5, N0.3, July 1987, pagina 19-24 (productie 4, BT de uit de stand der techniek bekende standaard vezel­ mr Pors). elementen met versterkingen voor blazen te zwaar. Boven­ De eerste publicatie vermeldt slechts vezelelementen met dien blijkt uit deze verklaring dat uitgebreide experimen­ een diameter van 2,5 mm en een gewicht van 3 g/m waarin ten en berekeningen zijn gedaan om te komen tot 1 o vezels zij n ondergebracht welke elementen in een leiding vezelelementen die voor blazen geschikt zijn. Tenslotte zijn geblazen met een binnendiameter van 6 mm en een blijkt dat zelfs vezelelementen met een gewicht en diameter lengte van 325 m. die vallen binnen de daarvoor in het octrooi genoemde tra­ De tweede publicatie noemt ook alleen maar vezel­ jecten nog niet geschikt hoeven te zijn voor de blaas- elementen met een diameter van 2 mm en een gewicht van 2 techniek. g/m, waarbij het vezelelement 7 vezels omvat in een mantel 11.6 Aannemelijk is dat de normale vakkennis van de ge­ van PE-schuimkunststof. De installatielengte bedraagt 500 middelde deskundige niet uitging boven die van BT. m. In deze publicatie wordt bovendien expliciet vermeld dat de installatiekracht uitsluitend wordt geleverd door de gas- 11.7 De te beantwoorden vraag is of men bij lezing van de stroom. door BT genoemde passages in de beschrijving (hierboven De derde publicatie vermeldt eveneens het installeren van weergegeven onder 11.2) in het licht van deze (normale) vak­ slechts vezelelementen met een diameter van 2 mm in lei­ kennis leest, komt tot de ruime inhoud zoals door BT wordt dingen van 3-7,5 mm. In figuur 3 is te zien dat inrichtingen verdedigd. zijn opgesteld om het knikken van de vezel elementen te de­ 11.8 Wat betreft de bedoelde passages wordt ten eerste op­ tecteren waarvan er een is aangebracht vlak na de toevoer- gemerkt dat zowel de passage kolom 3, regels 47-49 als de rollen. passage kolom 6, regels 3-11 reeds als uitdrukkelijke voor­ Uit deze in onderling verband gelezen publicaties, waarvan waarde vermelden: 'provided thefibre memberissufficiently light- de laatste is gepubliceerd na de voorrangsdatum 28 april weight andflexible', 'provided it is made light enough andflexible 1987 van het Europese octrooi 0.292.037 van KPN, blijkt enough', waarbij 'The terms 'lightweightandflexible' in respect of dat in de praktijk slechts vezelelementen met een buiten­ the opticalfibre membetaretobeunderstoodasmeaning' sufficiently diameter van 2 mm en een gewicht van 2-3 g/m zij n gebruikt lightweightandflexible' for thefibre member to bepropelled by the voor het blazen in leidingen met een binnendiameter van fluid' (zie kolom 2, regels 54-58). 3-7,5 mm waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld en uit de Geconcludeerd moet worden dat het om vezelelementen opstelling van de 'knik'-detectoren is af te leiden, dat be­ gaat met een diameter en gewicht in de orde van grootte van oogd wordt om reeds ter plaatse van het toevoereinde van het octrooi, omdat volgens de verklaring van Cassidy slechts de leiding de meesleepkracht van het gas voldoende te doen van deze vezelelementen na uitgebreide experimenten en zijn om het lichte en flexibele vezelelement in en door de berekeningen was aangetoond dat deze konden worden ge­ leiding te blazen. 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 1 3

n.io Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, moet kwetsbaarheid van het vezelelement op gespannen voet zou de conclusie dan ook zijn, dat de vakman, die conclusie ï staan met de leer van het octrooi. Voor de installatie van het met zijn normale vakkennis in het licht van de beschrijving vezelelement is dit echter niet noodzakelijk. Het gebruikte en de tekeningen leest, onder 'a lightweight andflexible optical vezelelement blijft in de leiding verplaatsbaar onder in­ fibretransmissionline(...)propelledalongthepathwaybyfluiddrag vloed van uitsluitend het gas, terwijl door het (mee)duwen ofa gastons medium' zal verstaan een optisch vezelelement de installatie '(...) in het algemeen sneller zal gaan,' (pleit­ met een diameter en gewicht in de orde van grootte zoals in notities mr Herschdorfer, 26 maart 1998, pagina 23). het octrooi vermeld zodanig, dat zodra (in de beginfase van 11.15 Zelfs als er van uit zou moeten worden gegaan dat uit de installatie) een deel van het vezelelement in de leiding is het genoemde voorbeeld op de voorrangsdatum kenbaar gebracht door middel van trekken of duwen om de hydro­ zou zijn dat inderdaad over een lengte van 125-155 m is statische druk te overwinnen, het vezelelement (in de sta­ geduwd zoals volgt uit de berekening van BT, dan nog leidt tionaire fase van de installatie) door de leiding verplaats­ dit niet tot een ruim uitleg van conclusie 1. baar is onder invloed van uitsluitend de meesleepkracht van Plumettaz heeft erop gewezen (pleitnotities mr Huydeco­ het gas. per (7 september 1998) pagina 20 en 25) dat in dat geval de extra duwkracht die nodig is om een aanvankelijk tekort ï.n Tenslotte heeft BT voor een ruime uitleg een beroep aan meesleepkracht te compenseren, uitermate klein is. Zo gedaan op het voorbeeld in het BT-octrooi in kolom 7, re­ heeft de Technische Kamer van Beroep vastgesteld dat deze gels 9-17 (pleitnota van mr Herschdorfer (7 sep. 1998) pa­ extra duwkracht 'at most abouto,iN' bedraagt, welke kracht gina 3 onder c. en pagina 5, met de verwijzingen naar de uit­ volgens Plumettaz ten opzichte van de te overwinnen hy­ spraak van de Technische Kamer van Beroep onder C en D). drostatische druk en de totale meesleepkracht van het gas 11.12 In de oppositieprocedure tegen het Europese octrooi zeer gering is, hetgeen BT niet heeft bestreden. 0.292.037 van KPN is over dit voorbeeld reeds uitvoerig ge­ Naar het oordeel van het hof zal de vakman ook bij lezing debatteerd. Op grond van de formules in het KPN-octrooi dit voorbeeld menen dat het vezelelement geduwd wordt heeft BT berekend dat met aanname van bepaalde waarden met kracht die nauwelijks de hydrostatische druk te boven voor de diverse parameters erin dat voorbeeld geduwd moet gaat en dat het vezelelement in wezen uitsluitend door de zijn over een niet onaanzienlijk deel (de uitkomsten van de meesleepkracht van het gas wordt verplaatst. Het inzicht diverse berekeningen lijken te variëren tussen 125, 140 en dat met veel grotere duwkracht kan worden gewerkt, ont­ 15 5 m) van de leiding met een totale lengte van 200 m. Hier­ breekt ook in dit voorbeeld. bij heeft BT ook naar voren gebracht dat 'Hij (de praktijkman) zal blijven duwen totdat de kabel het gehele traject heeft afgelegd, ook 12 Het hof zal thans onderzoeken of, zoals BT stelt, de in­ wanneer dit duwen na een bepaalde lengte kabel niet meer nodig zou richtingen van Plumettaz, onder beschermingsom vang van zijn geweest' (pleitnota mr Herschdorfer (7 sep. 1998) pagina het octrooi van BT vallen. Het hof merkt op dat in dit ver­ 19). band slechts relevant is wat KPN daadwerkelij ke d oet en niet 11.13 Plumettaz heeft de berekeningen van BT bestreden wat (in zijn algemeenheid) in het KPN-octrooi staat ver­ met als argumenten dat uitgegaan moet worden van een la­ meld. gere wrij vingscoëfficié'nt en een meer juiste verhouding van 12.1 De inrichtingen waar het in deze procedure om gaat, oppervlak/gewicht (zie de pleitnotities van mr Huydecoper worden in de stukken aangeduid als Cablejet en Superjet. (7 september 1998) pagina 21, paragraaf 31). Met deze aan­ KPN maakt van deze inrichtingen gebruik inde zaak tussen names berekent Plumettaz dan met behulp van dezelfde BT en KPN met rolnummer 96 1208 heeft het hof geoor­ formules dat in de beginfase van de installatie niet over deeld dat de door KPN toegepaste werkwijze niet onder de enige lengte geduwd kan zijn. beschermingsomvang van het octrooi van BT valt. 11.14 Opgemerkt wordt dat deze berekeningen zijn uitge­ 12.2 Het hof stelt vast dat de in het BT-octrooi beschermde voerd in het kader van de oppositieprocedure van het KPN- inrichting afhankelijk is van de op de werkwijze gerichte octrooi. Thans is echter aan de orde de uitleg van conclusie conclusie 1 (en de daarvan afhankelijke conclusies 2-9). 1 van het BT-octrooi, waarbij bepalend is de vakkennis van 12.3 De te beantwoorden vraag is of de Cablejet en Superjet de gemiddelde vakman op de voorrangsdatum. Tot deze kunnen fungeren als de inrichting van het octrooi BT waar­ vakkennis behoorden niet de formules van het KPN-octrooi mee de geoctrooieerde werkwijzen kunnen worden toege­ en evenmin het inzicht waarop het theoretisch model van past. In dat geval vallen deze inrichtingen onder de KPNberust. Bij de uitlegvraag, 'wat openbaart dit voorbeeld beschermingsomvang van het octrooi van BT. uit het BT-octrooi de vakman?', zijn deze berekeningen op 12.4 In de conclusie van antwoord (paragraaf 34) is van de basis van het KPN-model dus niet terzake. Voor de nieuw­ zijde van Plumettaz aangevoerd dat met de bedoelde inrich­ heid van het KPN-octrooi is dit anders. tingen door enerzijds de met die inrichtingen toegepaste In de stukken zijn geen overeenkomstige berekeningen te werkwijze en anderzijds de dimensionering van de inrich­ vinden op basis van het theoretische model in het BT-octrooi ting, geen kabels kunnen worden ingebracht die vallen on­ op grond waarvan zou blijken dat over een aanzienlijk deel der het begrip 'lightweight and flexible' als bedoeld in oc­ van of de gehele leiding is geduwd. Gemeend wordt dat dit trooi o 108 590. voorbeeld dan ook niet meer openbaart dan dat duwen in 12.5 BT heeft dit weliswaar bestreden maar slechts op basis wezen vanaf het begin moet worden vermeden en dat vanaf van een ruime interpretatie van haar octrooi volgens welke het begin de meesleepkracht voldoende is om her vezel­ de woorden 'lightweight and flexible' niet de beperkte be­ element te verplaatsen, zoals hierboven is aangegeven. tekenis hebben die daaraan naar het hierboven gegeven oor­ Daaraan doet niet af dat onder omstandigheden de vakman deel van het hof dient te worden toegekend. BT heeft niet wellicht nog zal blijven doorduwen, hoewel dit wegens de gesteld, laat staan te bewij zen aangeboden, dat 'lightweight 2 1 4 BiJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003 and flexible' vezelelementen in de bedoelde beperkte bete­ res tot cassatie - verder aan te duiden als: BT - uit haar ten kenis, met behulp van de inrichtingen van Plumettaz in lei­ processe bedoelde Europees octrooi, heeft het Hof enerzijds dingen kunnen worden ingebracht. Nu daarvan niet kan ten onrechte bepalend geacht de vakkennis van de gemid­ worden uitgegaan, moet geconcludeerd worden dat de in­ delde vakman op de voorrangsdatum en heeft het Hof an­ richtingen van Plumettaz niet onder de beschermingsom- derzijds zijn in rov. 7bedoelde uitgangspunt geweld aange­ vang van het octrooi van BT vallen. daan door niet, danwei onvoldoende, naar probleem, doel en oplossing van het probleem, in het octrooischrift be­ 13 De conclusie uit al het voorgaande is dat Plumettaz geen schreven, te kijken, althans tot een, in het licht van de be­ inbreuk maakt op de rechten die BT aan haar octrooi kan woordingen van het octrooi, begrijpelijke beantwoording ontlenen. De grieven van BT kunnen niet tot vernietiging te komen van de vraag welke betekenis de gemiddelde vak­ van het bestreden vonnis leiden. Het hof zal het vonnis, voor man met zijn normale vakkennis aan de woorden, begrip­ zover in conventie gewezen, bekrachtigen. pen en tekeningen van het bedoelde octrooi zal toekennen. Deze algemene klacht wordt hierna in onderdelen uitge­ Incidenteel appèl: de nietigheidsvorderingvan Plumettaz (reconven­ werkt en toegelicht. tie) 2 Anders dan het Ho f in rov. ii.i40verweegt,isbij de uitleg 14 De rechtbank heeft geoordeeld dat zij ter beoordeling van (conclusie 1 van) het BT octrooi, niet bepalend de vak­ van de vraag of het octrooi van BT nietig is wegens gemis kennis van de gemiddelde vakman op de voorrangsdatum, aan nieuwheid en voldoende uitvindingshoogte behoefte maar is bepalend de vakkennis van de gemiddelde vakman heeft aan voorlichting door een deskundige. In verband op het tijdstip van de inbreuk, althans op het tijdstip van de daarmee heeft zij de zaak naar de rol verwezen om partijen voorbereiding van de inbreukmakende handelingen, al­ in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over aantal en thans op het tij dstip van (de publicatie van) de verlening van persoon van (de) aan te zoeken deskundige(n) en de voor te het octrooi. leggen vragen. 15 De grief van Plumettaz houdt in dat de rechtbank het 3 In rov. 9 bespreekt het Hof de woorden 'lightweight and octrooi van BT had moeten nietig verklaren. flexible' in conclusie 1 van het octrooi. 16 Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat voorlich­ 3.1 's Hofs conclusie in rov. 9.3 verliest het Hof zijn in rov. 7 ting door een of meer deskundigen over de vraag of het oc­ vooropgestelde uitgangspunt uit het oog en die conclusie is trooi van BT nieuwheid ontbeert dan wel voldoende in ieder geval zonder nadere motivering onvoldoende be­ uitvindingshoogte mist, noodzakelijk is. Dit betekend dat grijpelijk. de grief geen doel treft en het vonnis in reconventie gewe­ Het Hof beperkt zich in rov. 9.3 immers tot de conclusie zen, moet worden bekrachtigd. waartoe de vakman in beginsel zou komen. Het Hof verzuimt evenwel (van de aanvang af) in de overwegingen te betrek­ Beslissing ken, de conclusie waartoe de vakman tenslotte zal komen, wanneer hij niet alleen het gestelde in kolom 2, regels 54-63 In het principaal appèl: van het octrooi, maar ook het gestelde in kolom 3, regel 47- Bekrachtigt het vonnis in conventie waarvan beroep, met ver­ 50 van het octrooischrift in zijn beschouwingen zal betrek­ oordeling van BT in de kosten van het principaal appèl, tot ken. op deze uitspraak aan de zijde van Plumettaz begroot op In kolom 2, regels 54-63 toch valt te lezen: ƒ5.540,-; The terms 'lightweight and flexible' in respect of the opticalfibre memberare to be understoodas meaning 'sufficiently lightweight and In het incidenteel appèl: flexible'for thefibre member to bepropelled by thefluid drag. Bekrachtigt het vonnis in reconventie waarvan beroep; Whether thefibre member is sufficiently lightweight and flexible and Verwijst de zaak naar de rechtbank om op de hoofdzaak in theflow velocity sufficiently high is readily determinable by a simple reconventie te worden beslist; trial and error experiment, guided, ifnecessary, by the theoretical mo­ Veroordeelt Plumettaz in de kosten van het incidentele hoger del discussed below. beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van BT begroot op En in kolom 3, regel 47-50 toch wordt, ten vervolge op de ƒ 2.550,-. Enz. 'preferred range of diameters for the fibre members', welis­ waar 1 tot 4 mm genoemd, maar daar wordt aan toegevoegd, b Cassatiemiddel 'although much larger diameters may be used provided the fibre member is sufficiently lightweight and flexible'. Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan In verband daarmee is onvoldoende begrijpelijk, waarom de niet-inachtneming nietigheid met zich brengt, omdat (het installeren als aan KPN verweten van) een optisch vezel­ het Gerechtshof op grond van de in het arrest, waarvan be­ element met een diameter en gewicht, dat (aanzienlijk) bo­ roep, vermelde gronden heeft beslist als in het dictum van ven de door het Hof in rov. 9.1 en 9.2 vermelde waarden zou dat arrest vermeld, zulks ten onrechte op grond van de na­ uitgaan, niet onder het octrooi zou vallen, waarbij niet be­ volgende, mede in onderling verband en samenhang in aan­ palend kan zijn, dat zware en stugge vezelelementen op merking te nemen, redenen: zichzelf reeds in de stand der techniek bekend waren, al was het slechts omdat niet valt in te zien hoe het begrip 'light­ Aln beide zaken weight and flexible' in het octrooi anders dan in functionele 1 Bij zijn beoordeling van de vraag of thans verweersters in en niet in absolute zin, althans niet in tegenstelling tot cassatie - verder aan te duiden als: KPN dan wel Plumettaz 'zwaar en stug' is gedefinieerd. - kort gezegd inbreuk maken op de rechten van thans eise- 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 1 5

3.2 Onbegrijpelijk is 's Hofs conclusie in rov. 9.4, dat BT zich 4.3 Onbegrijpelijk is, hoe het Hof in rov. 10.6 concludeert, in de beschrijvingsinleiding van het octrooi zou afzetten te­ dat in figuur 7 direct stroomopwaarts van de trekrollen het gen zware optische kabels met versterkingselementen en te­ vezelelement door de perslucht wordt gegrepen en voort- gen optische vezelkabels met hoge aantallen optische dra­ geblazen. den, laat staan dat duidelijk wordt hoe dit 's Hofs beslis­ De beschrijving van figuur 7 kan immers bezwaarlijk an­ singen in rov. 9.3 zou bevestigen. ders worden gelezen dan als betrekking hebbend op duw- De beschrijvingsinleiding van het octrooi, in het bijzonder rollen, en op perslucht die stroomafwaarts aangrijpt. kolom 1, regels 46 e.v., toch kan bezwaarlijk anders worden Figuur 7, aldus het octrooischrift, kolom 9, regel 64 e.v. gelezen dan als een vermelding van - kort gezegd - een aan­ toont bovendien - kort gezegd - een wijziging ten opzichte tal argumenten waarom 'the first time installation of large van de beschrijving van de aandrijf eenheid volgens figuur diameter optical fibre cables with high numbers of optical 4, 'in wich the onïy major change lies in incorporating the fibres' niet nodig en niet wenselijk is, tenminste niet als op­ drive weels 77 and 78 within the feedhead 71', terwijl met lossing voor het beschreven probleem van het beschadigen betrekking tot het apparaat volgens figuur 4 in kolom 8, van kabels bij het installeren daarvan. Niet valt in te zien regel 26-35 van het octrooischrift, wordt gesteld: hoe een zich (technisch) afzetten tegen zwaardere verste­ Pushing of the fibre memoere continues until the surf ace area of the vigde kabels - en daarmee het uitsluiten van zodanige ka­ fibre memberwhich is exposed to the airflow is sufficiently large to bels van de bescherming van het octrooi - in het octrooi kan produce a dragforce to cause thefurtheradvance of the fibre member worden gelezen. 46 trough the tube 49 and the ductlet 12., while the ratëoffeed is con- 3.3 Onbegrijpelijk is op grond waarvan het Hof in rov. 9.5 trolled by means of the aforanentioned rubber drive wheels 47 and tot de conclusie komt dat in het octrooi een tegenstelling 48. zou zijn gelegen tussen enerzijds de door het Hof bedoelde 4.4 Onbegrijpelijk is dan ook 's Hofs conclusie in rov. 10.7, lichte en flexibele en anderzij ds de bedoelde zware en stugge dat het octrooi zich bij het blazen van de vezelelementen vezelelementen. Onbegrijpelijk is althans waarom de be­ niet alleen zou afzetten tegen het gebruik van trekkrachten, doelde vakman zou begrijpen dat BT (in het octrooi) geko­ maar ook tegen het gebruik van iwkrachten, voorzover deze zenheeft voor slechts lichte en flexibele vezelelementen met krachten de hydrostatische tegendruk te boven gaan. een diameter en gewicht in de orde van grootte zoals toege­ licht in het octrooi. 5 In rov. 11 gaat het Hof in op de argumenten die BT naar voren heeft gebracht ter ondersteuning van haar stelling dat 4 In rov. 10 bespreekt het Hof de woorden 'propelled along het octrooi een ruimere beschermingsomvang toekomt, dan the pathway by fluid drag of a gaseous medium'. in hetgeen besloten ligt in hetgeen het Hof daarvoor heeft 4.1 's Hofs conclusie in rov. 10.4, dat de vakman zal begrij­ overwogen. pen, dat met de door het Hof in rov. 10.3 geciteerde passage 5.1 In de verschillende onderdelen van rov. 11 verliest het in het octrooischrift wordt verstaan, dat het vezelelement Hof in de eerste plaats uit het oog, dat het ten deze niet gaat uitsluitend door de gasstroom dient te worden voortbewo­ om de vakkennis op enig moment van BT, maar om het in­ gen, is onbegrijpelijk. zicht op de ten deze beslissende datum van de gemiddelde Het Hof miskent in de lezing van een uitsluitend door de gas­ vakman met zijn kennis, naar aanleiding van de lezing van stroom worden voortbewogen met name, dat de vakman het octrooi. Het is in dat verband niet van belang wat de uit­ zich toch zou (moeten) realiseren dat het onmogelijk is, dat vinder meer wist of meet geëxperimenteerd had, dan uit de kabel uitsluitend door de gasstroom wordt voortbewogen het octrooi blijkt, maar het gaat uitsluitend om de redelijke en dat gezien het gestelde in kolom 8, regels 26 e.v. van het interpretatie van het octrooi door die vakman met zijn nor­ octrooi altijd over een zekere lengte zal moeten worden ge­ male vakkennis. duwd, terwijl bovendien onduidelijk is, wat de betekenis 5.2 Onbegrijpelijk is 's Hofs overweging in rov. 11.8, dat het voor 's Hofs conclusie is van de verwijzing naar kolom 7, Hof niet aannemelijk acht, dat de vakman een vezelelement regels 30-48, waar niet de wenselijkheid of onwenselijkheid van zal kiezen met een aanzienlijk grotere diameter en gewicht, enige methode, maar het verschil tussen de werkwijze vol­ of zich in deze zal laten leiden door het gepresenteerde theo­ gens het octrooi en andere methoden wordt besproken. retische model, reeds omdat het Hof ten onrechte niet dui­ 4.2 In 's Hofs beslissing in rov. 10.5 is onbegrijpelijk dat, delijk maakt, op grond waarvan die gemiddelde vakman op laat staan op grond waarvan, het de bedoelde vakman dui­ de ten deze beslissende datum zou weten dat BT zelf zulke delijk zou zijn, dat een duwkracht zoveel mogelijk moet vezelelementen niet geschikt heeft bevonden om met enige worden vermeden. kans van slagen met de blaas werkwijze volgens het octrooi In dat verband is in het bijzonder onduidelijk hoe een en geïnstalleerd te worden. ander zou kunnen worden bevestigd in het octrooi zelve, 5.3 Onbegrijpelijk is 's Hofs conclusie in rov. 11.14, dat het waar immers met name de verdere verplaatsing door de aldaar bedoelde voorbeeld niet meer zou openbaren dan dat verbindingsbuis (49) niet uitsluitend door de meesleep- duwen in wezen vanaf het begin moet worden vermeden en kracht van perslucht wordt teweeg gebracht, 's Hofs conclu­ dat vanaf het begin de meesleepkracht voldoende is om het sie is voorts met name onbegrijpelijk in het licht van kolom vezelelement te verplaatsen, waar niet valt in te zien, hoe in 8, regels 26 e.v., dat zich bezwaarlijk anders laat verstaan het in kolom 7, regels 9-17, genoemd in rov. 11.11, beschre­ dan dat het duwen van het vezelelement moet doorgaan, ven voorbeeld, een aan wij zing zou vallen te ontwaren, waar­ totdat de oppervlakte van het vezelelement, blootgesteld uit afgeleid zou kunnen worden dat duwen in wezen van aan de luchtstroom, groot genoeg is om een voldoende trek­ het begin af moet worden vermeden. In dat verband is voorts kracht te laten ontstaan. onbegrijpelijk hoe (elk) duwen wegens de (veronderstelde) LAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003

kwetsbaarheid van het vezelelement op gespannen voet zou 8 Het vorenstaande vitieert ook 's Hofs beslissingen in rov. staan met de (veronderstelde) leer van het octrooi. 14- 5.4 's Hofs beslissing in rov. 11.15 geeft blijk van een on­ juiste rechtsopvatting. Als uitgangspunt zou moeten zijn C Inzake BT/Plumettaz, 96/1206 dat uit het genoemde voorbeeld op de ten deze bepalende 9 In rov. 12 onderzoekt het Hof of de inrichtingen van Plu- datum kenbaar zou zijn dat inderdaad over een lengte van mettaz onder de beschermingsomvang van het octrooi van 125-155 m geduwd, dan geeft het oordeel, dat de vakman BT vallen. ook bij lezing van dit voorbeeld zal menen, dat het vezel­ 9.1 Gegeven de bestrijding van hetgeen het Hof in zijn ar­ element geduwd wordt met een kracht die nauwelijks de rest onder rolnr. 96/1208 heeft overwogen is 's Hofs oordeel hydrostatische druk te boven gaat en dat het vezelelement in rov. 12.1 evenzeer onvoldoende met redenen omkleed. in wezen uitsluitend door de meesleepkracht van het gas 9.2 In het licht van het vorenstaande is ook 's Hofs conclusie wordt verplaatst, blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in rov. 12.5, dat de inrichtingen van Plumettaz niet onder waar dan sprake zou zijn van een zo beperkte uitleg, dat de beschermingsomvang van het octrooi van BT vallen, on­ zelfs in het octrooischrift beschreven uitvoeringsvoor- voldoende met redenen omkleed. beelden niet meer onder de bescherming van het octrooi 10 Het vorenstaande vitieert ook 's Hofs beslissingen in rov. zouden vallen. 13. Enz. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, is 's Hofs beslis­ sing, gegeven het uitgangspunt, overigens onvoldoende c Conclusie, A.-G. Mr. RE Langemeijer, 22 juni 2001 met redenen omkleed. 2 Bespreking van het cassatiemiddel B Inzake BT/KPN, 96/1208 2.1 Uit de wederzijdse toelichting en de beschrijving van de 6 In rov. 12 onderzoekt het Hof of de door KPN daadwerke­ stand van de techniek in de inleiding van het BT- lijk toegepaste werkwijze onder de beschermingsomvang octrooischrift valt het volgende op te maken. van het octrooi van BT valt. Telecommunicatieleidingen worden veelal ondergronds 6.1 Gegeven de bestrijding van hetgeen het Hof in rov. 9,10 aangelegd. Om niet elke keer opnieuw de straat te hoeven en 11 heeft overwogen, is 's Hofs conclusie in rov. 12.3, dat openbreken, wordt éénmaal een kabelgoot aangelegd, KPN bij haar werkwijze geen gebruik maakt van een kabel, waarin ruimte is voor (vroeger: koperdraden, thans) die als 'lightweight and flexible optical fibre transmission glasvezelkabels. Deze ruimte bestaat uit een breed buisvor- line' in de zin van het octrooi is aan te merken en derhalve mig kanaal (zgn. 'duet') waar meerdere leidingen doorheen de werkwijze van het BT octrooi niet toepast, onvoldoende kunnen worden getrokken of uit een krans van smallere ka­ met redenen omkleed. nalen (zgn. 'subducts'). Nieuwe glasvezelleidingen konden 6.2 Onbegrijpelijk is wat het Hof in rov. 12.4 bedoelt met naar de vroegere stand van de techniek door zo'n kanaal massieve, inflexibele transmissielijnen, waar Griffioen in worden getrokken met behulp van een trekkoord dat tevo­ zijn hier bedoelde verklaring, onder nr 4, spreekt van 'de ren in de buis was aangebracht of bevestigd werd aan een geringe flexibiliteit van de door ons (lees: KPN) toegepaste prop die, voortgeduwd door luchtdruk, in de buis wordt kabels' en Griffioen in zijn ten processe (productie IV bij voortbewogen. Een bezwaar van de trekmethode was dat conclusie van repliek in conventie/conclusie van antwoord hiermee slechts korte trajecten konden worden overbrugd in reconventie, sub 12) overgelegde boek, Installation of op­ en dat de te trekken kabel stevig moet zij n omdat, naar mate tical cables in ducts, 1993, blz. 96, opmerkt: 'With the des- het traject langer is, grotere trekkracht wordt uitgeoefend cribed method it is possible to pass more than 30 '9o°-bends' op (het voorste eind van) de kabel met kans op beschadiging (bending radius larger than 1 m) in the trajectory, which van de glasvezels (ontstaan van haarscheurtjes e.d.). Daar­ shows that the installation length that can be reached only naast dreigt beschadiging van de kwetsbare glasvezel door slightly depends on the geometry of the trajectory', naar plaatselijke spanningen, in het bijzonder in bochten in het welke passage wordt verwezen in de pleitnotities namens traject. Men kon nu wel de glasvezelkabel versterken met BT in prima, blz. 9 e.v., met name blz. 13. een staaldraad, maar daarmee was het probleem van de 6.3 De beslissing in rov. 12.4 met betrekking tot de inhoud plaatselijke spanningen niet verholpen. Ook kon men een van de leer van het octrooi van BT is, in het licht van het glasvezelleiding leggen met een aanzienlijke overcapaciteit vorenstaande, onvoldoende met redenen omkleed, evenals om functieverlies; van beschadigde glasvezels zoveel moge­ 's Hofs conclusie, dat de door KPN toegepaste werkwijze lijk op te vangen, maar dat was een te dure oplossing. BT buiten debeschermingsomvang van het octrooi van BT valt. heeft gezocht naar een methode om deze problemen te over­ 6.4 In het licht van het vorenstaande is ook 's Hofs overwe­ winnen. ging in rov. 12.5 onvoldoende met redenen omkleed, waar­ bij met name onbegrijpelijk is, op grond waarvan het Hof 2.2. Het cassatiemiddel bestrijdt - terecht - niet de maatstaf oordeelt, dat BT zware, verstevigde kabels juist wilde ver­ van uitleg die het hof in rov. 7 voorop heeft gesteld. Het mijden. aldaar aangehaalde art. 69 van het Europees Octrooiverdrag 7 In rov. 13 onderzoekt het Hof of de inrichtingen waarvan (EOV)s bepaalt in lid 1, in vertaling: door KPN in verband met de door haar toegepaste werkwij ze gebruik wordt gemaakt, onder de beschermingsomvang van het octrooi van BT vallen. 6 7.1 Gegeven de bestrijding van hetgeen het Hof in rov. 9,10, Het op s oktober 1973 te München totstandgekomen Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, zoals goedgekeurd bij Rijkswet 11 en 12 heeft overwogen, is 's Hofs conclusie in rov. 13.5 van 12 januari 1977, Stb. 1977,7; Nederlandse vertaling in S&J 73-II onvoldoende met redenen omkleed. (1998), blz. 184 e.v. 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 1 7

De beschermingsomvang van het Europees Octrooi of van de Euro­ der ten aanzien van rov. 11.14, waar het hof met zoveel woor­ pese octrooiaanvrage wordt bepaald door de inhoud van de conclu­ den de vakkennis van de gemiddelde vakman op de sies. Niettemin dienen de beschrijvingen de tekeningen tot uitleg van voorrangsdatum bepalend noemt.Volgens het cassatie­ de conclusies. middel had het hof als maatgevend dienen aan te merken: Dienovereenkomstig schrijft art. 30 lid 2 van de vroegere de vakkennis van de gemiddelde vakman op het tij dstip van Rijksoctrooiwet7 voor, dat het uitsluitend recht wordt be­ de inbreuk, althans die op het tijdstip van voorbereiding paald door de inhoud van de conclusies van het octrooi­ van de inbreukmakende handelingen, althans die op het schrift waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot tijdstip van de publicatie van de verlening van het octrooi. uitleg van die conclusies.8 De maatstaf van art. 69 EOV is 2.5 In de cassatiefase gaat het uitsluitend om de uitgewerkt in een Protocol,9 dat in vertaling luidt: beschermingsomvang van het aan BT verleende octrooi, niet Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de bescher­ om de eis in reconventie. Toch kijk ik eerst even naar de be­ mingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de let­ oordeling van de nieuwheid en inventiviteit van een uitvin­ terlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de ding. Daar levert de peildatum geen problemen op. Art. 52 tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke lid 1 EOV bepaalt dat Europese octrooien worden verleend in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag voor uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinders- evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen werkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uit­ het gebied van de nijverheid. Een uitvinding wordt als strekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de nieuw beschouwd indien zij geen deel uitmaakt van de deskundige die de beschrijvingen de tekeningen bestudeert, heeft wil­ stand van de techniek. De hoofdregel van art. 54 lid 2 EOV len beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uiter- houdt in dat de stand van de techniek wordt gevormd door stenhetmiddenhouden,waarbijzoweleenredelijkebeschermingaan al hetgeen vóór de datum van indiening van de Europese de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt ge­ octrooiaanvrage openbaar toegankelijk is gemaakt door een boden. schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of 2.3 In HE. 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt DWFV,10 rov. op enige andere wijze. Voor de beoordeling of voldaan is aan 3.3.1, werd hieromtrent overwogen: de eis van nieuwheid, is dus bepalend: de datum van indie­ (...) dat bij de uitlegvan de conclusies van het octrooischrift, mede in ning van de Europese octrooiaanvrage. Een recht van voor­ het licht van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te rang op grond van een eerdere (nationale) octrooiaanvrage wordengezienwatvoordeuitvindingwaarvandebeschermingwordt heeft tot gevolg dat de voorrangsdatum (prioriteitsdatum) ingeroepen, wezenlijk is - anders gezegd: wat de achter de woorden wordt beschouwd als datum van indiening van de Europese van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is - teneinde een uit­ octrooiaanvrage (art. 89 EOV). De andere uitzonderingen op sluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en de hoofdregel laat ik hier onbesproken. Voor de inventivi­ daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht teit geldt de regel van art. 56 EOV: een uitvinding wordt als te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, in­ geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop die uitleg dien zij voor een deskundige niet op een voor de hand lig­ het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming gende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Ook van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan daar is dus de datum van indiening van de octrooiaanvrage worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooi­ (c.q. de prioriteitsdatum) bepalend. De regeling van art. 2 schrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het ROW 1910 sluit aan bij dit systeem, evenals trouwens de resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden vol­ huidige regeling in de art. 2 en 4 ROW 1995. doende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een 2.6 Art. 83 EOV luidt: 'De uitvinding moet in de Europese restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende octrooiaanvrage zodanig duidelijk en volledig worden be­ uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijk­ schreven dat zij door een deskundige kan worden toegepast' heid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het oc­ (vgl. art. 22B ROW 1910 en art. 25 ROW 1995). De formule­ trooigeboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van ring van het octrooischrift is dus gericht op de deskundige, de octrooihouder werkt. Bij dit alles moet echter rekening worden ge­ in het octrooi-jargon: de gemiddelde vakman, die - per de­ houden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate finitie op een later tijdstip dan de octrooiaanvraag en a for­ waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht. tiori op een later tijdstip dan de prioriteitsdatum - het octrooischrift bestudeert en de grenzen van de door het oc­ 2.4 Onderdeel 1 opent met de klacht dat het hof voor de uitleg trooi geboden bescherming wil vaststellen. De gemiddelde van het BT-octrooi ten onrechte bepalend heeft geacht: de vakman leest het octrooischrift met in zijn achterhoofd de vakkennis van de gemiddelde vakman op de voorrangsdatum vakkennis die hij op het moment van lezen heeft. Dat wil van het octrooi. Onderdeel 2 herhaalt de klacht in het bijzon- overigens niet zeggen dat hij met die vakkennis niet zou kunnen terugredeneren naar het peil waarop de vakkennis 7 Wet van 7 november 1910, Stb. 313 (Row 1910). Buiten discussie is, dat van de gemiddelde vakman op een eerder gelegen tijdstip de op 1 april 1995 in werking getreden Rijksoctrooiwet 1995 in deze stond. zaak niet van toepassing is ingevolge de overgangsbepaling van art. 103 lid 1 Row 1995. Vgl.: 4.3 Rb. 8 Art. 53 lid 2 van de huidige Row 1995 bevat een gelijkluidende bepa­ 2.7 De discussie over het maatgevend tijdstip vindt haar oor­ ling. sprong in de verschillende manieren waarop een uitvinding 9 S&J 73-II (1998) blz. 173, vertaling op blz. 353. Ingevolge art. 164 lid 1 in een octrooiaanvrage kan worden beschreven. De opstel­ EOV vormt dit Protocol een wezenlijk bestanddeel van het verdrag. ler van een octrooiaanvrage kan kiezen voor een beschrij­ 10 Het arrest is ook besproken door J.J. Brinkhof in AA 1995 blz. 511- 519; P.L. Reeskamp inBft 1995 blz. 114-116; H. Wien inNJB 1995 blz. ving van de uitvinding zoals hij die als toeschouwer con­ 1035-1039 en J.H.J. den Hartog in BIE 1996 blz. 83-85. creet voor zich ziet. Te denken valt aan een nauwkeurige BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003 beschrijving van bijv. de uitgevonden machine of deur­ mingsomvang te bepalen, tenzij daaruit volgt dat het recht sluiting. Octrooiconclusies met kenmerken van dit type van de octrooihouder gedurende de octrooiverlenings­ worden wel aangeduid als: centraal geformuleerde conclusies. procedure is beperkt.13 Dergelijke conclusies voldoen aan de eis van art. 83 EOV, 2.8 De opsteller van een octrooiaanvrage kan ook kiezen maar hebben voor de octrooihouder het bezwaar dat de con­ voor een meer abstracte wijze van omschrijven van de uit­ currenten slechts op een klein onderdeel ervan behoeven af vinding. De octrooiaanvrage vermeldt dan de eigenschap­ te wijken om buiten de letterlijke tekst van het octrooi te pen waaraan stoffen of constructies moeten voldoen om een vallen. Wil de rechter in zulke gevallen de octrooihouder bepaald technisch probleem langs een bepaalde weg tot een een redelijke mate van bescherming bieden, dan zal hij niet bepaalde oplossing te brengen of geeft een omschrijving van te strak mogen vasthouden aan de letterlijke tekst van de de (technische of natuurwetenschappelijke) functie welke octrooiconclusie. In Duitsland - waar, mede als gevolg van moet worden vervuld om een bepaald technisch probleem de wijze van toetsen door de toenmalige nationale octrooi- langs een bepaalde weg tot een bepaalde oplossing te bren­ verlenende instantie, veel centraal geformuleerde conclu­ gen.14 Beschrijvingen met kenmerken van dit type worden sies voorkwamen - heeft de rechtspraak al vroeg mogelijk­ wel aangeduid als: perifeer geformuleerde conclusies. Een derge­ heden ontwikkeld om een octrooi ruim uit te leggen door lijke wijze van beschrijven geeft geen aanleiding tot een voor de vakman kenbare equivalenten van de beschreven ruime uitleg van het octrooi teneinde de octrooihouder een uitvinding mede onder de beschermingsomvang te bren­ redelijke mate van bescherming te bieden. Integendeel: een gen. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van equiva­ perifere wijze van omschrijven nodigt als het ware uit tot lentie zal de rechter, kijkend door de bril van de gemiddelde het formuleren van onbescheiden 'claims' door de octrooi­ vakman, onderzoeken wat de essentie van de beschreven aanvrager. Bij een perifeer geformuleerde conclusie is er uitvinding(de uitvindingsgedachte) is geweest. Hij zal daar­ geen reden om terug te gaan naar de datum van aanvrage of toe teruggaan naar de datum van de octrooiaanvrage (c.q. de de prioriteitsdatum: de rechter beoordeelt of het product/ prioriteitsdatum) en een vergelijking maken van de beschre­ de werkwij ze van de verweerder op de datum van de gestelde ven uitvinding met de stand van de techniek op die datum. inbreuk de eigenschappen bezit of de functie vervult zoals Vervolgens kan dan de vraag rijzen, of bij de beoordeling in het octrooi beschreven. In de Verenigde Staten, waar al van de gestelde equivalentie mag worden acht geslagen op vroeg perifeer geformuleerde octrooiconclusies bestonden, gegevens van na de datum van de octrooiaanvrage (c.q. de houdt de rechtspraak dan ook vast aan de datum van de in­ prioriteitsdatum). Hiertegen wordt in Duitsland het be­ breuk als maatgevend tijdstip.15 De Amerikaanse recht­ zwaar geuit, dat een octrooihouder op die wijze onverdiend spraak kent weliswaar ook bescherming van equivalenten, profijt trekt uit een vooruitgang in de wetenschap en tech­ maar beoordeelt de vraag of van equivalentie sprake is aan niek na de octrooiaanvrage. Vandaar, dat de Duitse rechter de hand van de zgn. 'function/way/result'-test: wordt het­ equivalentie beoordeelt naar de kennis van de vakman op zelfde technische probleem op wezenlijk dezelfde wijze en het tijdstip van de octrooiaanvrage (of, als een beroep op met wezenlijk hetzelfde resultaat opgelost? Vermeldens­ voorrang is gedaan: de prioriteitsdatum). Bertrams heeft de waard is nog, dat de Engelse rechtspraak i.h.a. vasthoudt Duitse rechtspraak als volgt samengevat: aan het tij dstip van de publicatie van de octrooiaanvrage als Het maatgevende tijdstip voor de beoordeling van equivalentie in maatgevend tijdstip,16 maar hierin niet altijd consequent Duitsland is hetprioriteitstijdstip van hetoctrooi.Equivalentie moet blijkt.17 worden beoordeeld met de kennis van de deskundige op dat tijdstip. 2.9 In art. 8 lid 3 van het Verdrag van Straatsburg18 en het Hierbij speelt de gedachte een rol dat de uitvinder uitsluitendbescher- vrijwel gelijkluidende art. 69 lid 1 EOV met bijbehorend mingverdientvoor'hetgeen hij met zijn octrooi aan hetpubliek heeft Protocol is getracht om, tenminste op Europees niveau, de geopenbaard, zodat het equivalentiébereïk niet ruimer kan zijn dan internationaal uiteenlopende opvattingen over de uitleg hetgeen de deskundige met de kennis op hetprioriteitstijdstip als be­ van octrooien met elkaar te verzoenen. Genoemd art. 8 lid 3 11 grijpelijk alternatief aan de inhoudvan de conclusies kan ontlenen. noch art. 69 EOV met Protocol geven echter antwoord op de Bertrams noteert dat een consequentie van deze rechtsop­ vraag, naar welk tijdstip de vakkennis van de gemiddelde vatting is, dat de Duitse rechter een 'nogal gekunstelde con­ vakman moet worden vastgesteld. structie' heeft moeten toepassen om equivalenten, waarin de concurrent iets inventiefs heeft toegevoegd (m.a.w.: iets wat nog niet bekend was op de aanvraag- c.q. prioriteits­ 13 Vgl. R. E. Ebbink, losbl. Intellectuele Eigendom, OCII, aant. 9 op art. 53 datum, maar nu ook weer niet zo' n groot verschil maakt dat lid 2 ROW 1995. 14 het geheel in redelijkheid niet langer beschouwd kan wor­ Bijvoorbeeld: de octrooiaanvraag noemt niet als kenmerk: 'voorzien van een mes', maar: 'voorzien van een snijmiddel'. den als een equivalent) tóch onder de beschermingsomvang 15 12 Bertrams, diss. 1998, blz. 120. Zie ook J.H. J. den Hartog, De te brengen. Een tweede consequentie is, dat gegevens uit beschermingsomvang van octrooien, BJE 1996, blz. 83-85; D.S. Chisum, het dossier van de octrooiverleningsprocedure - per defini­ The Scope of Protection for Patents in Litigation, BIE 1998, blz. 171 e.v., tie daterend van na de octrooiaanvrage c.q. de prioriteits­ i.h.b. blz. 178. 16 datum - niet gebruikt kunnen worden om de bescher- Piroen, diss. 1998, blz. 6S0; J.H.J. den Hartog, BIE 1996, blz. 84; Ebbink, losbl. Intellectuele Eigendom, Oc II, aant. 16.3 op art. 53 lid 2 ROW 1995- '7 Toen de Court of Appeal op 26 november 1998 de prioriteitsdatum als maatgevend tijdstip nam, overigens zonder nadere motivering, sprong 11 H.M. E. Bertrams, Equivalentie in het octrooirecht, diss. 1998, blz. 187- annotator Th. Adam in GRITR Int 2000, blz. 940 daar onmiddelijk op in. 188; zie ook: A.P. Pieroen, Beschermingsomvang van Octrooien in Nederland, 18 Verdrag van 27 november 1963, Trb. 1964,173, opgenomen in S&J Duitsland en Engeland, diss. 1988, blz. 507-508; R. Schulte, Patentge- 73-III. Goedkeuringswet in Stb. 1986, S24. Zie over art. 8 lid 3: MvT sets(i994), aant. 29 op art. 69 EPÜ. goedkeuringswet, TK1984/85,19 130 (R1294), nr. 3, blz. 12; Pieroen, " Bertrams, diss. 1998, blz. 147. diss. 1988, blz. 102. 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 1 9

2. io In de vroegere Nederlandse rechtspraak is de regel ont­ 2.12 In het kader van de World Intellectual Property Orga- wikkeld dat het aankomt op datgene, waarin naar het we­ nization (WIPO)23 is in 1991 onderhandeld over een mondi­ zen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat.19 Dit aal harmonisatievoorstel. Het voorbereidend comité had geeft nog geen maatstaf naar welk tijdstip de kennis van de een art. 21 voorgesteld, waarvan het eerste lid aansluit bij de gemiddelde vakman moet worden gemeten. In de vroegere maatstaf van art. 69 EOV. In een tweede lid werden equiva­ Nederlandse doctrine werd wel onderscheid gemaakt tus­ lenten geregeld op een wijze die de Amerikaanse rechtsop­ sen een liberale en een historische leer, waarbij de eerste vatting (2.b-i) combineerde met de Duitse (2.b-ii). Het voor­ overwegend zou kiezen voor een vast, aan de octrooi- gestelde tweede lid luidde, voor zover van belang:24 verleningsprocedure ontleend, maatgevend tijdstip en de zEquivalents tweede voor een variabel tijdstip zoals het tijdstip van de a Notwithstanding paragraph (i)(b), a claim shall be considered to inbreuk, maar erg duidelijk vind ik het onderscheid niet.20 cover notonly all the elements as expressed in the claim butalsoequi- Pieroen heeft in zijn dissertatie een voorkeur uitgesproken valents. voor een vast maatgevend tijdstip21 en wel: de eerste datum bAn element ("the equivalent element') shall generally be conside­ van het octrooi, d.w.z. de datum van de octrooiaanvrage of, red as being equivalent to an element as expressed in a claim if at indien een beroep op voorrang is gedaan: de prioriteits­ the time of any alleged infringement, either of the following datum. In navolging van de s.t. ga ik wat dieper op Pieroens conditions isfulftlled in regard to the invention as claimed: opvatting in. i the equivalent element performs substantially the samefunction in 2.n Pieroen attendeert erop, dat voortschrijdend inzicht substantially the same way andproduces substantially the same re- van de gemiddelde vakman na de datum van de octrooiaan­ sult as the element as expressed in the claim, or vrage niet per se hoeft te leiden tot een voordeel voor de oc­ ii it is obvious to a person skilled in the art that the same result as trooihouder (wanneer, zo voeg ik toe, het toepassingsbereik that achieved by means of the element as expressed in the claim can van de in het octrooi beschreven uitvinding door latere ont­ be achieved by means of the equivalent element. wikkelingen veel ruimer blijkt te zijn geworden dan ten De toelichting op het voorstel (congresverslag blz. 88) ver­ tijde van de octrooiaanvrage werd aangenomen), maar even­ meldt nog: goed kan leiden tot een nadeel voor de octrooihouder. Hij Thephrase 'at the time of any alleged infringement' may be regarded geeft een voorbeeld (blz. 127-128): as meaning at any time during the occurence of the alleged infringe­ Het(...) 'getter''-octrooihad betrekkingop de toepassingvan bepaalde, ment or only at the start of the alleged infringement. naar eigenschappen gedefinieerde, stoffen als'gettef in gloeilampen. Over het maatgevend tijdstip is tijdens de conferentie Op de eerste datum meende men algemeen dat de stof kryoliet een van slechts kort gesproken. In de vergadering werd opgemerkt deze eigenschappen miste. De vraag of het gebruik van kryoliet dat het voorbereidend comité van deskundigen het maatge­ octrooi-inbreuk opleverdezou- wanneer de eerste datum het maatge­ vend tijdstip niet al te precies heeft willen vastleggen. De vend tijdstip zou zijn - ontkennend beantwoord moet[en] worden. conferentie heeft geleid tot een voorkeur voor de formule­ Later werd evenwel ontdekt dat kryoliet de bewuste eigenschap wel ring: at the time ofthepreparation of acts leading to an alleged in­ bezat. Wanneer dit latere tijdstip maatgevend zou zijn, zou de fringement, maar dat lijkt mij slechts een gradueel verschil inbreukvraag bevestigend beantwoord moeten worden. Hier leidde met het oorspronkelijke voorstel.25 Om thans niet terzake de keuze voor het latere tijdstip van beoordeling tot een ruimere doende politieke redenen heeft de WIPO-conferentie niet beschermingsomvang. Het omgekeerde geval is ook denkbaar en zou tot het sluiten van een verdrag geleid' .2S zich hier voorgedaan hebben wanneer men aanvankelijk gemeend zou hebben dat kryoliet de bewuste eigenschap wel bezat en later zou 2.13 H.M.E. Bertrams beschouwt het zojuist genoemde zijn vastgesteld dat zij ontbrak. WIPO-voorstel als de neerslag van wat op dit moment mon­ Pieroen heeft er bezwaar tegen, dat, afhankelijk van de toe­ diaal haalbaar is. Zij bepleit op die grond dat de nationale vallig heersende technische/wetenschappelijke inzichten, rechtspraak zich inhoudelijk naar het WIPO-voorstel zal een inrichting of werkwijze op het ene moment wél en op richten, óók voor wat betreft het maatgevend tijdstip.27 Zij het andere moment niet onder de beschermingsomvang van noemt als voor- en nadelen van de diverse stelsels: het octrooi valt. Een argument voor de keuze van hetprioriteits- of verleningstijdstip Naar zijn mening verdient de eerste datum van het octrooi is dat dan slechts materie in de beoordeling kan worden betrokken die de voorkeur 'omdat op die datum vastligt met welke uitvin­ tevens de octrooiverlenende instantie ter beschikking stond. Bij dit ding de techniek wordt verrijkt en al het andere wat de vak­ uitgangspunt krijgt de octrooihouder bescherming voor de uitvin­ man op een later tijdstip omtrent deze uitvinding aan het ding, zoals deze door de octrooiverlenende instantie is verleend met de octrooi of de aanvrage kan ontlenen, niet aan de uitvinder kennis van de stand van de techniek op dat tijdstip. Het zou anders maar aan anderen te danken is' (blz. 717).2a mogelijk zijn aan een uitvinding een ruimere invulling te geven dan de octrooiverlenende instantie bij de verlening voor ogen stond. Tij-

23 Het congresverslag is in 1991 door het WIPO uitgegeven als Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty supplemen- 19 HR 20 juni 1930, NJ1930, blz. 1217 m.nt PS (Tasseron/Philips). ting the Paris Convention as far as Patents are concerned, Vol. I (ISBN 20 Pieroen, diss. 1988, blz. 126-128,134,145-150 en 313-319, i.h.b. blz. 92-805-0382-0). De tekst en commentaar erop zijn te vinden bij Ber­ 317- trams, diss. 1998, blz 19-25. Het WIPO-oprichtingsverdrag van 14 juli 21 Pieroen, diss. 1988, blz. 149, herhaald op blz. 717-718. 1967 is opgenomen in S&J 73-ni. 24 22 De dissertatie van Piroen is o.m. besproken door C. van Nispen in BIE Congresverslag blz. 30. Cursivering van mij, A-G. 25 1988 blz. 237e.v. endoorJ.L.R.A. Huydecoper in NJB 1989blz. 366 e.v. Congresverslag blz. 442-460. Vgl. Bertrams, diss. 1998, blz. 23. 26 Zie ook: Huydecoper, Piroen revisited, BIE 1992 blz. 34 e.v. en G. Hama­ Zie: Bertrams, diss. 1998, blz. 20. 27 ker in IER 1994 blz. 161 e.v. Bertrams, diss. 1998, blz. 5,20-31 en 296-297. 2 2 0 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003

densdeduurvanhetoctrooiverandertnamelijkdekennisvandedes- ting van Pieroen, lijkt het Haagse hof te kiezen voor de da­ kundige en daarmee de wijze waarop de in het octrooi beschreven uit­ tum van octrooiaanvrage (c.q. de prioriteitsdatum) als het vinding wordt begrepen. maatgevende tijdstip. Rov. 11.14 duidt daarop, maar bijv. Het onverminderd vasthouden aan het principe dat al hetgeen na de ookhof 's-Gravenhage 12 september 1996,BIE 1997,63, rov. vaste datum bekend is geworden buiten de bescherming dient te val­ 10.20: len, kan echter onredelijk zijn ten opzichte van de octrooihouder. (...) De rechtszekerheid zou op onaanvaardbare wijze in het gedrang ko­ In landen, waar voor een vast beoordelingstijdstip is gekozen heeft men als geoordeeld zou worden dat na de octrooiaanvrage doorinven- men constructies moeten bedenken om na het vaste tijdstip bekend tieve inspanning ter beschikking gekomen equivalente amplificatie­ geworden equivalenten alsnog onder de beschermingsomvang van methoden onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen, het octrooi te laten vallen. terwijl de uitvinder zelf niet heeft onderkend dat andere cyclische Indien wordt gekozen, voorhetvariabele tijdstip, waardoor na dever- amplificatiemethoden dan de enige in het octrooischrift genoemde, in leningbekend geworden gegevens zonder meer onder debeschermings- de geoctrooieerde werkwijze zouden kunnen worden toegepast. omvang kunnen vallen, dan profiteert de octrooihouder soms te zeer van de verdiensten van anderen. Bovendien zou de keuze voor varia- 2.16 De lezer kan zich nog afvragen, welke betekenis in dit bel tijdstip de rechtszekerheid nadeligkunnen beïnvloeden, (diss., blz. verband toekomt aan rov. 3.3 van HR 9 februari 1996, N] 30 3i)- 1998, i m.nt DWFV (Spiro/Flamco): Haar dissertatie is o.m. besproken door J.H.J. den Hartog, dat ingevolge art. 51 lid 1, aanhef en onder a, ROW een octrooi dat die voorstelt in voorkomende gevallen vast te stellen of alle een uitvinding betreft die slechts ten dele nieuw is in de zin van art. z kenmerken in een conclusie ten minste op equivalente wijze ROW of slechts ten dele inventiefis als bedoeld in art. zA ROW, en worden vervuld; de equivalentie te beoordelen op het tijd­ daarom in zoverre niet had behoren te worden verleend, partieel nie­ stip van (voorbereiding van) inbreuk middels de function/ tig kan worden verklaard, welke nietigverklaring ingevolge art. 51 way/result-test.28 lid 5 terugwerkende kracht heeft. In het licht van art. 30 lid 2 ROW, 2.14 Omtrent de internationale ontwikkelingen valt nog te opgevat overeenkomstighetgeenis overwogen in rov. 3.3. ivanHR 13 melden dat de Commissie van de E.G. op 1 augustus 2000 januari 1995, NJ1995,391, is zulks evenwel alleen toelaatbaarwan­ een voorstel heeft gedaan voor een Verordening betreffende neer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het het Gemeenschapsoctrooi. Deze ontwerp-Verordening le­ octrooischrift als van de stand van de techniek op de voorrangs­ vert voor het onderhavige vraagstuk geen nieuw gezichts­ datum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming punt op.29 Het TRIPs-verdrag geeft in de artikelen 27-30 liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden.31 regels voor octrooien. Het verdrag bevat geen uitlegregel Heeft de Hoge Raad hiermee gekozen voor de datum van de voor octrooien, dus ook geen regel over het maatgevend tij d- octrooiaanvrage c.q. de prioriteitsdatum als maatgevend stip. Art. 29 lid 1 biedt de lid-staten wel een handvat om tijdstip voor het bepalen van de kennis van de vakman? M.i. geschillen over de reikwijdte van een octrooi te voorkómen: is dit niet het geval. Art. 69, tweede lid, EOV bepaalt aan het zij kunnen aan een octrooiaanvrage de eis stellen dat de aan­ slot dat het Europees octrooi zoals dit is verleend of is gewij­ vrager de beste wijze van toepassing van de uitvinding aan­ zigd tijdens de oppositieprocedure met terugwerkende geeft die de uitvinder bekend is op de datum van indiening kracht de beschermingsomvang van de aanvrage bepaalt, van de aanvrage. voor zover deze niet wordt uitgebreid. In Nederland bestaat eenzelfde regel in art. 51 ROW 1910 resp. art. 50 lid 1 ROW 2.15 Het arrest inzake Ciba Geigy/Oté heeft de leer van het 1995. Na een partiële nietigverklaring, die terugwerkende wezen van de uitvinding niet geheel opzij gezet, maar inge­ kracht heeft, moet de vakman, die de beschermingsomvang kaderd in de maatstaf van art. 69 lid 1 EOV. Uit dat arrest, wil vaststellen van hetgeen er nog is overgebleven van het hierboven reeds geciteerd, valt geen voorkeur van de Hoge octrooi, teruggaan naar de datum van de octrooiaanvrage Raad af te leiden voor hetzij het tijdstip van (voorbereiding c.q. de prioriteitsdatum. Per die datum moet de uitvinding van) de inbreuk hetzij een aan de octrooiverlenings- worden gereconstrueerd met behulp van criteria als de procedure gekoppeld vast tijdstip als maatgevend tijdstip. nieuwheid ten opzichte van de toenmalige stand der tech­ Ik durf voor de beantwoording van de onderhavige rechts­ niek en de inventiviteit. Pas daarna komt de beoordeling vraag geen consequenties te verbinden aan rov. 3.4.1 van van eventuele equivalenten van de aldus gereconstrueerde dat arrest. Het ging in die overweging om het gebruik van uitvinding aan de orde. Mijns inziens ligt het antwoord naar gegevens uit het verleningsdossier, dus gegevens daterend Nederlands recht op het in onderdeel 1 en 2 aangesneden van na de prioriteitsdatum. Volgens die overweging mogen vraagstuk dus nog helemaal open.32 zulke gegevens wel worden gebruikt (dus de prioriteits­ datum zou niet bepalend zijn?), maar is terughoudendheid 2.17 Na deze inleiding wordt het tij d om kleur te bekennen. op haar plaats wanneer het gaat om gebruik in het voordeel Of iemand onrechtmatig heeft gehandeld of niet, wordt in van de octrooihouder (dus de prioriteitsdatum zou wel het het algemeen afgemeten aan het tij ds tip waarop hij handelt. uitgangspunt zijn?). Al dan niet beïnvloed door de opvat- Hetzelfde geldt, wanneer het beweerdelijk onrechtmatige-

ïS BIE 1998, blz. 326-327. De andere recensenten gaan niet in op het 30 Ook in: BIE 1996,94 m.nt Steinhauser en Brinkhof. Het arrest wordt maatgevend tijdstip. J. L. R. A. Huydecoper in RM Themis 2000, blz. 105 voorts besproken door: J. den Hartog, Partiële nietigheid van een e.v.; Ch. Gielen in IER 1998, blz. 191 e.v. octrooi, BIE 1997, blz. 27-28 en J. van Breda, Partiële nietigheid van 19 COM (2000) 412, CE 3 3 7 (2000) blz. 278 e.v. Zie over dit voorstel ook: octrooien en rechtszekerheid van het publiek, IER 1997, blz. 89-92. H.M.H. Speyart, NTER 2000, blz. 312 e.v. Omdat in het voorstel wordt 31 Cursivering van mij, A.-G. De beslissing werd herhaald in HR 16 gestreeft naar een Gemeenschappelijk Gerecht voor intellectuele eigen­ februari 2001, RvdW 2001,54 (rov. 3.3.3). dom (toelichting 2.4.5), is de behoefte aan harmonisatie van de recht­ 32 In gelijke zin: Ebbink, losbl. Intellectuele Eigendom, Oc II, aant. 12 op art. spraak van de diverse nationale rechters minder groot. 53 lid 2 ROW, in fine. 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 2 1

handelen bestaat uit een octrooi-inbreuk. Om bij het voor­ dat deze is voorzien van een 'mes of ander snijmiddel'. Stel beeld van Pieroen te blijven: stel dat ten tijde van de octrooi­ dan, dat jaren later een - ten tijde van de octrooiaanvrage aanvrage (c.q. de prioriteitsdatum) in vakkringen de onvoorzienbare - techniek in zwang komt waarin plastics algemene opvatting heerst dat een lamp met kyroliet onder met behulp van een laserstraal worden doorgesneden. De de beschermingsomvang valt, en deze opvatting door latere rechter kan in een inbreukprocedure komen te staan voor algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten wordt de vraag of zo'n laserstraal een 'snijmiddel' is in de zin van achterhaald omdat kyroliet een van de benodigde eigen­ het octrooi. In de zienswijze waarin uitsluitend de kennis schappen blijkt te missen, dan lijkt het mij maatschappelijk van de gemiddelde vakman op de datum van de octrooiaan­ niet aanvaardbaar om, met de prioriteitsdatum als peilda­ vrage (c.q. de prioriteitsdatum) telt, is er geen sprake van tum voor de kennis van de vakman, de gedaagde wegens een octrooi-inbreuk. In de door mij verdedigde zienswijze octrooi-inbreuk te veroordelen op basis van achterhaalde in­ heeft de rechter de mogelijkheid om machines met een la- zichten. Op deze grond lijkt mij, dat de kennis van de vak­ sersnij middel onder de beschermingsomvang van het oc­ man op de datum van de inbreuk uiteindelijk maatgevend trooi te begrijpen, overigens zonder dat de rechter daartoe is. De keerzijde van deze opvatting is, dat in beginsel wordt verplicht wordt. Of de rechter inderdaad octrooi-inbreuk aanvaard dat het kan gebeuren dat een octrooihouder profi­ aanneemt, hangt af van een afweging waarin de teert van toepassingsmogelijkheden van zijn uitvinding die uitvindingsgedachte wordt betrokken, waarbij de mate van voor de gemiddelde vakman nog niet waren te voorzien toen vernieuwing van de uitvinding een rol kan spelen,34 maar de octrooihouder de octrooiaanvrage indiende.33 Leidt deze ook de rechtszekerheid voor derden. opvatting tot een maatschappelijk onaanvaardbare bevoor­ 2.19 De datum van publicatie van de octrooiaanvrage - een deling van de octrooihouder? Ik meen van niet, omdat op andere, in onderdeel 1 voorgestelde peildatum - blijft in grond van art. 69 lid 1 EOV in verbinding met het arrest deze opvatting van belang, maar niet als beslissend tijdstip inzake Ciba Geigy/Oté door de rechter steeds het midden voor het beoordelen van equivalentie. Door de publicatie zal moeten worden gevonden tussen een redelijke bescher­ gaat de uitvinding in ieder geval vanaf dat ogenblik35 deel ming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid uitmaken van de openbare stand van de techniek, waarna voor derden. andere uitvinders, op hun beurt, zich van die stand van de 2.18 Dit laatste verdient enige uitwerking. Aanvaarding van techniek kunnen onderscheiden door weer nieuwe uitvin­ het uitgangspunt dat de datum van de inbreuk (of, als men dingen te doen. dat verkiest: de datum, van voorbereiding van de inbreuk) bepalend is voor het kennisniveau van de gemiddelde vak­ 2.20 Ik laat de onderdelen 1 en 2 nu even rusten, om eerst de man, wil niet zeggen dat aan de datum van de octrooiaan­ overige klachten te behandelen. Van de zijde van KPN is in vrage (c.q. de prioriteitsdatum) helemaal geen betekenis twijfel getrokken of BT belang heeft bij haar klacht over het meer toekomt. Volgens het arrest inzake Ciba Geigy/Oté maatgevend tijdstip; dat laat zich beter beoordelen na be­ dient de rechter - ook thans nog! - onder ogen te zien wat studering van de overige klachten. Voor zover onderdeel 1 voor de uitvinding wezenlijk is, kort gezegd: wat de achter­ tevens dient als algemene inleiding tot de overige klachten, liggende uitvindingsgedachte is. Het lijkt mij onvermijde­ behoeft het onderdeel geen afzonderlijke bespreking. lijk, dat de gemiddelde vakman - en indirect: de rechter - 2.21 Onderdeel 3 heeft betrekking op de begrippen 'light- daartoe terugblikt naar de datum van de octrooiaanvrage weight and flexible' in conclusie nr. 1 van het octrooi van (c.q. de prioriteitsdatum) teneinde de achterliggende BT. Op grond van hetgeen in de rov. 9.2 - 9.4 werd overwo­ uitvindingsgedachte op te sporen, zoekend naar de vooruit­ gen en van de 'in het octrooi gelegen tegenstelling tussen gang die de desbetreffende uitvinding heeft opgeleverd ten enerzijds deze lichte en flexibele en anderzijds die zware en opzichte van de op die datum bekende stand van de tech­ stugge vezelelementen', is het hof in rov. 9.5 tot de slotsom niek. De datum van de octrooiaanvrage (c.q. de prioriteits­ gekomen dat de vakman zal begrij pen dat BT heeft gekozen datum) is dus een factor bij het vaststellen van de claim die voor een beperking tot (het installeren van) lichte en flexi­ de octrooiaanvrager heeft willen leggen. Maar het is niet de bele vezelelementen met een doorsnede en een gewicht in enige factor. Het zou, met name in geval van een sterk inno­ de orde van grootte zoals vermeld in het octrooischrift. vatieve en daarom extra beschermenswaardige uitvinding, de octrooihouder tekort doen wanneer later bekend gewor­ 2.22 Subonderdeel 3.1 komt neer op de klacht dat het hof in den gegevens bij de beoordeling van equivalentie nooit mo­ rov. 9.3 ten onrechte is blijven steken in de beantwoording gen meetellen. De consequentie van het arrest inzake Ciba van de vraag wat de vakman in beginsel zal opmaken uit de Geigy/Oté is m.L, dat de rechter wel acht mag slaan op het beschrijving in het octrooischrift van de experimenten van wezen van de uitvinding, dus mag terugkijken naar de ken­ BT en de maten van de daarbij gebruikte vezelelementen nis van de vakman op het tijdstip van de octrooiaanvrage (rov. 9.2). Volgens de klacht heeft het hof verzuimd te kijken (c.q. de prioriteitsdatum), maar dat uiteindelijk bepalend is naar hetgeen de vakman uiteindelijk uit het octrooi zal op­ een afweging van een redelijke bescherming van de octrooi­ maken wanneer hij niet alleen het verslag van deze experi­ houder tegenover het belang van de rechtszekerheid voor menten in zijn oordeelsvorming betrekt maar ook de in het derden die van het octrooischrift kennisnemen. Ik geef een subonderdeel aangehaalde passages uit het octrooischrif- fictief voorbeeld. Stel, dat in een octrooiconclusie als ken­ merk van een plasticsverwerkende machine is opgenomen 34 Volgens het arrest Ciba Geigy/Oté moet ook rekening worden gehou­ den met de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft 33 Het gaat hier om een objectcve maatstaf. Dat de uitvinder zélf niet aan gebracht. Bij een zgn. pionier-uitvinding laten kenmerken en de desbetreffende uitvoeringsvariant heeft gedacht, werd reeds in HR 9 toepassingsmogelijkheden zich moeilijker in de octrooiaanvrage onder november 1990, NJ1991,169 m.nt. DWFV, rov. 3.4, niet beslissend woorden brengen. geacht. 35 Zie ook: art. 54 lid 3 EOV. 2 2 2 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003

t.Uit die passages valt volgens BT niet anders op te maken 66 g/m (rov. 12.2). Daarbij komt, dat de motivering van het dan dat het hier gaat om een betrekkelijk begrip: ('sufficiently hof is uitgediept in de rov. 11.8 en 11.9. De in subonderdeel lightweight and fiexible' ...)• Volgens BT ware het octrooi 3.1 bedoelde passages uit het octrooischrift ('sufficiently' voor de vakman te verstaan als: voldoende licht en buigzaam enz.) worden daar door het hof in zijn oordeel betrokken. Ik om door de persluchtstroom meegesleept te worden, onge­ leid hieruit af, dat het hof ruimte heeft willen laten voor de acht hoe groot, hoe zwaar of hoe onbuigzaam de vezel­ door BT verdedigde interpretatie van 'lightweight and fiexi­ elementen uitgedrukt in absolute waarden (grammen, mil­ ble' als relatieve begrippen (te weten: voldoende licht en limeters e.d.) ook mogen zijn. buigzaam om door de luchtstroom meegesleept te worden), 2.23 Een vergelijking van het bestreden arrest met het oor­ maar deze begrippen nu ook weer niet zó ruim heeft willen deel van de Technische Kamer van Beroep (TKvB) van het uitleggen dat in het BT-octrooi geen enkele beperking meer EOB op dit punt (blz. 22-23) is pikant: gelegen zou zijn m.b.t. het type vezelelementen (naar AlthoughDi [datis hetBT-octrooi, noot A-G] relates to 'light-weight grootte, zwaarte en buigzaamheid). Subonderdeel 3.1 leidt andflexible' fibre members, these properties are to be understood as daarom niet tot cassatie. meaning 'sufficiently light-weight andflexiblefor the blowing me- thod' and may be assessed by a trial and error experiment (see Di, 2.25 Subonderdeel 3.2 is gericht tegen het argument dat het column z, Unes38 to 63). Moreover, as can be seenfrom Figure 3, the hof in rov. 9.4 ontleent aan de beschrijvingsinleiding van prior art method also relates to the insertion of'cables' (...) optionally het BT-octrooi. Aan de steller van het middel kan worden having diameters much larger than the preferred range of ito 4 mm toegegeven dat de omstandigheid dat de uitvinder in de in­ (see Di, column 3, Unes 44 to 49). Therefore, a skilied person would leiding van zijn octrooischrift op zoek zegt te zijn geweest understandfrom Di that in this respect there is hardly an a priori naar een methode om één of meer lichtgewicht buigzame restriction to speciftc cable properties in the known method but suit- vezelelementen te installeren, nietperse betekent dat de uit­ ability ofcables mustbe tried out in practice. vinding niet mede bruikbaar zou kunnen zijn voor het in­ Vermeldenswaard is ook, dat het meergenoemde WIPO- stalleren van andersoortige vezelelementen: de uitvinder voorstel in art. 21 lid 4 een voorschrift van uitleg geeft voor kan bij toeval méér hebben ontdekt dan dat, waarnaar hij die gevallen waarin het octrooischrift voorbeelden ver­ eigenlijk op zoek was. Het komt mij evenwel voor dat de meldt: klacht debetekenis van rov. 9.4 overschat. Het gaat in 's hofs 4Examples redenering slechts om een bijkomend argument. De vak­ If the patent contains examples of the embodiment of the invention man die het octrooischrift leest kan aan de beschrijvingsin­ or examples of the functions or results of the invention, the claims leiding consequenties verbinden voor zijn interpretatie van shall not be interpreted as limited to those examples; in particular, de daarop volgende octrooiconclusies. Onbegrijpelijk is de the merefact that a product or process includes additional features motivering niet. Subonderdeel 3.2 leidt daarom niet tot cas­ notfound in the examples disclosed in the patent, lacksfeatures found satie. Subonderdeel 3.3 richt zich tegen de slotsom die het hof in such examples or does not achieve every objective orpossess every in rov. 9.5 aan het voorafgaande verbindt en behoeft geen advantage cited or inherent in such examples shall not remove the afzonderlijke bespreking. product or process from the extent of protection conferred by the claims. 2.26 Onderdeel 4 heeft betrekking op het begrip 'propelled 2.24 Of het verstandig is zozeer af te wijken van het oordeel along the pathway by fluid drag of a gaseous medium' in van de Technische Kamer van Beroep van het EOB staat niet conclusie nr. 1 van het BT-octrooi. Hiermee komen wij aan ter beoordeling van de cassatierechter.36 De motiverings­ het discussiepunt, of de werkwijze van KPN zich onder­ klacht van subonderdeel 3.1 gaat in elk geval niet op, omdat scheidt van de in het BT-octrooi omschreven werkwijze het hof op een inzichtelijke wijze rekenschap aflegt van de doordat KPN glasvezelleidingen installeert door middel van reden waarom het tot een ander oordeel is gekomen dan de duwkracht gecombineerd met een persluchtstroom en de TKvB en de redengeving dat oordeel kan dragen. In het bij­ beschreven methode van BT alleen maar gebruik maakt van zonder is het hof niet blijven steken in de indruk welke de een persluchtstroom. In de opvatting van BT maakt KPN vakman die het octrooischrift leest overhoudt na lezing van gebruik van de in het BT-octrooi omschreven werkwijze de beschrijving van de experimenten van BT en welke expe­ waarbij motor-aangedreven rollen de glasvezelleiding over rimenten slechts vezelelementen betroffen met een door­ enigerlei afstand in de buis brengen waarna de perslucht­ snede en een gewicht tot bepaalde waarden (rov. 9.2). Het stroom het transport van de leiding door het kanaal over­ hof heeft de hypothetische vakman immers verder laten le­ neemt. Volgens BT berust de geoctrooieerde werkwijze dus zen in het octrooischrift en heeft gewezen op de op een combinatie van duwen en blazen, evenals de werk­ beschrijvingsinleiding (rov. 9.4) en op de verschillende or­ wijze van KPN. BT staat in haar opvatting niet alleen: de den van grootte van optische vezelelementen die destijds president in kort geding had op 31 maart 1994 in rov. 17 reeds bekend waren (rov. 9.3). In de gedachtegang van het van zijn (later om formele reden vernietigde) vonnis zelfs hof heeft de werkwijze van KPN betrekking op een geheel aangenomen dat de werkwijze, waartoe de apparaten van andere categorie vezelelementen dan die welke in het Plumettaz dienen, letterlijk onder conclusie nr. 1 van het BT octrooischrift worden bedoeld. Het hof gaat ervan uit, dat valt. Zie ook blz. 20-23 van de beslissing van de Technische KPN uitsluitend glasvezelkabels installeert met een door­ Kamer van Beroep van het EOB. snede van minstens 9 mm en een gewicht van tenminste ca. 2.27 De vaststelling van wat de vakman in een octrooischrift leest, is feitelijk van aard en als zodanig in cassatie onaan­ 36 Dit in reactie op de cassatierepliek blz. 2, waar BT betoogt dat de tastbaar. Het onderdeel beperkt zich dan ook tot klachten onverenigbaarheid met het oordeel van de TKvB op zichzelf al grond is voor cassatie wegens onbegrijpelijkheid. In het cassatiemiddel is een over de motivering. Subonderdeel 4.1 maakt bezwaar tegen de klacht van deze strekking niet te vinden. gevolgtrekking in rov. 10.4, dat - om de werkwijze van KPN 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 2 3

onder conclusie nr. ï van het BT-octrooi te doen vallen - hof leest de vakman in het octrooischrift dat, zodra de in te nodig is dat de in te brengen vezelleiding uitsluitend door de brengen glasvezelleiding de rollen in het BT-invoer- persluchtstroom wordt voortbewogen. BT voert aan dat apparaat heeft gepasseerd - dus zelfs nog vóórdat de draad voor de lezer duidelijk moet zijn dat een luchtstroom op in het bestaande kanaal terecht komt - geen duwkracht zichzelf niet voldoende is om een optische vezelleiding in meer wordt uitgeoefend en duwkracht zelfs moet worden een kanaal te installeren; de geoctrooieerde uitvinding im­ vermeden om 'buckling' te voorkómen. De duwkracht die pliceert dat het te installeren vezelelement tot enigerlei nodig is om het vezelelement in het apparaat te steken en de lengte in het kanaal wordt geduwd. De omschrijving in het hydrostatische druk te overwinnen wordt door het hof niet BT-octrooi voorziet daar ook in: het subonderdeel verwijst beschouwd als een kracht die nodig is om het vezelelement naar kolom 8, regel 24 e.v.: in het kanaal te verplaatsen (rov. 10.7). Daarmee heeft het The opticalfibre member'46ispushed through the inletend43 of the hof het standpunt van BT weerlegd, dat het duwen moet feedhead into the bore 44 and onwards into the tube 49. Pushing of doorgaan tot de oppervlakte van het ingestoken vezel­ theflbre member 46 continues until the surf ace area ofthefibre mem­ element voldoende ver in het kanaal is om het element door ber which is exposed to the airflow is sufficiently large to produce a de luchtstroom te laten meevoeren. De motivering kan dit dragJvrcetocausetheJurtheradvan.ee ofthefibremember46'through feitelijke oordeel dragen en voldoet aan de vereiste mate van the tube 49 and the ductlet 12, while the rate ojjeed is controlled by inzichtelijkheid. means ojthe ajorementioned rubber drive wheels 47 and 48. 2.3 o De subonderdelen 4.3 en 4.4 vormen een uitwerking van de Subonderdeel 4.2 sluit bij het vorige aan en noemt onbegrij pe- vorige klacht. In figuur 7, welke deel uitmaakt van het lijk, op welke grond het hof in rov. 10.5 tot het oordeel is octrooischrift van BT, wordt getoond hoe het vezelelement gekomen dat voor de vakman duidelijk is dat in de geoc­ in het kanaal komt. De afbeelding toont hoe de optische trooieerde werkwij ze duwkracht zoveel mogelij k moet wor­ vezelleiding in een opening van het invoerapparaat wordt den vermeden. De aangehaalde passage uit kolom 8 laat zich gestoken en tussen twee door een motor aanged reven rollen volgens BT niet anders verstaan dan dat het duwen moet in een buis wordt gevoerd waar, direct na het passeren van dóórgaan tot de oppervlakte van het vezelelement vol­ de rollen, perslucht wordt toegevoegd waarna de vezel­ doende ver in het kanaal steekt om het element verder door leiding en de perslucht via een verbindingsstuk het invoer­ de luchtstroom te laten meevoeren. Deze klachten lenen apparaat verlaten en in het bestaande kanaal terechtkomen. zich voor gezamenlijke bespreking. Het hof miskent niet dat de rollen enige vorm van duw­ 2.28 In de rov. 10.2 - 10.4 heeft het hof uiteengezet dat en kracht uitoefenen, maar beschouwt die duwkracht als irre­ waarom de vakman in het octrooischrift leest dat trek- levant. Daarop stuiten de subonderdelen 4.3 en 4.4 af. De spanningen - met het daaraan verbonden risico van bescha­ slotsom is dat onderdeel 4 niet tot cassatie leidt. diging van de optische vezels - moeten worden vermeden (vgl. alinea 2.1 hierboven). Volgens het hof leest de vakman 2.31 In rov. 11 heeft het hof een aantal stellingen van BT in het octrooischrift dat deze potentieel schadelijke trek­ nader besproken. Subonderdeel 5.1 voert tegen rov. 11 de alge­ kracht wordt vervangen door een - niet schadelijke - mene klacht aan, dat het hof miskent dat het nie t gaat om de meesleepkracht die uniform is verdeeld over het gehele op­ vakkennis van octrooihouder BT zelf maar om die van de pervlak van het optische vezelelement in het kanaal. Met gemiddelde vakman. Deze klacht mist feitelijke grondslag. andere woorden: in de geoctrooieerde werkwijze wordt niet Niet alleen uit de vooropstelling in rov. 7, maar ook uit rov. aan de in te brengen glasvezelkabel getrokken en mogen 11 zelf blijkt uitdrukkelijk dat het hof de kennis en het in­ ook geen plaatselijke trekspanningen optreden. De lucht­ zicht van de gemiddelde vakman tot richtsnoer, neemt (zie stroom grijpt de vezelleiding over de volle lengte aan. Tot rov. 11.3, 11.8 en 11.14). Waar het hof in rov. 11 aandacht zover is de motivering begrijpelijk. In de rov. 10.5 en 10.6 besteedt aan het kennisniveau van BT geschiedt dit uitslui­ zet het hof uiteen dat en waarom de vakman in het octrooi­ tend om aan te geven dat het inzicht van de gemiddelde vak­ schrift leest dat ook een duwkracht moet worden vermeden: man niet hoger is dan dat van BT zelf. kort gezegd omdat bij het aanduwen van lichte en buigzame vezelelementen deze de neiging hebben te gaan 2.32 Subonderdeel 5.2 richt een motiveringsklacht tegen rov. dubbelvouwen/opstropen ('buckling'). Ook dat is niet on­ 11.8. Het hof acht niet aannemelijk dat de vakman een vezel­ begrijpelijk. element zal kiezen met een aanzienlijk grotere diameter en 2.29 De werkwijze van KPN/Plumettaz berust, in de visie gewicht dan in het BT-octrooi beschreven of zich zal laten van beide partijen, op een combinatie van duwkracht en leiden door het aldaar gepresenteerde model, omdat de vak­ meesleepkracht van perslucht. Het hof heeft niet over het man volgens het hof weet dat BT zélf zulke vezel elementen hoofd gezien dat óók in de omschrijving van het BT-octrooi niet geschikt heeft bevonden om deze te installeren met de (kolom 8) naast de meesleepkracht van de persluchtstroom blaasmethode volgens het BT-octrooi. De klacht houdt in, enige vorm van duwkracht vóórkomt, te weten: de kracht dat het hof niet duidelijk maakt waar de gemiddelde vak­ van de motor-aangedreven rollen waarmee de glasvezel­ man op de - in dit subonderdeel opengelaten - beslissende leiding in de invoeropening van het invoerapparaat van BT datum die wetenschap vandaan haalt. wordt gestoken en, tegelijk met de toegevoegde perslucht­ 2.33 De verklaring van Cassidy (de uitvinder van de BT- stroom, in een bestaand kanaal wordt gebracht. Het hof is methode, geciteerd in rov. 11.4) is gedateerd 12 december namelijk van oordeel dat die duwkracht niet relevant is, om­ 1986 en kan chronologisch geen deel uitmaken van de vak­ dat in de werkwij ze volgens het BT-octrooi het vezelelement kennis van de gemiddelde vakman op een eerder gelegen direct na het passeren van de trekrollen door de toegevoegde datum (zoals de prioriteitsdatum, 8 november 1982). De in­ perslucht wordt gegrepen en voortgeblazen. Volgens het houd van die verklaring - waarin Cassidy de experimenten- 2 2 4 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003 beschrijft die hij voor BT heeft uitgevoerd in 1981/82 en die veronderstellenderwijs aangenomen dat dit juist is en heeft tot het BT-octrooi hebben geleid en waarmee Cassidy naar vervolgens vastgesteld dat in dat (veronderstelde) geval de zijn zeggen in mei 1983 naar buiten is getreden - kan ech­ extra duwkracht, die nodig is om een aanvankelijk tekort ter wél bijdragen tot de vaststelling van hetgeen bekend was aan meesleepkracht te compenseren, zowel absoluut (maxi­ op een eerdere datum: indien men, zoals het hof in rov. 11.6 maal 0,1 N) als relatief (in verhouding tot de te overwinnen doet, aanneemt dat de kennis van de gemiddelde vakman in hydrostatische druk en de meesleepkracht van de lucht­ elk geval niet uitging boven die van BT zelf, heeft men ge­ stroom) te verwaarlozen is. Om die reden heeft het hof aan deeltelijk al een beeld van de toenmalige kennis van de ge­ deze aanname geen betekenis willen toekennen voor de middelde vakman. Het hof vermeldt aan het begin van rov. wijze waarop de gemiddelde vakman het octrooischrift 11.8 een aantal passages uit het octrooischrift waaruit het leest. Dit oordeel is te zeer verweven met een waardering hof kennelijk afleidt dat de lezende vakman moet begrij pen van de feiten om in cassatie op juistheid te worden getoetst. dat de methode van BT niet voor iedere willekeurige Het oordeel geeft geen blijk van een onjuiste opvatting van glasvezelleiding geschild is: 'provided' enz. De redenering de verdragsrechtelijke en wettelijke regels omtrent de uit­ van het hof is kennelijk deze, dat de vakman in het octrooi­ leg van octrooien. Het oordeel van het hof behoefde geen schrift een waarschuwing leest dat de beschreven methode nadere toelichting om begrijpelijk te zijn, zodat ook de sub­ slechts voor een beperkte categorie vezelelementen geschikt sidiaire motiveringsklacht faalt. De slotsom is, dat onder­ is: kiest men een vezel met een diameter en gewicht Mnnen deel 5 evenmin tot cassatie leidt. het aangegeven gebied, die volgens de gegevens van het oc­ 2.36 Thans kom ik terug op de onderdelen 1 en 2 (het maat­ trooi nog niet eerder is toegepast, dan kan men gebruik ma­ gevend tijdstip). Hierboven heb ik betoogd dat het hof wel­ ken van de in het octrooi aanbevolen trial and error-methode. iswaar in het kader van zijn onderzoek naar het wezen van Dat de vakman een vezel buiten het aangegeven gebied zal de uitvinding mede acht heeft mogen slaan op de vakkennis kiezen, acht het hof niet aannemelijk. Met andere woorden: van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum, maar in de redenering van het hof gaat het niet om voorbeelden bij de beoordeling van equivalentie niet categorisch iedere van toepassing van de uitvinding die de lezende vakman tot ontwikkeling in de kennis van de gemiddelde vakman tus­ het oordeel brengen dat dezelfde uitvinding ook in andere sen de prioriteitsdatum en de inbreukdatum had mogen situaties kan worden toegepast, maar om een beschrijving buitensluiten. Welke consequenties heeft een aanvaarding van de beste wijze van de toepassing van de uitvinding die van deze opvatting voor het thans bestreden arrest? Op het bekend was op de datum van indiening van de octrooiaan­ eerste gezicht lijkt deze opvatting te leiden tot een vernieti­ vrage. Deze brengt de lezende vakman tot de slotsom dat, ging van het bestreden arrest, waarna een andere rechter indien hij de beschreven blaasmethode ook voor andersoor­ aan de hand van de juiste peildatum opnieuw dient te be­ tige kabels wil gebruiken, hij zélf een oplossing zal moeten oordelen of er sprake is van een inbreuk op het octrooi van bedenken. De slotsom is dat de klacht geen doel treft. BT. Het in cassatie door KPN gevoerde verweer, dat BT bij deze klachten geen belang heeft, dwingt de lezer echter na 2.34 Subonderdeel 5.3 bevat een motiveringsklacht over de te gaan wat nu precies het verschil is tussen de kennis van de tweede alinea van rov. 11.14 (de eerste alinea werd aangeval­ gemiddelde vakman op het prioriteitstijdstip en die op het len in onderdeel 2). Het hof constateert hier dat het voor­ tijdstip van de inbreuk en wat het hof met dat verschil heeft beeld, genoemd in kolom 7, regels 9-17, van het BT-octrooi gedaan. In navolging van de gedingstukken heeft het hof (zie rov. 11.11), aan de lezer niet méér openbaart dan dat twee hoofdvragen onderscheiden, kort gezegd: (a) het ver­ duwen in wezen vanaf het begin moet worden vermeden en eiste van lightweight and fixible en (b) de vraag, of het BT- dat vanaf het begin de meesleepkracht van de luchtstroom octrooi naast blazen ook duwen omvat. Met betrekking tot voldoende is om het vezelelement te verplaatsen, zoals eer­ vraag (b) speelt het maatgevend tijdstip in het bestreden ar­ der in het arrest aangegeven. Dit laatste slaat kennelijk te­ rest uitsluitend een rol in rov. 11.14. In rov. 11.14 heeft het rug op rov. 10. Het hof bedoelt hiermee te zeggen (i) dat het hof het (in rov. 11.13 weergegeven) standpunt van KPN ver­ octrooischrift aan de vakman duidelijk maakt dat duwen worpen met de redengeving dat de desbetreffende gegevens (afgezien van de door het hof irrelevant geachte duwkracht dateren van na de prioriteitsdatum. BT heeft er geen belang om de vezelleiding in het invoerapparaat te steken en de bij zich over de beslissing in rov. 11.14 te beklagen, aange­ hydrostatische druk te overwinnen) vanaf het begin moet zien die beslissing in het voordeel van BT was. Het maatge­ worden vermeden en dat - reeds vanaf het begin en dus niet vend tijdstip speelt duidelijk wél een rol in de discussie, of eerst nadat de vezelleiding al een eind in het kanaal is ge­ het BT-octrooi uitsluitend geschikt is voor lichtgewicht duwd - de meesleepkracht van de persluchtstroom vol­ buigzame leidingen, dus voor vraag (a). Een ontwikkeling doende is en (ii) dat het in het BT-octrooischrift genoemde in de kennis van de gemiddelde vakman tussen de priori­ voorbeeld de lezer niet méér dan dit openbaart, dus ook niet teitsdatum en de inbreukdatum kan hebben geleid tot het aan de vakman openbaart dat relevante duwkracht nodig inzicht dat de blaasmethode ook geschikt blijkt te zijn voor zou zijn. Aldus beschouwd, is de redenering van het hof niet kabels van een zwaarder en minder buigzaam kaliber; daar­ onbegrijpelijk en faalt de motiveringsklacht. over gaat het in de rov. 11.4-11.6. Maar wat heeft het voor zin, vraag (a) opnieuw te laten beoordelen na cassatie en ver­ 2.35 Subondeel 5.4 richt een rechtsklacht tegen rov. 11.15. wijzing wanneer het antwoord op vraag (b) definitief in het Volgens BT zou uit het voorbeeld (bedoeld is nog steeds het nadeel van BT is uitgevallen? De rechter na verwijzing zal voorbeeld van kolom 7, regels 9-17 van het BT-octrooi) slechts kunnen constateren dat KPN (duw- en blaas­ blijken dat de in te brengen vezelleiding met gebruikma­ methode) een andere werkwijze toepast dan die volgens het king van de BT-methode over een lengte van 125 tot 155 BT-octrooi (uitsluitend blaasmethode) en zal op die grond meter in het kanaal is geduwd. Het hof heeft in rov. 11.15 de vordering in conventie afwijzen. De uitkomst hangt er- 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 2 5

van af, of BT heeft aangevoerd dat (in een ander opzicht dan standaardkabel van KPN (rov. 12.1), die volgens het hof tot rov. 11.14) hantering van het ene of het andere maatgevende een andere categorie behoort dan de 'lightweight and flexi- tijdstip verschil maakt voor de beoordeling van vraag (b). ble' vezelleidingen waarvan sprake is in het BT-octrooi. De Evenmin als KPN lees ik zo'n stelling in de stukken. De uit­ motiveringsklacht treft dus geen doel. komst van het voorgaande is, dat een gegrondbevinding van de rechtsklacht van de onderdelen 1 en 2 niet noodzakelijk 2.40 Subonderdeel 6.3 bestrijdt met een motiveringsklacht de tot vernietiging van het arrest behoeft te leiden.37 slotsom in de laatste alinea van rov. 12.4, zulks onder ver­ wijzing naar de voorafgaande klachten. Dit subonderdeel 2.37 Over de resterende klachten kan ik kort zijn. De onder­ deelt het tot van de voorafgaande klachten. Om dezelfde re­ delen 6, 7 en 8 hebben uitsluitend betrekking op het arrest den missen de voortbouwende motiveringsklachten in sub­ in de zaak tegen KPN (hofrolnr. 96/1208). In de rov. 12 -14 onderdeel 6.4 (gericht tegen rov. 12.5), onderdeel 7 (tegen rov. onderzoekt het hof of KPN inbreuk maakt op het BT- 13) en onderdeel 8 (tegen rov. 14) zelfstandige betekenis. octrooi. Eerst onderzoekt het hof de werkwijze van KPN, vervolgens de apparatuur. Subonderdeel 6.1 bestrijdt de slot­ 2.41 De onderdelen 9 en 10 hebben uitsluitend betrekking som die het hof in rov. 12.3 verbindt aan de daaraan vooraf­ op het arrest in de zaak tegen Plumettaz (hofrolnr. 96/1206). gaande overwegingen, te weten: de slotsom dat KPN geen Subonderdeel 9.1 bestrijdt, onder verwijzing naar de vooraf­ gebruik maakt van een kabel die als 'a lightweight and flexi- gaande klachten, de overname in rov. 12.1 van het oordeel ble optical fibre transmission line' in de zin van het BT- dat de door KPN toegepaste werkwijze niet onder de octrooi is aan te merken. Deze klacht deelt het lot van de beschermingsomvang van het BT-octrooi valt. De klacht hierboven behandelde klachten. bouwt voort op de onderdelen 6 - 8 en deelt het lot daarvan. Om dezelfde reden missen de voortbouwende motiverings­ 2.38 Subonderdeel 6.2 richt een motiveringsklacht tegen rov. klachten in subonderdeel 9.2 (gericht tegen de slotsom in rov. 12.4. In feitelijke aanleg had BT, ten bewijze van haar stel­ 12.5) en onderdeel 10 (tegen rov. 13) zelfstandige betekenis. ling dat KPN een werkwijze gebruikt overeenkomstig het BT-octrooi, gewezen op een uitgave, waarin dr. W. Griffi­ 3 Conclusie oen, werkzaam bij het toenmalige PTT Research, een be­ schrijving geeft van de bij KPN gangbare werkwijzen bij het De conclusie strekt tot verwerping van het beroep. Enz. installeren van glasvezelkabels.38 KPN heeft Griffioen om een explicatie verzocht. De verklaring van Griffioen wordt d De Hoge Raad, enz. in rov. 12.4 besproken. Het hof spreekt, samenvattend, van diens bijdrage aan de uitvinding waarvoor KPN octrooi 3 Beoordeling van het middel heeft aangevraagd, welke uitvinding erop neerkomt dat de 3.1 Het gaat in cassatie om het volgende. massieve, inflexibele transmissielij nen die KPN in de prak­ BT is rechthebbende op het Europese octrooi nr. 0.108.590. tijk toepast worden geïnstalleerd in kanalen met behulp van Dit octrooi is verleend op 26 november 1986. Een eerste een combinatie van duwkracht en meesleepkracht van pers­ prioriteit is ingeroepen vanaf 8 november 1982. Het octrooi lucht. Het subonderdeel noemt onbegrijpelijk, wat het hof betreft een werkwijze en inrichting voor het installeren van hier bedoelt met 'massieve, inflexibele transmissielijnen'. glasvezeltransmissiekabels in bestaande buisleidingen. De Uit de verklaring en het boek van Griffioen zou j uist blij ken werkwijze wordt als volgt omschreven: dat de door KPN gebruikte glasvezelkabels wél in enigerlei A method ofproviding an optical Communications route by moving a mate buigzaam zijn. lightweight andflexible optical fibre transmission line comprising one or more optical fibres along a previously installed tübular path- 2.39 Het hof omschrijft in de aangevallen overweging de way in situ, characterised in that the transmission line ispropelled uitvinding waarvoor KPN octrooi had gevraagd. Als die om­ along the pathway byfluid drag ofa gaseous medium passed trough schrijving niet klopt, schaadt dat BT niet: over KPN's gepre­ the pathway in the desired direction ofmovement and passing over tendeerde uitvinding heeft het hof geen beslissing geno­ the transmission line ata relatively high average flow velocity. men. Voor zover het middel in rov. 12.4 de vaststelling leest De vorderingen van BT in conventie zijn gebaseerd op de dat KPN uitsluitend 'massieve, inflexibele transmissie- stelling dat de werkwijze van KPN en de apparaten van Plu­ lijnen' gebruikt, wordt uit de context duidelijk dat de woor­ mettaz inbreuk maken op de rechten uit dit octrooi. De den massief en inflexibel niet letterlijk zijn bedoeld: een Rechtbank heeft deze vorderingen afgewezen. massieve onbuigzame leiding kan niet zo in een bestaand Het Hof heeft het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd. kanaal worden geïnstalleerd. Het hof bedoelt kennelijk de Daartegen keert zich het middel met een aantal rechts- en motiveringsklachten. 37 Mocht Uw Raad zich niettemin over het maatgevend tijdstip willen uitspreken, dan wordt in een zaak als deze, waarin uiteenlopende natio­ 3.2.1 Onderdeel 3, dat de Hoge Raad eerst zal behandelen, nale rechtsopvattingen tegenover elkaar staan, een internationale rech­ keert zich tegen rov. 9 waarin het Hof ingaat op de betekenis ter die prejudiciële vragen kan beantwoorden, node gemist. In AA zoo 1, blz. 356-357, doet D.W.F. Verkade naar aanleidingvan het HvJ EG-arrest van 'lightweight and flexible' in conclusie nr. 1 van het oc­ inzake Layher/Assco een suggestie om, ook in octrooizaken, langs een trooi. Het Hof komt tot de slotsom (rov. 9. 5) dat de vakman omweg het HvJ EG met prejudiciële vragen te benaderen. Het is mij ech­ zal begrijpen dat BT heeft gekozen voor slechts de lichte en ter niet gelukt voor het vraagstuk van het maatgevend tijdstip een flexibele vezelelementen met een diameter en gewicht in de verdragsrechtelijk aanknopingspunt te vinden, waarover een uitspraak orde van grootte zoals toegelicht in het octrooi. Deze con­ van het HvJ EG kan worden uitgelokt. clusie heeft het Hof gebaseerd op de daaraan voorafgaande 38 W. Griffoen, lnstallation of optical cables in ducts{i^g^), overlegd als pro­ ductie. overwegingen 9.1 tot en met 9.4 in onderling verband. Daar- 2 2 6 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003 bij heeft het Hof, samengevat weergegeven, overwogen (i) methode, doch het verschil tussen de werkwijze volgens het dat de gemiddelde vakman eerst te rade zal gaan bij in de octrooi en andere methoden wordt besproken. praktijk uitgevoerde experimenten genoemd in de voor­ 3.3.3 Onderdeel 4.2 voegt daaraan de klacht toe dat onbe­ beelden van het octrooi, nu concrete waarden van gewicht grijpelijk is op grond waarvan het Hof (in rov. 10.5) heeft en flexibiliteit in de conclusies ontbreken (rov. 9.1), (ii) dat geoordeeld dat het de vakman duidelijk zal zijn dat een proeven zijn gedaan met toepassing van een leiding met een duwkrachtzoveelmogelijkmoet worden vermeden. De aan­ inwendige diameter van 7 mm en dat de optimale diameter gehaalde passage uit kolom 8, regels 26 e.v., laat zich, aldus van de optische transmissielijnen tussen de 2,5 en 4 mm lag, het onderdeel, bezwaarlijk anders verstaan dan dat het du­ waarbij de vakman voorts nog andere, in het arrest nader wen van het vezelelement moet doorgaan totdat de opper­ aangegeven, concrete gegevens betreffende de diameter en vlakte van het vezelelement, blootgesteld aan de lucht­ het gewicht van de vezelelementen zal lezen (rov. 9.2), (iii) stroom, groot genoeg is om een voldoende trekkracht te dat de vakman op grond daarvan zal concluderen dat in be­ laten ontstaan. ginsel met een 'lightweight and flexible' optisch vezel­ 3.3.4 Beide onderdelen falen. Het Hof heeft in zijn rov. 10.2 element in de zin van het octrooi zal worden bedoeld een tot en met 10.4 aan de hand van gegevens die zijn ontleend vezelelement met een diameter en gewicht in die orde van aan het octrooischrift, op een begrijpelijke en toereikende grootte en 'niet een optisch vezelelement met een diameter wij ze uiteengezet op grond waarvan de gemiddelde vakman en gewicht die daar aanzienlijk boven uitgaan, temeer nu met zijn normale kennis tot de conclusie zal komen dat de dergelijke zware en stugge vezelelementen op zichzelf reeds geoctrooieerde werkwijze erop is gericht zowel duwkracht in de stand der techniek bekend waren' (rov. 9.3), (iv) dat als trekkracht zoveel mogelijk te vermijden in verband met zulks ten slotte ermee in overeenstemming is dat BT in de de daaraan verbonden mogelijke nadelige gevolgen. Het beschrijvingsinleiding van het octrooi zich afzet tegen Hof heeft, zoals volgt uit zijn rov. 10.5, daarbij uitdrukke­ zware optische kabels met versterkingselementen en tegen lijk in aanmerking genomen dat enige duwkracht nodig is, optische vezelkabels met hoge aantallen optische draden doch klaarblijkelijk geoordeeld dat deze duwkracht in ver­ (rov. 9.4). gelijking met het belang van de meesleepkracht van de per­ 3.2.2 Voor zover onderdeel 3.1 klaagt dat het Hof in rov. 9.3 slucht van ondergeschikte betekenis is. is uitgegaan van de conclusie waartoe de vakman in begin­ 3.3.5 De onderdelen 4.3 en 4.4 bouwen op de voorgaande sel zal komen, mist het feitelijke grondslag. De woorden 'in onderdelen voort en moeten het lot daarvan delen. beginsel' hebben klaarblijkelijk de bedoeling aan te geven dat de vakman reeds op grond van de door het Hof vermelde 3.4.1 In zijn rov. 11 is het Hof ingegaan op de argumenten gegevens tot zijn conclusie zal komen, welke conclusie ver­ die BT naar voren heeft gebracht ter ondersteuning van haar volgens bevestigd zal worden door de overige door het Hof stelling dat het octrooi een ruimere beschermingsomvang genoemde redenen. Daarbij heeft het Hof blijkens zijn rov. toekomt dan in het eerder door het Hof overwogene beslo­ 11.8 en 11.9 ook aandacht besteed aan de in het onderdeel ten ligt. Daartegen keert zich onderdeel 5. bedoelde passage inhoudende: 'although much larger dia­ 3.4.2 Volgens onderdeel 5.1 verliest het Hof uit het oog dat meters may be used provided the fibre member is suffi- het te dezen niet gaat om de vakkennis op enig moment van ciently lightweight and flexible'. In dit licht is het hiervoor BT, maar om het inzicht op de beslissende datum van de in 3.2.1 onder (iii) samengevatte oordeel van het Hof niet gemiddelde vakman met zij n kennis naar aanleiding van de onbegrijpelijk en is het toereikend gemotiveerd. lezing van het octrooi. Deze klacht kan niet tot cassatie lei­ 3.2.3 Onderdeel 3.2 keert zich tevergeefs tegen rov. 9.4. Het den wegens gebrek aan feitelijke grondslag, nu het Hof blij­ Hof heeft in het feit dat de beschrijvingsinleiding melding kens zijn rov. 11.5 en 11.6 van bedoelde maatstaf is uitge­ maakt van minder positieve ervaringen met zwaardere, ver­ gaan. stevigde kabels, een bevestiging gezien van hetgeen naar 3.4.3 Onderdeel 5.2 klaagt over de onbegrijpelijkheid van zijn oordeel ook uit andere gegevens naar voren komt. Dit rov. 11.8, waarin het Hof overweegt dat het niet aanneme­ oordeel is niet onbegrijpelijk en kan voor het overige, als lijk is dat de vakman een vezelelement zal kiezen met een voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt, in aanzienlijk grotere diameter en gewicht dan die van de orde cassatie niet op juistheid worden getoetst. van grootte zoals toegelicht in het octrooi, of zich in deze 3.2.4 Op het vorenoverwogene stuit ook onderdeel 3.3 af. zal laten leiden door het gepresenteerde theoretische mo­ del, omdat hij weet dat BT zelf zulke vezelelementen niet 3.3.1 Onderdeel 4 heeft betrekking op rov. 10 waarin het geschikt heeft bevonden om met enige kans van slagen met Hof de betekenis van de woorden 'propelled along the de blaaswerkwijze volgens het octrooi te installeren. Ook pathway by fluid drag of a gaseous medium' bespreekt. deze klacht kan geen doel treffen. De bestreden overweging 3.3.2 Onderdeel 4.1 acht de conclusie van het Hof (in rov. dient gelezen te worden tegen de achtergrond van rov. 11.6 10.4) dat de vakman zal begrijpen dat het vezel element uit­ waarin het Hof overweegt dat aannemelijk is dat de normale sluitend door de gasstroom dient te worden voortbewogen vakkennis van de gemiddelde deskundige niet uitging bo­ (geblazen), onbegrijpelijk, omdat de vakman zich zou moe­ ven die van BT. Het Hof heeft uit de beschrijving van het ten realiseren dat het onmogelijk is dat de kabel uitsluitend octrooi en uit de latere verklaring van de als uitvinder ver­ door de gasstroom wordt voortbewogen en dat altijd over melde S.A. Cassidy afgeleid dat de vakkennis van BT zowel een zekere lengte zal moeten worden geduwd. Het onder­ op de voorrangsdatum als in de jaren daarna zich slechts deel voert voorts aan dat onduidelijk is wat de betekenis is uitstrekte tot vezelelementen met een zorgvuldig gekozen van de verwijzing door het Hof naar kolom 7, regels 30-48, verhouding tussen oppervlak (diameter) en gewicht, waar­ waar niet de wenselijkheid of onwenselijkheid van enige bij diameter en gewicht in de orde van grootte zijn als in de beschrijving van het octrooi zijn aangegeven. Bovendien- 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 2 7

heeft het Hof in aanmerking genomen dat uitgebreide ex­ voorrangsdatum danwei het tijdstip van de inbreuk als perimenten zijn gedaan om te komen tot vezel elementen maatgevend moet worden beschouwd. die voor blazen geschikt zijn en dat zelfs vezelelementen 3.5.3 Uit het vorenoverwogene volgt dat de rechter na ver­ met een gewicht diameter die vallen binnen de in het oc­ wijzing slechts zal kunnen vaststellen dat KPN een andere trooi vermelde trajecten nog niet geschikt behoeven te zijn werkwijze, te weten duwen en blazen, toepast dan die van voor blaastechniek. Dit oordeel van het Hof moet aldus wor­ het BT-octrooi, die alleen in blazen bestaat. Daarom kun­ den verstaan dat het Hof het niet aannemelijk acht dat BT nen de rechtsklachten van onderdeel 2, in verbinding met zowel op de voorrangsdatum als daarna met haar kennis zelf onderdeel 1, bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. ervan uitging dat het octrooi toepassing zou kunnen vin­ den met een vezelelement dat in omvang en gewicht zou 3.6.1 De onderdelen 6, 7 en 8 hebben uitsluitend betrek­ afwijken van de hiervoor bedoelde grenzen en dat het king op het arrest van het Hof in de procedure tussen BT en daarom niet aannemelijk is dat de gemiddelde vakman tot KPN (nr. 96/1208). een andere conclusie zou komen. Dit oordeel is niet onbe­ 3.6.2 Onderdeel 6.1 bestrijdt de conclusie die het Hof in rov. grijpelijk. 12.3 verbindt aan de daaraan voorafgaande overwegingen en moet daarom het lot van de daartegen gerichte klachten 3.4.4 Onderdeel 5.3 bevat de klacht dat 's Hofs conclusie in delen. rov. 11.14 dat het aldaar bedoelde voorbeeld niet meer zou 3.6.3 Onderdeel 6.2 keert zich met een motiveringsklacht openbaren dan dat duwen in wezen vanaf het begin moet tegen rov. 12.4. Het onderdeel faalt omdat het Hof met mas­ worden vermeden en dat vanaf het begin de meesleepkracht sieve, inflexibele transmissielijnen klaarblijkelijk het oog voldoende is om het vezelelement te verplaatsen, onbegrij­ had op transmissielijnen die niet tot de categorie 'light- pelijk is. Deze klacht faalt, omdat het oordeel van het Hof weight and flexible' behoren. klaarblijkelijk aldus moet worden begrepen dat het octrooi­ 3.6.4 De overige klachten van deze onderdelen missen zelf­ schrift aan de vakman duidelijk maakt dat duwen - afge­ standige betekenis. zien van de door het Hof niet relevant geacht duwkracht om de vezelleiding in het invoerapparaat te steken en de hydro­ 3.7 De onderdelen 9 en 10 hebben uitsluitend betrekking statische druk te overwinnen - vanaf het begin moet wor­ op het arrest in de procedure tussen BT en Plumettaz (rolnr. den vermeden en dat de meesleepkracht van de perslucht 96/1206). De klachten van deze onderdelen missen eveneens vanaf het begin voldoende is en dat het in het BT-octrooi zelfstandige betekenis. genoemde voorbeeld zulks aan de vakman duidelijk maakt. Aldus verstaan is dit oordeel niet onbegrijpelijk. 4 Beslissing

3.4.5 Onderdeel 5.4 richt zich tegen rov. 11.15 waarin het De Hoge Raad: Hof blijk zou hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvat­ verwerpt het beroep; ting door uit te gaan van een te beperkte uitleg van het oc­ veroordeelt BT in de kosten van het geding in cassatie, tot op trooi. Het Hof heeft veronderstellenderwijs aangenomen deze uitspraak aan de zijde van KPN en Plumettaz begroot dat uit het hier bedoelde voorbeeld op de voorrangsdatum op/ 632,20 aan verschottenen ƒ 3.000,-voor salaris. Enz. kenbaar zou zijn dat inderdaad over een lengte van 125-155 meter is geduwd. Ook dan leidt zulks naar het oordeel van Noot het Hof niet tot de door BT voorgestane ruime uitleg van conclusie 1, omdat de vakman ook bij lezing van dit voor­ Maatgevend tijdstip voor de bepaling van de beschermingsomvang beeld zal menen dat het vezelelement in wezen uitsluitend van een octrooi door de meesleepkracht van het gas wordt verplaatst. Dit De HR heeft - m.i. terecht - overwogen dat in casu voor de oordeel geeft niet blijk van een onj uiste rechtsopvatting, nu, bepaling van de beschermingsomvang het tijdstip voor de anders dan het onderdeel veronderstelt, het Hof niet heeft bepaling daarvan irrelevant was. Niettemin - en dat zal ook aangenomen dat, indien wèl met een (verwaarloosbaar wel de reden zij n geweest voor de AG om er uitvoerig o ver te kleine) hoeveelheid (extra) drukkracht wordt geduwd, dit schrijven - is het een relevant onderwerp waarover nog geen voorbeeld dan buiten de beschermingsomvang van het oc­ uitspraak is gedaan. trooi valt. Het is ook niet onbegrijpelijk of onvoldoende ge­ Voldoende aanleiding om over dit aspect een noot te schrij­ motiveerd. ven. De AG geeft de gebruikelijke discrepantie weer tussen de 3.5.1 Met betrekking tot de door het Hof in rov. 11.14 be­ systemen in de VS, Duitsland en Engeland: in de VS wordt handelde vraag heeft het Hof het in rov. 11.13 vermelde als maatgevend tijdstip de inbreuk genomen; in Duitsland standpunt van KPN en Plumettaz verworpen met als re­ de prioriteitsdatum, en in Engeland de publicatiedatum van dengeving dat de desbetreffende gegevens dateren van na de octrooiaanvrage. Voorts neemt de AG stelling, in die zin, de prioriteitsdatum. Of het Hof bij deze redengeving een dat - aangezien inbreuk een onrechtmatige daad is - het onjuiste maatstaf met betrekking tot de peildatum heeft tijdstip van inbreuk in lijn zou liggen met het algemeen gel­ aangelegd, kan in het midden blijven, nu BT geen belang dend juridische kader. heeft bij een aantasting van deze beslissing. De eerste vraag die opkomt is: liggen de systemen inder­ 3.5.2 Voor het overige heeft BT geen stellingen aangevoerd daad zo ver uit elkaar, of is er (deels) een synthese mogelijk. waaruit zou kunnen volgen dat het voor de beantwoording Ik denk dat dat laatste het geval is. In Duitsland en Enge­ van de aan de orde zijnde vragen verschil maakt of de land wordt er ter bepaling van de beschermingsomvang - of beter: ter bepaling of een beweerdelijk inbreukmakende va- 2 2 8 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003 riant binnen de beschermingsomvang valt - een drie- patent to a reader skilied in the art] supposes that the skilled man is stapstest uitgevoerd; zie hiervoor uitvoeriger mijn noot bij told ofboth the invention and the variant and asked whether the van Bentum/Kool.1 Als eerste wordt de 'letterlijke' beteke­ variant would obviously work in the same way. nis van een conclusie vastgesteld. (Het Duitse Wortsinn is Weliswaar spreekt met name de tweede 'Catnic' (RPC1982, beter, maar helaas slecht vertaalbaar.) Vervolgens wordt ge­ blz. 186) vraag over de 'specification as read by the skilled analyseerd of een beweerdelijk inbreukmakende variant man at the day of publication', maar dat is om te beoordelen 'technisch' equivalent is: wordt het door de uitvinding be­ hoe de eigenlijke uitvinding gelezen moet worden. Deze be­ oogde resultaat (ten minste ten dele) bereikt door toepas­ nadering zou ook - deels - recht doen aan de overweging sing van de AG, dat een onrechtmatige daad beoordeeld moet van functioneel vergelijkbare middelen of heeft de andere worden op het tijdstip van die daad zelf. uitvoeringsvorm een 'material effect' op hoe de uitvinding werkt. M.i. zijn die vragen vergelijkbaar. Ten derde wordt De derde vraag (die zich in de VS niet stelt) gaat over de af- in Duitsland gevraagd, of de andere middelen uit het oc­ leidbaarheid van een eventueel inbreukmakende variant uit trooi afleidbaar waren (aufSnden können, in Betracht zie­ de conclusies en beschrijving. Deze vraag stelt zich mede hen), en in Engeland, of een vakman het octrooi toch niet zo om het redelijke midden te vinden tussen bescherming voor zou interpreteren, dat een strikt vasthouden aan de letter­ de octrooihouder, en de vrijheid van een derde. Ter beant­ lijke betekenis van de claim bedoeld was. In de VS wordt een woording van deze vraag gaan Duitsland resp. Engeland te­ twee-staps analyse toegepast; als eerste wordt de 'letter­ rug naar de prioriteits-, resp. publicatiedatum van de aan­ lijke' betekenis vastgesteld, en daarna wordt veelal via een vrage waarop het litigieuze octrooi verleend is. De vraag is 'function-way-resuit' test eventuele equivalentie bepaald. of dit noodzakelijk is, of dat een later maatgevend tijdstip redelijker zou zijn. De parallel zou zijn, dat om te be­ Het lijkt zinnig, om bij ieder onderdeel van de drie-staps palen of een voorpublicatie nieuwheidsschadelijk is, geke­ test de vraag te stellen naar het 'maatgevend tijdstip'. ken wordt naar het 'Offenbarungsgehalt' van de voor­ Het maatgevend tij dstip ter bepaling van de letterlijke bete­ publicatie op de datum van de oorspronkelijke publicatie, kenis van conclusies laat zich vrij makkelijk definiëren: de terwijl voor het bepalen van 'inventive step' naar die voor­ letterlijke betekenis wordt bepaald door de conclusies in het publicatie gekeken wordt met de ogen van de vakman op de licht van de beschrijving in de strikte zin van het woord. De prioriteitsdatum van de latere octrooiaanvrage. (Guidelines beschrijving ligt vast op de aanvraagdatum, en de bewoor­ for examination in the EPO, Chapter IV, part C, § 7.3 resp. dingen gebruikt in de conclusies mogen niet buiten de in­ S 9.3; Schulte, Patentgesetz mitEPÜ. 6. Auflage (2001), p. 135 houd van de beschrijving gaan, waarmee het maatgevend resp. p. 180). Voor het 'Offenbarungsgehalt' (letterlijke be­ tijdstip m.i. op de indieningsdatum komt te liggen. De in­ tekenis) wordt dus gekeken naar de oorspronkelijke terpretatie hoort zich dan ook te beperken tot wat de ge­ publicatiedatum, terwijl voor hetgeen de vakman kan leren middelde vakman op de indieningsdatum als letterlijke in­ of afleiden uit de publicatie naar een later tij dstip wordt ge­ houd van een conclusie zal lezen. Ik ben van mening dat alle keken. In de VS is bij het bepalen van inbreuk voor zo' n later systemen, inclusief die in de VS, dit tijdstip aanhouden. In tijdstip gekozen, en daarmee is er, denk ik, na een function- de VS wordt er voor het begrijpen van een claim slechts 'in- way-result test geen extra overweging meer te maken. In de trinsic evidence' toegelaten, en dit is met name de 'specifi- function-way-result test wordt objectief bekeken (te bewij­ cation' zelf (Markman v Westview, 52 F3d 967). zen door de octrooihouder) of een inbreukmakende variant vrijwel hetzelfde resultaat bereikt, met middelen die vrij­ De (tweede) vraag naar de technische equivalentie van een wel dezelfde functie hebben, en waarmee het resultaat op beweerdelijk inbreukmakende variant wordt m.i. eigenlijk vrijwel dezelfde manier wordt bereikt. Hierbij wordt inhe­ bepaald vanuit het tijdstip van inbreuk. In de VS is dit evi­ rent geleund op de oorspronkelijke uitvinding, maar wel dent. In Engeland en Duitsland is het echter niet veel an­ gelezen door de ogen van de vakman op latere datum. In de ders: In Duitsland wordt op basis van objectieve gegevens be­ VS - zou je kunnen zeggen - wordt er beoordeeld of een oordeeld of een variant eenzelfde resultaat geeft als de variant objectief, ten tijde van de inbreuk, afleidbaar is uit uitvinding, meto&/atz'e/gelijkwerkende middelen. In Enge­ een octrooi. Het lijkt mij, dat daarmee een redelijk midden land is met zoveel woorden gezegd dat de inbreukmakende tussen het wezen van een uitvinding en de letterlijke bete­ variant als gekend verondersteld wordt om te kunnen be­ kenis te verkrij gen is. Echter, gezien het feit dat zowel Duits­ oordelen of deze een 'material effect' heeft op de uitvinding. land als Engeland een extra criterium stellen, is het- gezien Ter illustratie geef ik hier twee citaten (BGH, Kunststoffro- de wens tot harmonisering - te prefereren om zo'n crite­ hrteil, GRUR 2002, p. 511: rium ook in Nederland te stellen. Een maatgevend tijdstip voor zo'n afleidbaarheidscriterium moet dan gesteld wor­ Pur die Zugehörigkeit einer vom Wortsinn des Patentanspruchs ab- den op de prioriteits- of publicatiedatum of iets daartussen. weichendenAusführungzumSchutzbereich(...)(i)dasderErfindung Het zal in de praktijk wel niet zoveel uitmaken; zelf zou ik zu Grunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objék- kiezen voor de indieningsdatum van de aanvrage waarop tivgleichwirkenden Mitteln lost (...) octrooi wordt verleend, omdat dat de datum is waarna de Patents Court, Epilady, FSR 1990 p. 181: octrooihouder geen uitbreiding meer in de tekst kan door­ In my view the question [would this (i.e. that the variant had no voeren. material effect) have been obvious at the date of publication of the material effect) have been obvious at the date of publication of the Terug naar BT/KPN. Het maatgevend tijdstip lijkt inder­ daad irrelevant. Letterlijke inbreuk is het zeker niet (KPN 1 Zie HR, 29 maart 2002, BIE 2003, nr. 14, blz. 99. Red. past geen 'light-weight optical flbre transmission Unes' toe 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 2 9

in de zin van BT's octrooi, noch (in hoofdzaak) alleen per­ Nr. 31 President Arrondissementsrechtbank te slucht om haar 'optical fibre cables' te installeren). Is et 's-Gravenhage, 21 augustus 2001 sprake van technische equivalentie? Allereerst is discutabel of BT niet het element van 'light weight... line' probeert (Emballage retour systeem) weg te interpreteren, iets wat m.i. niet zou mogen. Als dat al niet zo is, zijn dan de maatregelen van KPN dusdanig dat Mr. M.Y. Bonneur 'substantially the same result' wordt verkregen met 'sub- stantially same means/substantially same function'? Zowel Art.6:l62BW Rb. als Hof oordelen dat duwen en blazen van KPN wezen­ Met betrekking tot de vorderingen A (verbod onware c.q. mislei­ lijk andere middelen betreft dan het (in hoofdzaak) alleen dende mededelingen te doen), B (opgave van degenen aan wie de me­ blazen van BT. Evenzeer kun je je afvragen, of het resultaat dedelingenzijn gedaan) en D (rectificatie) van Tomra is beslissend of, in de vorm van geïnstalleerde relatief zware kabels in hoofd­ naar voorlopig oordeel, het verhandelen van het RTB/Bevesys- zaak gelijk is aan geïnstalleerde lichte kabels. Er is dus geen systeem octrooi-inbreuk vormt. sprake van technische equivalentie (zelfs op het tijdstip van De president deelt niet de visie van RTB dat deze vraag aanstonds inbreuk). Mocht daar anders over geoordeeld kunnen wor­ ontkennend moet worden beantwoord, omdat Tomra geen octrooi den, dan zou het Hof hebben overwogen dat duwen en bla­ heeft, maar nog slechts een octrooi-aanvraag. Be verlening van het zen van significant zwaardere kabels dan beschreven in het octrooi is op een haar na een feit - het wachten is slechts op het gereed­ BT octrooi als leer niet afleidbaar is uit het BT octrooi. komen van de vertalingen en de uitvoering van enkele administra­ Kortom, drie keer nee, geen inbreuk. tieve handelingen - en gesteld noch gebleken is dat er alsnog enig Wat wellicht knaagt, is dat KPN natuurlijk wel heeft voort­ obstakel voor verlening zou kunnen opdoemen. Voor een potentiële gebouwd op de indertijd baanbrekende uitvinding van BT. afnemer van een emballage retour systeem van RTB/Bevesys maakt KPN heeft - lijkt mij - wel gebruik gemaakt van het wezen hetgeen verschil of aan Tomra al octrooi is verleend of spoedig zal van BT's uitvinding: het gebruik van perslucht bij het in­ worden verleend; nu het hier een machine betreft die voor langere tijd stalleren van optische-glasvezel-kabels om destructieve wordt geplaatst, zal een afnemer immers ook in het laatste geval de trekkrachten te voorkomen. Hier wreekt zich wellicht het dreiging van een actie wegens octrooi-inbreuk voelen. De onjuistheid niet goed opstellen van een octtooiaanvtage, maar dat werkt van de opmerking van Tomra, dat haar al octrooi is verleend, is in dit nu eenmaal geheel ten nadele van de octrooihouder. licht van zo ondergeschikte betekening dat genoemde opmerkingen niet reeds daarom onrechtmatig zijn te achten. Is er dan nog iets aan te merken op de benadering die het Hof heeft gekozen? M.i. wel; het Hof stelt eerst, dat het de Art.6-.162 BW f art. 69 BOY beschermingsomvang als zodanig gaat vaststellen, waarna In de uitvinding van Tomra is de maatregel om een sequence of het in feite de bovengenoemde 'derde vraag' gaat beant­ video images te maken wezenlijk. De door RTB/Bevesys toegepaste woorden. Allereerst is zo'n benadering niet in overeenstem­ maatregel om slechts één video-opname te maken en te analyseren, is ming met wat in Duitsland of Engeland (of de VS) gebruike­ niet een in wezen daaraan gelijke maatregel. Van equivalentie is geen lijk is. In het kader van de harmonisatiewens is dat jammer, sprake. Hieruit volgt dat, naar voorlopig oordeel, de werkwijze/de en m.i. ook niet goed te begrijpen: is er iets tegen een drie- inrichting van RTB/Bevesys niet onder het aan Tomra te verlenen oc­ staps analyse? Voorts valt op, dat buiten Nedetland alleen trooi valt. Dit betekent dat in dit kortgeding ervan is uit te gaan dat de letterlijke betekenis van een conclusie los van de inbreuk- de opmerking van Tomra in de waarschuwingsbrief, dat de machine makende variant bepaald wordt, en dat voor equivalentie the Bevesys aanbiedt inbreuk maakt op dat octrooi, onjuist is. 'slechts' naar de relatie tussen de in de conclusie gedefini­ eerde uitvinding en de variant gekeken wordt; er wordt niet Art.y.z96BW getracht 'de beschermingsomvang' van een conclusie te be­ In de vrijheid van meningsuiting van Tomra ziet de president palen. Een drie-staps analyse vergroot m.i. de helderheid in aanleiding om het uit te spreken verbod en de tegelasten rectificatie beslissingen ten aanzien van inbteuk, en daatmee zijn zo­ in minder ruime en stellige termen te vervatten dan door RTB is ge­ wel octrooihouders, als beweerde inbreukmakers geholpen. vorderd.

J. d. H. Art. 289 Rv (oud) Voor een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom is alleen plaats onder bijzondere om­ standigheden die meebrengen dat zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed is geboden. De door RTB genoemde omstan­ digheden missen een dergelijk bijzonder karakter. RIB verkeert ook niet in een benarde financiële positie. Vordering E (voorschot op de schadevergoeding) is niet toewijsbaar. Vordering C (opgave van dege­ nen aan wie Tomra sinds 1 april 2000 retour emballage systemen heeft verkocht) staat met name in functie van de begroting van de schade van RTB. Wanneer geen spoedeisend belang bestaat bij (een voorschot op) schadevergoeding kan bij een dergelijke hulpvordering evenmin een spoedeisend belang aanwezig worden geacht. De verle­ ning van het octrooi is op een haar na een feit - het wachten is slechts op het gereedkomen van de vertalingen en de uitvoeringvan enkele administratieve handelingen - en gesteld noch gebleken is dat er als- 2 3 0 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003 nogenigobstakelvoorverleningzou kunnen opdoemen. Vooreenpo­ de machine heeft gestopt en wordt, net als in het systeem tentiële afnemer van een emballage retoursysteem van RTB/Bevesys waarvoor Tomra ASA octrooi heeft aangevraagd, in het ge­ maakt hetgeen verschil of aan Tomra al octrooi is verleend of spoedig val dat de hals eerst in de machine was geplaatst, de gebrui­ zal -worden verleend; nu het hier een machine betreft die voor langere ker gevraagd om de fles uit de machine terug te nemen en tijd wordt geplaatst, zal een afnemer immers ook in het laatste geval deze met de bodem vooruit in de machine te plaatsen. de dreiging van een actie wegens octrooi-inbreuk voelen. De onjuist­ e Sinds maart 2000 is RTB in Nederland actief als nieuwe heid van de opmerking van Tomra, dat haar al octrooi is verleend, is leverancier van emballage retour systemen. Zij biedt, als ex­ in dit licht van zo ondergeschikte betekenis dat genoemde opmerkin­ clusief distributeur van Bevesys, in Nederland het systeem gen niet reeds daarom onrechtmatig zijn te achten. van Bevesys te koop aan. f Tomra heeft na 5 juli zooi aan tenminste 2 gebruikers van RTB Retail Services te Almere, eiseres, procureur mr. P.J.M. retour emballage systemen, Schuitema en C1000, een brief von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr J.J. Brinkhof te (hierna: de waarschuwingsbrief) geschreven met de volgen­ Amsterdam, de inhoud: tegen Tomra Systems BV te Apeldoorn, gedaagde, advocaat mr. Being the leadingcompany in the world to offer equipmentand servi­ C. P. B. Kroep te Hengelo. ces for in store collection ofempty beverage containers, Tomra invests heavily in developing new and improved solutionsfor the benefit of ï In dit kort geding kan van het volgende worden uitge­ our customers. Like every other high-technology company, we must gaan. protect these investments though patents and design registrations. a De moederonderneming van Tomra, Tomra ASA in Noor­ wegen, vervaardigt systemen voor het innemen van lege Tomra hasjust beengranted apatent by theEuropean Patent Office flessen en kratten (emballage retour systemen). Tomra is de covering, amongothercountries, TheNetherlands, which protectsone Nederlandse distributeur van deze systemen en domineert particular way to use camera technology in connection with single de Nederlandse markt daarvoor. bottlereception.(Reference:EP 97932037.1).Thepatentdescribesi.a. b Op 10 juli 1997 heeft Tomra ASA onder de PCT een inter­ the use of a camera to detect ifthe user is inserting bottles into the nationale aanvrage voor onder meer een Europees octrooi machine mouth first or bottomfirst, and ifthe mouth is inserted first, ingediend voor een method and devicefor detecting liquid contai­ the user is asked to take back the bottle and reinsert it bottomfirst. ners. Deze internationale aanvrage is geregistreerd onder nummer PCT/NO 97/00179 en gepubliceerd op 22 januari In our opinion the Finland based company Bevesys is offering a sin­ 1998. Bij het Europees Octrooibureau (EOB) is de aanvrage gle bottle machine thatinfringes this Tomra patent. Bevesys has been voorzien van nummer 97 932 037. Het EOB heeft de aan­ aware of our applicationfor alongtime, andputupprotestsagainst vrage op 28 april 1999 gepubliceerd onder nummer o 910 it while taking the chance to go on and use the technique. With the 485. Bij brief van 18 mei 2001 heeft het EOB aan Tomra ASA European patent now being approved, Tomra believes it is proper to laten weten dat zij de aanvrage, na de daarin aangebrachte make you as our customer aware of the risk connected with buying wijzigingen, accepteert en dat alleen nog vertalingen moe­ and using equipment that may infringe the patents ofa third party. ten worden gemaakt en taksen moeten worden betaald. Dit laatste is inmiddels gebeurd. Tomra will take all necessary action against Bevesys' infringement. c Conclusie 1 van - thans nog - de octrooi-aanvrage luidt Tomra is preparedfor the possibility that Beyesvs may submit its aldus: protest against our European patent. This may take long time to re- A methodfor detecting containers, e.g. bottles of glass or plastic, or solve. Given the the thorough administrative procedure preceeding cans made ofmetal, wood, glass or plastic whichfor the recycling of the granting of the European patent, wefeel confident that Tomra materials or reuse of the container, are transported in a lyingposition willprevail. This will mean that Bevesys will have to either modify and with their axis parallel to the direction of transport past a detec- or recall its machines from its customers and be liable to pay Tomra, tion zone associated with a detection station containing a video ca­ damages. mera, a video image analysis of the container being carried out, com- prising the steps of Foryourinformation, we site the main claim of Tomra's patent (Re- a) analysing a sequence of video images of the container whïlst it is ference: EP97932037.1) that has now beengranted by theEuropean conveyedpast the video camera, and Patent Office. This describes the technical solution that will be Tom­ b) determining during the movement of the container, by means of ra's sole right to usefor2oyears. the image of the container which moves into the detection zone whether the container enters the camera field of view either mouth A methodfor detecting containers, e.g. bottles of glass or plastic, or first or bottomfirst, and causing the container to befed back to a con­ cans made ofmetal, wood, glass or plastic whichfor the recycling of tainer insertion portion ifit comes mouth first, and signaling the ma teria Isor reuse of the con tainer, are transported in a lyingposition need to turn the container so that it is inserted bottomfirst when and with their axis parallel to the direction of transport past a detec­ reinserted, or causing the container to be conveyed ona discharge sta­ tion zone associated with a detector station containing a video ca­ tion ifit comes bottomfirst. mera, a video image analysis of the container being carried out, com- d Bevesys, een in 1997/1998 opgericht Fins bedrijf, heeft prising the steps of een retour emballage systeem ontwikkeld dat in februari a) analysing a sequence of video images of the container whilst it is 2000 in omloop is gebracht. In dit systeem wordt, net als in conveyed past the video camera, and het systeem waarvoor Tomra ASA octrooi heeft aange­ b) determing: during the movement of the container by means of the vraagd, een videocamera gebruikt om vast te stellen of de image of the container which moves into the detection zone whether gebruiker de fles eerst met de hals dan wel met de bodem in the container enters the video camera field of view either mouth first 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 3 1

or bottomfirst, and causingthe container to befed back to a container Dhr/Mw, insertion portion ifit comes mouthfirst; and signaling the need to directeur turn the container so thatitis inserted bottomfirst when reinserted, or causing the container to be conveyed on a discharge station fit co- althans niet een inhoud als de president in goede justitie zal mes bottomfirst". bepalen, een en ander op straffe van dwangsommen, en We hopeyou understand ourneed topursue infringement on our pa­ e een voorschot op schadevergoeding van ƒ 20.000,-. tents and will appreciate this information. Ifyou have anyfurther 3 Tomra heeft gemotiveerd verweer gevoerd dat, voor zover questions, please do not hesitate to contact the undersigned. nodig, hierna aan de orde zal komen. Daarnaast heeft Tomra na 5 juli 2001 tenminste 3 gebrui­ kers van retour emballage systemen mondeling van de in­ Beoordeling van de vorderingen A,BenD houd van de waarschuwingsbrief op de hoogte gesteld. 4 De fungerend president zal eerst ingaan op vordering A (de verbodsvordering), vordering D (de vordering tot recti­ Vorderingen, grondslagen en verweer ficatie) en vordering B (die er toe strekt om te weten te ko­ 2 RTB stelt dat Tomra aan potentiële klanten de onware c.q. men aan wie de rectificaties moeten worden verzonden c.q. misleidende mededelingen heeft gedaan dat het door haar, om te kunnen controleren of alle rectificaties wel zijn ver­ RTB, verhandelde en door Bevesys vervaardigde retour em­ zonden). Tomra heeft het spoedeisend belang bij deze vor­ ballage systeem inbreuk maakt op het octrooi van Tomra deringen - terecht - niet bestreden. ASA en dat de financiële positie van Tomra en Bevesys slecht is. Zij vordert op deze grond, verkort weergegeven: Mededelingen over de financiële positie van RTB/Bevesys ? a een verbod aan Tomra om zulke mededelingen te doen; 5 Tomra betwist dat zij ongunstige mededelingen over de b opgave van diegenen aan wie zij deze mededelingen heeft financiële soliditeit van RTB en/of Bevesys heeft gedaan. Het gedaan; is - gelet op de hoofdregel van artikel 177 Rv - derhalve aan c opgave van diegenen aan wie Tomra sinds 1 april 2000 RTB om haar andersluidende stelling aannemelijk te ma­ retour emballage systemen heeft verkocht; ken. d een rectificatie in de vorm van een brief aan diegenen aan 6 Daartoe heeft RTB allereerst gewezen op schriftelijke ver­ wie Tomra genoemde mededelingen heeft gedaan met de klaringen van haar directeur H. Mast en haar enig aandeel­ navolgende inhoud: houder E van Metelen, waarin is te lezen dat zij dit van di­ Aan: [naam + adres] verse potentiële klanten hadden gehoord. Gelet op de zeer Betreft: Rectificatie van onze onjuiste en misleidende mededelingen nauwe betrokkenheid van genoemde personen bij RTB kan over machines van RTE Easy Recycling B.V. voor het innemen van aan hun verklaringen echter niet een zodanig gewicht wor­ legeflessen den gehecht dat enkel op grond daarvan in kort geding op voorhand kan worden aangenomen dat Tomra zich aan de Apeldoorn,... augustus zooi gestelde gedragingen heeft schuldig gemaakt, zulks te min­ der nog omdat het hier niet meer dan de auditu-verkla- Geachte heer, mevrouw, ringen betreft. 7 RTB heeft voorts een schriftelijke verklaring overgelegd Recent hebben wij u benaderd over de producten en financiële positie van R. de Kuijer, directeur van C1000 te Amstelveen, dat van onze concurrentRTSEasy RecyclingB.V. teAlmere. DePresident hem bekend (is) dat bij zijn collega Driessen de keuze is gemaakt van de Rechtbank te 's-Gravenhage heeft in zijn vonnis van van de voor Tomra (...) omdat volgens zeggen van deze RTB in grote finan­ Rechtbank te 's-Gravenhage heeft in zijn vonnis van [...] augustus ciële nood zou verkeren. Deze verklaring kan evenwel ook niet zooi geoordeeld dat hetgeen wij overRTS hebben gesteld of gesugge­ gelden als genoegzame onderbouwing van de stelling van reerd onjuist, misleidend en onrechtmatig is, en heeft ons bevolen u RTB, dat Tomra geruchten heeft verspreid dat het financieel deze rectificatie te sturen. slecht ging met RTB/Bevesys, nu Driessen zelf in een schrif­ telijke verklaring (die door RTB als productie 10 in het ge­ Zo hebben wij ten onrechte gesteld of gesuggereerd dat de systemen ding is gebracht) heeft geschreven dat hij zeker weet dat hij voor het innemen van lege lessen (emballage retour systemen) van tegen De Kuijer niks gezegd kan hebben over negatieve verhalen het Finse bedrijfBevesys, waarvan RTB de Nederlandse distributeur van een Tomra vertegenwoordiger en dat hij niet kan bevestigen is, inbreuk zouden maken op octrooiaanvragen of octrooien van onze dat hem negatieve verhalen over RTB bekend waren, die door moedermaatschappij in Noorwegen. We hebben de juistheid van die Tomra-vertegenwoordigers verteld zouden zijn. verdachtmakingin het geheel niet kunnen aantonen, zodat aan onze 8 Tenslotte heeft RTB overgelegd een schriftelijke verkla­ beweringen geen enkele waarde magworden gehecht. ring van R. Koster, directeur van C 1000 te Loenen a/d Vecht, dat Tomra in gesprekken naar klanten toezegt dat RTB en Bevesys Ook onze beweringen en suggesties als zou RTB of Bevesys in finan­ financieel onbetrouwbaar zijn, en dat dergelijke ondernemingen geen ciële problemen verkeren zijn onwaar en volstrekt uit de lucht gegre­ lang leven zijn beschoren en dat hij dit weet omdat Tomra derge­ pen. lijke uitlatingen ook aan mij heeft gedaan, toen ik in mei zooi ge­ sprekken voerde metTomra'svertegenwoordiger dhr. deRuigh en met Er bestaat dan ook geen enkele juridische of economische belemme­ RTB over een nieuwe machine. In reactie hierop heeft Tomra, ring om de producten van RB aan te schaffen. als productie 14, in het geding gebracht een schriftelijke verklaring van A. de Ruigh, waarin deze verklaart dat hij Hoogachtend, Tomra Systems B.V. nimmer tegen de heer Koster (heeft) gezegd dat RTB of Bevesys in financiële moeilijkheden zouden verkeren. Hoewel de verklaring van De Ruigh, die werknemer is van Tomra, - net als verkla- 2 3 2 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003 ringen die de directeur en de enig aandeelhouder van RTB gen van verdere exploiten kan verbieden en de intrekking ten gunste van RTB hebben afgelegd (zie rov. 6) - op zich­ van reeds uitgebrachte exploiten kan bevelen, ook al trof de zelf met behoedzaamheid moet worden benaderd, is ervoor octrooihouder tot dan toe geen verwij t. De fungerend presi­ de juistheid van diens verklaring steun te vinden in het feit dent voegt hieraan toe dat dit a fortiori geldt voor een dat Koster een RTB-systeem heeft aangeschaft en dit, naar waarschuwingsbrief en dat in de huidige artikelen 6:167 lid van de zijde van RTB ter zitting is verklaard, zonder zeker­ 2 en 6:196 BW vergelijkbare regels zijn neergelegd. heid van RTB te verlangen. Het ligt immers niet erg voor de hand dat Koster dit zou hebben gedaan wanneer bij hem 14 Met betrekking tot de vorderingen A, B en D is dus be­ serieuze twijfel over de financiële betrouwbaarheid van slissend of, naar voorlopig oordeel, het verhandelen etc. van RTB/Bevesys zou zijn gewekt. In het licht hiervan is voors­ het RTB/Bevesys-systeem octrooiinbreuk vormt. hands onvoldoende aannemelijk te achten dat De Ruigh 15 In de visie van RTB dient deze vraag aanstonds ontken­ zich daadwerkelijk negatief over de financiële positie van nend te worden beantwoord omdat Tomra ASA geen octrooi RTB/Bevesys heeft uitgelaten. heeft, maar nog slechts een octrooiaanvrage, zodat de op­ 9 Uit het onder 5 t/m 8 overwogene volgt dat er in dit kort merking in de waarschuwingsbrief dat Tomra lias been gran- geding niet vanuit kan worden gegaan dat Tomra ongun­ ted a patent zonder meer onjuist, en dus onrechtmatig is, en stige mededelingen over de financiële gegoedheid van RTB dat dit derhalve ook geldt voor haar opmerking dat naar heeft gedaan of dreigt te doen. Voor zover de vorderingen A, haar meningBevesjtf is offering a single bottle machine that infrin­ B en D zijn gebaseerd op de stelling dat dit wel zo is, zullen ges this Tomra patent. De fungerend president onderschrijft zij dan ook worden afgewezen. deze visie niet. De verlening van het octrooi is op een haar na een feit - het wachten is slechts op het gereedkomen van Mededelingen over octrooi-inbreuk de vertalingen en de uitvoering van enkele administratieve 10 Niet ter discussie staat dat Tomra aan enkele potentiële handelingen - en gesteld noch gebleken is dat er alsnog enig afnemers de onder ï.f weergegeven waarschuwingsbrief obstakel voor verlening zou kunnen opdoemen. Voor een heeft gezonden en aan enkele potentiële afnemers de in­ potentiële afnemer van een emballage retour systeem van houd daarvan heeft voorgehouden. Met RTB is de funge­ RTB/Bevesys maakt het geen verschil of aan Tomra al oc­ rend president voorlopig van oordeel dat met de in deze trooi is verleend of spoedig zal worden verleend; nu het hier brief opgenomen zin dat (i)n our opinion Bevesys is offering a een machine betreft die voor langere tijd wordt geplaatst, single bottle machine that infringes this Tomrapatentea de daarop zal een afnemer immers ook in het laatste geval de dreiging volgende zinnen wordt gesteld althans gesuggereerd dat van een actie wegens octrooi-inbreuk voelen. De onjuistheid degene die het RTB-systeem gebruikt, inbreuk maakt op een van de opmerking van Tomra, dat haar al octrooi is verleend, aan Tomra toekomend octrooi. Tomra heeft haar bewerin­ is in dit licht van zo ondergeschikte betekenis dat genoemde gen weliswaar ingekleed als een mening, maar dat neemt opmerkingen niet reeds daarom onrechtmatig zijn te ach­ niet weg dat het hier veeleer om feitelijke mededelingen ten. Met haar, op zichzelf wellicht juiste, stelling dat het in gaat dan om een waarde-oordeel. het octrooirecht op de details aankomt, verliest RTB uit het oog dat het hier uiteindelijk niet gaat om een octrooirechte­ 11 Volgens RTB is - om meerdere, hierna uiteen te zetten lijk geschil, maar om de vraag of een uitlating onrechtmatig redenen - bedoelde stelling onjuist c.q. is bedoelde sugges­ is. tie misleidend, en levert het doen van de desbetreffende me­ 16 Vervolgens heeft RTB aangevoerd dat het systeem van dedelingen daarom een onrechtmatige daad jegens haar op. RTB/Bevesys c.q. de daarin toegepaste werkwijze niet onder 12 Tomra brengt hier in de eerste plaats tegenin dat van een het te verlenen octrooi van Tomra ASA valt. Zij stelt daartoe onrechtmatige daad pas kan worden gesproken wanneer in het bijzonder dat in het systeem/de werkwijze vanRTB/ haar van de gestelde onjuistheid een verwijt zou zijn te ma­ Bevesys niet een sequence of video images of the container wordt ken en dat dit niet het geval is. Zij stelt op goede gronden geanalyseerd, zoals het aan Tomra ASA te verlenen octrooi overtuigd te zijn van de juistheid van haar pretentie dat voorschrijft, maar dat daarin slechts één video-opname van octrooi-inbreuk wordt gemaakt. Tomra wijst in dit verband de fles wordt gemaakt en geanalyseerd. Desgevraagd heeft op het arrest van de Hoge Raad van 6 april 1962 (NJ 1965, de directeur van RTB, de heer Mast, ter zitting twee teke­ 116) waarin is beslist dat voor de onrechtmatigheid van het ningen van het Bevesys-systeern gemaakt, die er aldus uit­ uitbrengen van een desbewustheidsexploit niet voldoende zien (de bijschriften zijn aangebracht door de fungerend is dat de in het exploit vervatte pretentie achteraf onjuist president): blijkt te zijn, doch dat daarvoor tevens vereist is dat de aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt is te ma­ ken. 13 Met dit betoog ziet Tomra evenwel over het hoofd dat de Hoge Raad in voormeld arrest, in vervolg op de door Tomra aangehaalde beslissing, zakelijk weergegeven, heeft over­ wogen dat vanaf het moment dat de president in kort ge­ ding het voorlopig oordeel heeft uitgesproken dat geen octrooiinbreuk is gemaakt, de octrooihouder - die vanaf dat moment immers weet dat er een serieuze kans is dat zijn pretentie onjuist is - verwijtbaar en dus onrechtmatig han­ delt indien hij toch nog een desbewustheidexploit uit­ brengt, en dat daarom de president in dat geval het uitbren­ 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 3 3

17 Volgens Tomra kan het niet zo zijn dat in het RTB/ Bevesys-systeem slechts één opname wordt gemaakt onder meer omdat dan niet alle functionaliteiten kunnen worden weergegeven. De fungerend president gaat aan deze stel­ ling echter voorbij op de grond dat het - gelet op de bewijs­ regel die uitdrukking heeft gevonden in artikel 6:195 BW en die, zoals RTB terecht heeft opgemerkt, ook in gevallen als de onderhavige geldt - op de weg van Tomra had gelegen om feitelijke gegevens te verstrekken waaruit de juistheid van deze stelling zou kunnen volgen en zij dit niet heeft gedaan. Het moet er daarom voor worden gehouden dat het systeem van RTB/Bevesys functioneert op de wijze die door RTB is beschreven en waarbij één video-opname wordt ge­ maakt en geanalyseerd. 18 Nu het aanstaande octrooi voorschrijft dat een sequence of video images of the container wordt geanalyseerd, valt, voorlo­ pig oordelend, het RTB/Bevesys-systeem niet onder de let­ ter daarvan. Tomra beroept zich evenwel tevens op (toekom­ stige) inbreuk in het equivalentiebereik van het octrooi van Tomra ASA, daartoe stellende dat het concept/de functiona­ liteit van beide werkwijzen exact gelijk zijn en dat Bevesys are aimed at solving the same problem, and provide the same end result as available through TOMRA, using the same technology or a technology considered to be a technical equivalent of the TOMRA in- vention (zie de statement van de patent attorney van Tomra ASA d.d. 6 augustus 2001, productie 8 van Tomra).

19 Om van een equivalent kenmerk te kunnen spreken is in ieder geval vereist dat dit kenmerk in wezen dezelfde func­ tie op in wezen dezelfde wijze vervult als het in de octrooi­ conclusie genoemde kenmerk en dat daarmee in wezen het­ zelfde resultaat wordt bereikt. 20 In de beschrijving van de aanvrage van Tomra ASA staat het volgende vermeld (zie bijvoorbeeld pagina 6 onderaan van de PCT-aanvrage): It is important to note that video images are taken continuously for ongoingmonitoringof theposition ofan inserted container and also to observe the insertion ofany other containers. Allereerst zij opgemerkt dat hier wordt bevestigd dat - zo­ als al ligt besloten in het conclusiekenmerk dat a sequence of video images wordt geanalyseerd - in het systeem van Tomra voortdurend video-opnamen worden gemaakt. De funge­ rend president overweegt verder het volgende. In een em­ ballage retour systeem als dat van Tomra (en dat van RTB/ Bevesys) is het nodig dat iedere ingebrachte fles op video wordt vastgelegd. Het systeem van Tomra voorziet - anders dan het systeem van RTB/Bevesys, waarin fotocel 2 aanwe­ zig is - niet in een maatregel waarmee kan worden bewerk­ stelligd dat de videocamera pas wordt ingeschakeld wan­ neer de fles (geheel of gedeeltelijk) in haar gezichtsveld is gekomen. Hieruit volgt dat het in het systeem van Tomra noodzakelijk is dat voortdurend video-opnamen worden gemaakt. Zou dat niet zo zijn, en zouden bijvoorbeeld slechts incidenteel opnamen worden gemaakt, dan zou een De werking van dit systeem komt, zo heeft de heer Mast toe­ fles kunnen worden gemist. Het komt de fungerend presi­ gelicht, er op neer dat de fles, zodra deze bij fotocel 2 is aan­ dent voor dat daarom in voormelde passage van de beschrij­ gekomen, tot stilstand wordt gebracht, waarna aan de ving is aangegeven dat it is important to note that video images video-camera het signaal wordt gegeven om één opname te are taken continuously. Dit alles duidt er op dat in de uitvin­ maken, en dat, wanneer uit de analyse van die ene opname ding van Tomra ASA de maatregel om een sequence of video blijkt dat de fles met de hals naar boven is ingebracht, de images te maken en te analyseren wezenlijk is. De door RTB/ gebruiker wordt gemaand om de fles met de andere kant in Bevesys toegepaste maatregel om slechts één video-opname te brengen. te maken en te analyseren, is niet een in wezen daaraan ge- 2 3 4 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003 lijke maatregel. De fungerend president komt dan ook tot schade van RTB. Wanneer er - zoals in dit geval (zie rov. 25) het voorlopig oordeel dat van equivalentie geen sprake is. - geen spoedeisend belang bestaat bij (een voorschot op) 21 Uit het voorgaande volgt dat, naar voorlopig oordeel, de schadevergoeding, kan bij een dergelijke hulpvordering werkwijze/de inrichting van RTB/Bevesys niet onder het evenmin een spoedeisend belang aanwezig worden geacht. aan Tomra ASA te verlenen octrooi valt. Dat betekent dat er Ook vordering C zal daarom worden afgewezen. in dit kort geding van uit is te gaan dat de opmerking van Tomra in de waarschuwingsbrief, dat de machine die Be- Uitvoerbaar bij voorraadverklaring en proceskosten vesys aanbiedt inbreuk maakt op dat octrooi, onjuist is. 27 Tomra heeft bij wege van verweer verzocht om het von­ nis niet uitvoerbaar bij voorraad te verldaren. Dit verzoek slotsom met betrekking tot de vorderingen A,BenD wordt afgewezen op de grond dat zulks in strijd is met het 22 De slotsom luidt derhalve dat de vorderingen A, B en D karakter van een voorziening in kort geding, die nu juist van RTB, voor zover gebaseerd op de uitlatingen van Tomra een voorziening bij voorraad is. betreffende octrooiinbreuk, voor toewijzing vatbaar zijn. 28 Met betrekking tot het punt dat partijen in de kern ver­ Anders dan Tomra lijkt te menen, levert dit geen ongeoor­ deeld houdt, is Tomra in het ongelijk gesteld. Zij zal daarom loofde beperking op van haar vrijheid van meningsuiting. worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Hieraan kan zij immers niet het recht ontlenen om in de concurrentiestrijd onjuiste feitelijke mededelingen te doen Beslissing (vergelijk ook het door RTB genoemde arrest van de Hoge Raad van 15 januari 1999, NJ1999, 665, meer in het bijzon­ De fungerend president: der rov.3.4 daarvan). Wel ziet de fungerend president, mede Verbiedt Tomra om, na betekening van dit vonnis, aan wie vanwege de vrijheid van meningsuiting van Tomra, aanlei­ dan ook mededelingen te doen waarbij wordt gesteld of ge­ ding om het uit te spreken verbod en de te gelasten rectifi­ suggereerd dat de door RTB verhandelde producten (retour catie in minder ruime en stellige termen te vervatten dan emballage systemen) inbreuk maken op rechten uit octrooi­ door RTB is gevorderd. Voorts zullen de gevorderde dwang­ aanvrage 97 932 037 (gepubliceerd onder nummer o 910 sommen worden gematigd. 485) en het daarop te verlenen octrooi van Tomra ASA te Noorwegen en Beoordeling van de vorderingen CenE Veroordeelt Tomra om aan RTB te betalen een dwangsom van 23 Tomra betwist dat RTB spoedeisend belang heeft bij deze ƒ 50.000,- voor iedere overtreding van dit verbod; vorderingen. Gebiedt Tomra om, binnen twee weken na betekening van 24 Het gevorderde voorschot op schadevergoeding (vorde­ dit vonnis, aan de advocaat van RTB een schriftelijke opgave ring E) strekt, aldus RTB, met name tot vergoeding van de - met aanhechting in kopie van alle ter staving van deze kosten die zij tot dusverre heeft moeten maken om haar opgave relevante bescheiden - te doen van de volledige rechten' te handhaven; alleen al de advocaatkosten bedra­ NAW-gegevens van al diegenen (natuurlijke personen en gen ƒ15.743,70. RTB meent dat een voorschot van rechtspersonen) aan wie Tomra mededelingen heeft waar­ ƒ20.000,- dan ook redelijk is en dat zij daarbij een spoed­ bij werd gesteld of gesuggereerd dat de door RTB verhan­ eisend belang heeft omdat van haar niet mag worden ver­ delde producten (retour emballage systemen) inbreuk ma­ langd dat zij voor vergoeding van de kosten die zij ter beper­ ken op rechten uit octrooi-aanvrage 97 932 037 king van de schade heeft moeten maken, eerst een lang­ (gepubliceerd onder nummer o 910 485) en het daarop te durige bodemprocedure moet voeren. verlenen octrooi van Tomra ASA te Noorwegen en 25 Zoals onlangs nog is benadrukt door de Hoge Raad (NJ Veroordeelt Tomra om aan RTB te betalen een dwangsom van 2000,489) dient met betrekking tot een voorziening in kort ƒ 10.000,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat zij niet vol­ geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geld­ ledig aan dit bevel gehoor heeft; som, terughoudendheid te worden betracht en is daarvoor Gebiedt Tomra om, binnen drie weken na betekening van dit alleen plaats onder, kort gezegd, bijzondere omstandighe­ vonnis, op eigen briefpapier, opgesteld naar goed drukkers- den die meebrengen dat zodanige voorziening uit hoofde gebruik en niet van enig commentaar voorzien, aan al die­ van onverwijlde spoed is geboden. De door RTB genoemde genen aan wie zij mededelingen heeft gedaan waarbij werd omstandigheden missen een dergelijk bijzonder karakter. gesteld of gesuggereerd dat de door RTB verhandelde pro­ RTB verkeert naar eigen zeggen ook niet in een benarde fi­ ducten (retour emballage systemen) inbreuk maken op rech­ nanciële positie. Bij deze stand van zaken kan geen spoed­ ten uit octrooi-aanvrage 97 932 037 (gepubliceerd onder eisend belang bij het gevraagde voorschot worden aangeno­ nummer o 910 485) en het daarop te verlenen octrooi van men. Verder is er nog op te wijzen dat de kosten die RTB als Tomra ASA te Noorwegen, te zenden brieven, met kopie buitengerechtelijke kosten kwalificeert, in elk geval ten dele daarvan per gelijke post aan de advocaat van RTB, met uit­ zijn aan te merken als kosten die zijn gemaakt ter instructie sluitend de navolgende inhoud: van de zaak, waarvoor op basis van artikel 96 lid 2 BW geen vergoeding kan worden verkregen. Vordering E is reeds om Aan: naam + adres deze redenen niet voor toewijzing vatbaar. Betreft: rectificatie van onze mededelingen over machines van RTB 26 RTB heeft aangegeven dat vordering C ertoe dient om Easy RecyclingB.V. voor het innemen van lege flessen haar in staat te stellen om te controleren of de aankopen die gebruikers van emballage retour systemen bij Tomra heb­ Apeldoorn, ben verricht, niet op basis van een onjuiste voorstelling van datum zaken over RTB zijn gedaan. Hieruit volgt dat deze vorde­ ring met name in functie staat van de begroting van de 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 3 5

Geachte heer, mevrouw Aan de door het Hv] EG voorgeschreven melding aan de merkhouder van de ompakking heeft gedaagde niet (tijdig) voldaan. Gedaagde zal Recent hebben wij u benaderd over de producten van onze concurrent de door het Hv] EG bedoelde redelijke termijn moeten respecteren in­ RTBEasyRecyclingB.V. teAlmere. Wij hebben daarbij gesteld of ge­ dien zij de distributie wil hervatten. De Vzr. geeft hieromtrent even­ suggereerd dat de systemen voor het innemen van lege flessen (embal­ wel niet een bevel, daar dit niet is gevorderd. lage retour systemen) van het Finse bedrijfBevesys, waarvan RTB de Nederlandse distributeur is, inbreuk zouden maken op een octrooi­ Art.6:i6zBW aanvrage of octrooi van onze moedermaatschappij in Noorwegen. Nietaannemelijkis dat gedaagde opgrondvan de Duitse wetsbe- palingen jegens eiseressen (naar Duits of Nederlands recht) onrecht­ De President van de Rechtbank te 's-Gravenhage heeft in zijn vonnis matig handelt. De door de Duitse regeling beoogde belangen omvat­ in kort geding van zi augustus zooi voorlopig geoordeeld dat ge­ ten niet het belang zich te verzetten tegen het verhandelen in noemde stelling of suggestie van ons onjuist is, en heeft ons bevolen Nederland van in Duitsland aan ziekenhuisapotheken geleverde ge­ om deze rectificatie te sturen. neesmiddelen. De Vzr ziet ook niet in waarom door overtreding van de Duitse wetsbepalingen een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm Hoogachtend, naar Nederlands recht zou worden overtreden. Tomra Systems B.V. Niet aannemelijk is gemaakt dat gedaagde in Duitsland meewerkt aan verkoop door Duitse ziekenhuisapotheken van Vioxx en Lorzaar Dhr/Mw in ziekenhuisverpakkingen, dan wel die verkoop uitlokt. Voorts is directeur niet aannemelijk gemaakt dat gedaagde profiteert van wanprestatie van haar leverancier jegens eiseressen, laat staan deze uitlokt. en veroordeelt Tomra om aan RTB een dwangsom te betalen van ƒ 25.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan alsmede 1 Merck Sharp & Dohme BV te Haarlem, voor iedere keer dat zij dit gebod niet geheel naleeft; 2 Merck & Co Ine te Whitehouse Station, New Jersey, Vere­ wijst af het meer of anders gevorderde; nigde Staten van Amerika, veroordeeltTomra. in de kosten van de procedure tot op heden 3 E.I. du Pont de Nemours Ine te Wilmington, Delaware, aan de zijde van RTB begroot op ƒ 2.090,53 waarvan Verenigde Staten van Amerika, eiseressen, procureur mr. ƒ 540,53 voor verschotten en ƒ 1.550,- voor salaris van haar R J.M. von Schmidt auf Alstenstadt, advocaat mr. L. Oosting procureur; te Amsterdam, Verklaart dit vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voor­ tegen raad. Enz. Dr. Fisher Farma BV te Lelystad, gedaagde, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. G. van der Wal te Brussel, België. 1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitge­ Nr. 32 Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 9 oktober 2002 gaan. a Eiseres sub 1 is actief op het gebied van verkoop van ge­ (parallelimport Lorzaar (Cozaar) en Vioxx) neesmiddelen in Nederland. Zij brengt onder meer een ge­ neesmiddel onder de naam COZAAR op de markt. Een zus­ Mr. D. H. von Maltzahn teronderneming van eiseres sub 1 'MSD Chibropharm GmbH' brengt dit middel onder de naam LORZAAR in Parallelimport in Nederland van uit Duitsland afkomstige, daar Duitsland op de markt. voor-een lagere dan de normale prijsaanDuitseziekenhuisapotheken b Eiseres sub 1 brengt tevens het geneesmiddel VIOXX in geleverde, en uitdrukkelijk niet voor wederverkoop bestemde genees­ Nederland op de markt. Een zusteronderneming van eise­ middelen. De in Duitsland voor deze geneesmiddelen gebruikte mer­ res sub 1 'MSD Sharp & Dohme GmbH' brengt dit middel ken zijn Lorzaar en Vioxx. Van het Duitse merk Lorzaar is de Neder­ onder de naam VIOXX in Duitsland op de markt. landse pendant het merk Cozaar. c Eiseres sub 2 is houdster van het Benelux woordmerk VI­ OXX, geregistreerd onder nummer 621955, gepubliceerd Art. /Merkenrichtlijn en art. 13A, lid8BMW op 1 augustus 1998 en ingeschreven voor de internationale Doorlevering van de gemerkte waren buiten de toegestane beslo­ warenklasse 5 (geneesmiddelen). ten kring van ziekenhuisapotheken was blijkens de opschriften op de d Eiseres sub 2 is houdster van het Gemeenschapsbeeldmerk verpakkingen niet toegestaan. Al moet die verdere levering als con­ VIOXX, geregistreerd onder nummer 993600, gepubliceerd tractbreuk, dan wel als een strafrechtelijke overtreding worden aan­ op 30 augustus 1999 en ingeschreven voor warenklasse 5. gemerkt, dat betekent nog niet dat hier sprake is van merkinbreuk. e Eiseres sub 3 is houdster van het Benelux woordmerk CO­ Daarmee zou de bescherming van de merkhouder worden opgerekt ZAAR, geregistreerd onder nummer 511252, gepubliceerd ten koste van het beginsel van het vrij verkeer van goederen en dien­ op 1 oktober 1992 en tevens ingeschreven voor de interna­ sten. tionale warenklasse 5. De aanbieding door gedaagde van de in Duitsland onder het merk f Eiseres sub 1 is licentiehoudster van eiseres sub 2 en sub 3 Lorzaar in het verkeer gebrachte goederen op haar Nederlandse web­ voor het gebruik van de merken VIOXX en COZAAR in Ne­ site onder het merk Cozaar maakt evenwel inbreuk op het merk Co­ derland. zaar, daar de goederen niet onder dat merk in het verkeer zijn ge­ g De bovengenoemde zusterondernemingen van eiseres sub bracht. 1 (hierna MSD GmbH) verkopen in Duitsland VIOXX en LORZAAR aan ziekenhuisapotheken voor een prijs onder de normale verkoopprijs. Zij hebben met de Duitse zieken- " Er is beroep ingesteld. Red. huisapothekenovereenkomsten (Vertriebbindungvertrage) 2 3 6 BIJ BLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003 gesloten, waarbij het de ziekenhuisapotheken van deze zie­ nu zij tijdens de verhandeling wordt gedaan en voorts is kenhuizen onder meer verboden is de geneesmiddelen aan geen termijn in acht genomen terwijl er geen monster ter handelaren door te verkopen op grond van artikel 14 lid 4 beschikking is gesteld. van het Duitse Apothekengesetz en de artikelen 31 lid 1 en Op grond van artikel 13 lid 8 BMW en/of artikel 13 van de 34 lid 4 van de Duitse Apothekenbetriebsordnung. Op de Gemeenschapsverordening is er geen sprake van toestem­ verpakking staat de tekst vermeld: 'Teil einer Klinik- ming tot het in het verkeer brengen van deze genees­ packung-Einzelverkauf unzulassig'. middelen, daar MSD GmbH de middelen slechts aan de h Gedaagde is een in 1992 opgerichte handelsonderneming Duitse ziekenhuisapotheken onder strikte toepassing van in geneesmiddelen en koopt in bij groothandelaren en bij de Duitse wet verkoopt. Op grond van artikel 13 lid 8 BMW producenten, zowel in Nederland als in andere EG-lidsta- is er thans geen sprake van uitputting voor het merk CO­ ten. Afnemers van gedaagde zijn apothekers en ziekenhuis­ ZAAR, omdat de parallel-geïmporteerde geneesmiddelen in instellingen. Duitsland onder het merk LORZAAR op de markt zijn ge­ i Gedaagde brengt in Nederland onder meer de geneesmid­ bracht. Thans wordt inbreuk gemaakt door het merk CO­ delen VIOXX (25 mg tabletten) en LORZAAR (50 mg tablet­ ZAAR in Nederland zelfstandig aan te bieden op de website. ten) op de markt. Op de verpakkingen van de geneesmidde­ (...) len staat Teil einer Klinikpackung Einzelverkauf unzuverlassig maar deze tekst is afgeplakt door een sticker met de tekst: 6 Vast staat dat gedaagde de speciaal voor de Duitse zieken­ Registratiehouder Parallelimporteur Fisher BV Lelystad. huizen bestemde en verpakte geneesmiddelen VIOXX en j Gedaagde heeft een parallelimport registratie voor Los- LORZAAR in Nederland op de markt brengt. Ten aanzien artanRVG 22575/17617 alsmede voor VIOXX RVG 256230/ van geneesmiddelen in ziekenhuisverpakkingen sluit MSD 24439- GmbH Vertriebbindungvertrage met Duitse ziekenhuis­ k Gedaagde geeft op haar website www.fisherfarma.com, apotheken af. Deze geneesmiddelen zijn uitdrukkelijk niet die op de Nederlandse markt is gericht en in het Nederlands voor doorverkoop bestemd. Ook op grond van de Duitse is gesteld productinformatie over: Cozaar 50 mg (Lorzaar) wetgeving (artikel 14 lid 4 Apothekengesetz en artikel 31 Losartan met de mededeling 'Apothekers Inkoopsprijs lid 1 Apothekenbetriebsordnung) mogen deze geneesmid­ €18,83'. delen door de ziekenhuisapotheken alleen worden geleverd (...) aan het ziekenhuis en of aan andere ziekenhuizen, waar­ 3 Eiseressen leggen aan hun vorderingen het navolgende mee een speciale distributieovereenkomst is gesloten. Na ten grondslag. wetswijziging staat het ziekenhuisapotheken thans ook vrij Gedaagde brengt in Nederland de speciaal voor de Duitse aan speciale ambulances te leveren. ziekenhuizen bestemde geneesmiddelen VIOXX en LOR­ 7 In dit geding wordt er van uitgegaan dat gedaagde de ge­ ZAAR op de markt. Deze ziekenhuisverpakkingen vallen neesmiddelen VIOXX en LORZAAR in deze ziekenhuis­ onder de Vertriebbindungvertrage en zijn uitdrukkelijk verpakkingen, niet rechtstreeks koopt van de Duitse niet voor doorverkoop bestemd. Ook op grond van de Duitse ziekenhuisapotheken. Gedaagde weet dat het formaat van wet mogen deze geneesmiddelen niet doorverkocht wor­ de ziekenhuisverpakking afwijkt van het gebruikelijke for­ den. Gedaagde profiteert stelselmatig van de toerekenbare maat, waarin het geneesmiddel op de commerciële markt tekortkoming van anderen. Zij handelt ook onrechtmatig wordt gebracht. Bovendien is op de ziekenhuisverpakking door mee te werken aan en uitlokken van de verkoop, al­ de onder ï.i vermelde sticker aangebracht. Deze sticker thans profiteren van het in strijd met de wet leveren van de wordt gedaagde op de onder ï.i vermelde wijze afgeplakt. ziekenhuisverpakkingen aan het extramurale segment. Op grond van artikel 13 lid 1 sub a BMW wordt inbreuk 8 Eiseressen voeren drie gronden voor hun vordering aan: gemaakt op het Beneluxwoordmerk VIOXX door parallel- a inbreuk op merkrechten geïmporteerde geneesmiddelen onder de naam VIOXX in b profiteren van wanprestatie Nederland te importeren en te verkopen. Er is sprake van c handelen in strijd met de Duitse wetgeving een gelijk woord dat onder meer is aangebracht op de ver­ pakking en voor dezelfde waren gebruikt wordt als waar­ Inbreuk merkrechten voor het is ingeschreven. Voorts wordt op grond van artikel Uitputting? 9 Gemeenschapsmerkenverordening inbreuk gemaakt op 9 Eiseressen en de met hen gelieerde Duitse zusteronder­ het Gemeenschapsbeeldmerk VIOXX doordat sprake is van nemingen MSD GmbH hebben merkrechten op de namen een aan het merk gelijk teken op de verpakking dat gebruikt VIOXX en LORZAAR. wordt voor dezelfde waren. Op grond van artikel 13A lid 1 10 Ter discussie staat of de door gedaagde in Nederland in­ sub a BMW maakt gedaagde inbreuk door parallel geïm­ gevoerde in zogenaamde Klinikpackungen verpakte ge­ porteerde geneesmiddelen onder de naam COZAAR op neesmiddelen met de merknamen VIOXX en LORZAAR haar website in Nederland aan te bieden. Gedaagde voldoet door de merkhouder in Duitsland of met zij n toestemming voorts niet aan de ompakkingsvereisten ten aanzien van het in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht (artikel 7 lid in Nederland op de markt brengen van de middelen VIOXX 1 Richtlijn 89/104/EEG (Richtlijn) en artikel 13 A lid 8 en LORZAAR. Benelux-Merkenwet (BMW) en het merkrecht daardoor is Gedaagde heeft geen rechtsgeldige kennisgeving gedaan uitgeput. voor VIOXX en verder heeft zij pas onlangs aan eiseres sub 1 11 Volgens de uitspraak van het Benelux Hof van 6 dec. 1999 gemeld dat zij LORZAAR zal gaan distribueren in Neder­ (NJ 2000,182, Kipling) zijn goederen alleen dan in de Ge­ land. Zij heeft voorlopig de verkoop van LORZAAR tot na­ meenschap in het verkeer gebracht, wanneer de merk­ der bericht gestaakt. De kennisgeving is niet rechtsgeldig houder van het merk voorziene waren daadwerkelijk ter be- 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 3 7

schikking heeft gesteld van een afnemer met de bedoeling schouwd als door de merkhouder in de Gemeenschap in de deze afnemer daardoor gelegenheid te geven deze waren handel te zijn gebracht. Eiseressen kunnen zich op grond binnen de Gemeenschap verder te verhandelen. Deze uit­ van artikel 7 lid 1 Richtlijn / 13A lid 8 BMW tegen het ge­ spraak zag op het geval dat de merkhouder een deel van ge­ bruik van de gemerkte waren door gedaagde niet verzetten. merkte waren op de Amerikaanse markt had gebracht, van­ 18 Rest de vraag, of gedaagde merkinbreuk pleegt door de waar zij hun weg terug naar de Gemeenschap vonden. informatie welke zij op haar website verstrekt, zoals onder 12 HetEG Hof heeft in zijn uitspraak van 20 november 2001 ï.k vermeld. (NJ 2002, 183 Davidoff) overwogen dat de richtlijn de uit­ 19 Overwogen wordt dat gedaagde in haar website de daarin putting beperkt tot de gevallen waarin de waren in de EER in met COZAAR aangeduide geneesmiddelen voor een be­ de handel worden gebracht. Ook hier betrof het gemerkte wa­ paalde prijs aanbiedt. Zij maakt aldus inbreuk op het aan ren, die buiten de Gemeenschap, thans genaamd Europese eiseres sub 3 toekomende woordmerk, daar de betreffende Economische Ruimte (EER), namelijk in Singapore in het waren onder dit merkteken door de merkrechthebbende verkeer waren gebracht. niet in het verkeer zijn gebracht. Een verbod is toewijsbaar voor zover dit ziet op het aanbieden van waren met dit merk­ 13 De artikelen 7 lid 1 van de Richtlijn en artikel 13A lid 8 teken. BMW dienen te worden uitgelegd in het licht van de artike­ len 28-30 EG Verdrag. (EG Hof in Bristol-Myers Squibb Ongeoorloofde ompakking? 1996). Kwantititatieve invoerbeperkingen zijn gerechtvaar­ 20 Volgens vaste jurisprudentie (zie EG Hof 23.4.02, JGR digd uit hoofde van bescherming van industriële eigendom. 2002/125) kan de merkhouder zich tegen ompakking van Volgens de jurisprudentie van EG Hof gaat het om de be­ het parallel ingevoerde geneesmiddel verzetten indien deze scherming van het specifieke voorwerp van het recht. Bij ompakking een reëel risico voor de herkomstgarantie van merkenrecht is dat het recht om het merk te gebruiken om het merk vormt. Het verzet van de merkhouder is niet ge­ een product als eerste in het verkeer te brengen en het aldus rechtvaardigd, indien daarmee de effectieve toegang van het te beschermen tegen concurrenten, die van de positie en re­ ingevoerde product tot de markt van die staat wordt belem­ putatie van het merk misbruik zouden willen maken door merd. de producten te verkopen, die ten onrechte van zijn merk De parallelimporteur moet in ieder geval de voorwaarde na­ zijn voorzien. (EG Hof in Centrafarm/Winthrop, 1974). leven, dat hij, alvorens om te pakken, eerst de markthouder Deze bescherming gaat niet zo ver dat de merkhouder het van die ompakking in kennis moet stellen. De merkhouder gebruik kan verbieden van waren die onder dit merk door moet vervolgens over een redelijke termijn beschikken om hem of met zijn toestemming in de EER zijn gebracht. De op het voornemen van ompakking van het geneesmiddel toestemming moet betrekking hebben ieder exemplaar van met zijn merk te reageren. de waren (EG Hof in Sebago/Bunic, 1999). 21 In het onderhavige geval bestaat de ompakking uit het 14 Overwogen wordt dat volgens deze jurisprudentie een aanbrengen van een sticker over de tekst Teil einer Klinik- afweging wordt gemaakt tussen enerzijds het belang van packung,- Einzelverkaufunzulassig en van een sticker met een het [vrij. Red.] verkeer van goederen en diensten en ander­ beschrijving van het geneesmiddel in het Nederlands. zijds het belang van de merkhouder. Deze balans zou wor­ 22 Gedaagde stelt dat zij aan eiseressen reeds op 8 novem­ den verstoord, indien aan de merkhouder ook nog eens be­ ber 2000 een melding ten aanzien van VIOXX heeft gedaan. scherming zou toekomen, nadat hij zijn gemerkte waar Dit is door eiseressen gemotiveerd betwist en staat derhalve binnen de EER, zij op zeer beperkte schaal in het verkeer ge­ niet vast. Ten aanzien van LORZAAR stelt gedaagde zelf dat bracht. zij niet kan aantonen dat zij een melding heeft gedaan. Aan­ 15 Dit laatste geval doet zich hier voor. MSD GmbH hebben gezien in deze procedure geen rechthebbende van het merk de gemerkte waren in Klinikverpackungen verkocht en ge­ LORZAAR optreedt, kan de ompakking van dit geneesmid­ leverd aan Duitse ziekenhuisapotheken, die deze waren aus- del hier verder buiten beschouwing blijven. schliesslich an Krankenhaus und Versorgungsapotheken zu Kran- Gedaagde zal de door de het EG Hof bedoelde redelijke ter­ kenhauspreisen mochten afleveren. Doorlevering op beperkte mijn moeten respecteren indien zij de distributie van de schaal was dus mogelijk. Doorlevering van de gemerkte wa­ geïmporteerde VIOXX geneesmiddelen zal willen hervat­ ren buiten de toegestane gesloten kring was niet toegestaan. ten. De rechtbank zal echter hieromtrent geen bevel gege­ Al moet die verdere levering, als contractbreuk, dan wel als ven, daar dit niet is gevorderd. een strafrechtelijke overtreding worden aangemerkt, dan betekent dit nog niet dat hier sprake is van merkinbreuk. Ongeoorloofde mededinging? Daarmee zou de bescherming van de merkhouder worden 23 Eiseressen stellen het volgende. opgerekt ten koste van het beginsel van het [vrij Red.] ver­ Gedaagde handelt stelselmatig in strijd met artikel 14 lid 4 keer van goederen en diensten. jo artikel 25 (3) van het Apothekengesetz en artikel 31 lid 1 jo artikel 34 lid 4 Apothekenbetriebsverordnung door mee 16 Voor dit voorlopig oordeel wordt ook steun gevonden in te werken aan en het uitlokken van de verkoop, althans pro­ de toelichting in de tekst van artikel 11B van de BMW en de fiteren van het in strijd met de wet leveren van VIOXX en toelichting daarop in Tekst en Commentaar Kluwer 1998: LORZAAR in ziekenhuisverpakkingen door ziekenhuis­ Geen merkenrechtelijke betekenis komt echter toe aan de licentie­ apotheken aan het extramurale segment. schending die bestaat in verkoop buiten het aan de licentiehouder Daarnaast handelt gedaagde onrechtmatig op grond van het toegewezen territoir. Duitse en Nederlandse recht inzake oneerlijke mededin­ 17 De gemerkte waren moeten daarom in de zin van artikel ging. De genoemde Duitse wetsbepalingen beschermen ook 7 lid 1 van de Richtlijn en artikel 13A BMW worden be­

2 4 4 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003 dat gedaagde een handelsnaam (namelijk haar statutaire zoekschrift tot cassatie te laat is ingediend. Gezien de daar­ naam) voerde die slechts in geringe mate afweek van de voor in artikel 6 lid 5 Hnw gestelde termijn lijkt deze oudere handelsnaam (namelijk de statutaire naam) van ei- opmerking juist. Bij dupliek heeft gedaagde zelfs gesteld seres en dat daardoor bij het publiek verwarring tussen de dat het cassatieberoep is ingetrokken. Gelet op dit een en ondernemingen van partij en was te duchten (artikel 5 Hnw). ander mag worden aangenomen dat de beschikking van Bij beschikking van de kantonrechter van 18 oktober 2000 deze rechtbank van 7 juni 2001 gezag van gewijsde zal ver­ is gedaagde veroordeeld om, op straffe van een dwangsom, krijgen. In dit geding kan er derhalve van worden uitge­ in haar handelsnaam zodanige wijziging aan te brengen dat gaan dat, zoals in die beschikking is vastgesteld, eiseres geen daarin het woord 'HOOP' in combinatie met de woorden onderneming drijft en dat zij zich dus niet met vrucht op de 'VOOR KINDEREN' niet meer voorkomt. Deze beschikking bescherming van de Hnw kan beroepen. is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. 6 Eiseres heeft haar naam niet als merk gedeponeerd, zodat e Eiseres heeft verlangd dat gedaagde zich aan de beschik­ zij evenmin aanspraak kan maken op bescherming uit king van de kantonrechter hield. Gedaagde heeft daarom hoofde van de Benelux Merkenwet (BMW). Ambtshalve op 16 november 2000 haar statutaire naam gewijzigd in wordt overwogen dat, nu eiseres geen onderneming drijft, 'Stichting Fonds Toekomst voor kinderen'. het niet mogelijk was om deze naam als merk te deponeren f Op 17 november 2000 is gedaagde bij deze rechtbank in (zie artikel 1 BMW) en dat derhalve artikel 12, eerste volzin, hoger beroep gekomen van voormelde beschikking van de BMW niet aan de vorderingen van eiseres in de weg staat. kantonrechter. Bij beschikking van 7 juni 2001 heeft de 7 De vorderingen van eiseres berusten uitsluitend op de stel­ rechtbank de beschikking van de kantonrechter vernietigd lingen dat zij - althans ten opzichte van gedaagde - als eer­ en, opnieuw rechtdoende, het verzoek van eiseres afgewe­ ste een naam met daarin de woorden 'Hoop' en 'Kinderen' zen op de grond dat zij geen onderneming drijft, zodat zij, voerde en dat door het gebruik door gedaagde van een op gezien het bepaalde in artikel 1 Hnw, geen handelsnaam die oudere naam van eiseres gelijkende naam verwarring bij kan voeren. het publiek kan ontstaan. Zij heeft - gezien de onder ï.c g Bij verzoekschrift van 31 juli 2001 heeft eiseres tegen de vermelde feiten: terecht - niet gesteld dat gedaagde haar beschikking van de rechtbank beroep in cassatie ingesteld. naam aan de naam van eiseres heeft ontleend. 2 Stellende dat het gebruik door gedaagde van de naam 8 De Hnw en de BMW bieden, kort gezegd, de gebruiker STICHTING FONDS VAN HOOP VOOR KINDEREN on­ van een oudere handelsnaam respectievelijk de merkhouder rechtmatig is/was j egens eiseres nu daardoor bij publiek ver­ bescherming tegen het gebruik door een ander van een han­ warring is/was te duchten en dat er bovendien de dreiging delsnaam of een teken wanneer daardoor verwarring kan bestaat dat gedaagde deze naam wederom gaat voeren, vor­ ontstaan, ook al zou die ander zijn handelsnaam of teken dert eiseres, na vermeerdering van eis bij repliek met de zelfstandig hebben bedacht en niet aan de oudere handels­ hierna onder IV te noemen vordering: naam of aan het merk hebben ontleend. I een verklaring voor recht dat het voeren van de naam 9 De stellingname van eiseres komt er dus op neer dat haar STICHTING FONDS VAN HOOP VOOR KINDEREN door naam, die niet krachtens de Hnw of de BMW kan worden gedaagde onrechtmatig is; beschermd, precies dezelfde bescherming geniet als een II veroordeling van gedaagde om het gebruik van de naam handelsnaam of een merk. Bij repliek onder 9 heeft zij opge­ STICHTING FONDS VAN HOOP VOOR KINDEREN te sta­ merkt dat bij de toetsing in het kader van artikel 6:162 BW ken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom; dezelfde criteria worden gehanteerd als bij de toetsing in III een verbod aan gedaagde om de handelsnaam te voeren het kader van artikel 6 Hnw. waarvan de woorden HOOP en KINDEREN deel uitmaken, op straffe van een dwangsom; 10 Naar het oordeel van de rechtbank is deze stellingname TV veroordeling van gedaagde om aan eiseres een schadever­ van eiseres niet juist. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad goeding van ƒ 10.000,- (EURO 4.537,80) te betalen, (zie bijvoorbeeld N] 1987,191 en NJ1992,391) komt name­ met veroordeling van gedaagde in de proceskosten. lijk naar voren dat, wanneer voor de prestatie in kwestie een 3 Het verzet van gedaagde tegen de vermeerdering van eis intellectueel eigendomsrecht ontbreekt, slechts (bij een on­ wordt ongegrond verklaard nu op geen enkele manier is in stoffelijke prestatie) het profiteren of (bij een stoffelijke pres­ te zien dat door deze bij repliek gedane vermeerdering van tatie) het nabootsen daarvan (onder omstandigheden) on­ eis, die aansluit bij de vorderingen in de dagvaarding, ge­ rechtmatig kan zijn. Het enkele feit dat bij het publiek daagde onredelijk in haar verweer zou worden benadeeld verwarring kan ontstaan is hiervoor dus in ieder geval niet of dat daardoor de procedure onredelijk zou worden ver­ voldoende. traagd. 11 Nu gedaagde haar naam niet aan eiseres heeft ontleend maar deze zelfheeft bedacht en uit eigen beweging (als sta­ 4 Gedaagde betwist dat zij onrechtmatig j egens eiseres heeft tutaire naam) was gaan gebruiken, kan niet worden gezegd gehandeld of dreigt te gaan handelen. Zij heeft in het kader dat gedaagde profiteert van de prestatie van eiseres, die be­ van haar verweer onder meer melding gemaakt van de in staat in het bedenken en voeren van de naam STICHTING rov. ï.c vermelde feiten, waarin ligt besloten dat zij haar HOOP VOOR STRAAT- EN ZWERFKINDEREN, en even­ naam niet aan eiseres heeft ontleend, maar deze zelfstandig min dat gedaagde deze naam heeft nagebootst. heeft bedacht en uit eigen beweging (als statutaire naam) is 12 Gedaagde heeft het gebruik van de naam STICHTING gaan gebruiken. FONDS VAN HOOP VOOR KINDEREN na 16 november 5 Bij repliek onder 3 heeft eiseres opgemerkt dat haar cas­ 2000 gestaakt en tot op heden, op wellicht een enkele uit­ satieberoep in de Hnw-zaak niet tot een inhoudelijk oor­ zondering na, gestaakt gehouden. Sindsdien heeft zij een deel van de Hoge Raad zal kunnen leiden omdat het ver­ andere statutaire naam gebruikt. Uit de stellingen van eise- 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 4 5

res is niet af te leiden dat zij in deze feiten een zelfstandige criterium moet zijn het deelnemen aan het economisch ver­ grondslag van haar vorderingen ziet. Met name heeft zij niet keer, het concurreren als zodanig'. gesteld dat gedaagde misbruik van recht zou maken, en om In de praktijk wordt het ondernemingsvereiste zowel in de die reden onrechtmatig jegens eiseres zou handelen, wan­ Hnw als in de BMW niet zelden ruim uitgelegd. Zie voor neer zij, na gedurende bijna twee jaar een andere naam wat betreft de BMW bijvoorbeeld Hof Amsterdam 27 fe­ te hebben gebruikt, de beweerdelijk verwarringwekkende bruari 1997, BIE 1998, p. 378 (Claimcare/Euroclaim), naam STICHTING FONDS VAN HOOP VOOR KINDEREN dat 'normaal gebruik' van een merk door een afdeling opnieuw zou gaan gebruiken. Overigens zal misbruik van van een advocatenmaatschap mogelijk achtte. Ook Hof recht niet snel kunnen worden aangenomen in het licht van 's-Gravenhage 22 november 2001, LJN AD6040 (idnl.nl1) oor­ het feit dat eiseres gedaagde op basis van een nadien (en naar deelde (anders dan de President) dat de Stichting innovatie­ het zich laat aanzien: definitief) vernietigde beschikking centrum voor uitvindingen id-nl, die zich bezig houdt met heeft genoodzaakt om het gebruik van die naam te staken. het adviseren enbegeleiden van natuurlijke personen en on­ Om misverstanden te voorkomen merkt de rechtbank nog dernemingen bij het ontwikkelen en commercialiseren van op dat ook bij eventueel hernieuwd gebruik door gedaagde nieuwe producten en technologieën, als zodanig naar bui­ van de naam STICHTING FONDS VAN HOOP VOOR KIN­ ten optreedt en tegen betaling daarmee samenhangende DEREN niet kan worden gezegd dat zij van de naam van diensten voor bedrijven en particulieren verricht, is aan te eiseres profiteert of deze nabootst. Het gaat dan immers nog merken als een onderneming in de zin van BMW en Hnw. steeds om een naam die gedaagde zelfheeft bedacht. Handelsnaamrechtelijke normen zijn ook meer dan eens 13 De stellingen van eiseres kunnen - zo volgt uit het voor­ toepasselijk geacht op niet-ondernemingen. Vgl. Hof Am­ gaande - niet de gevolgtrekking dragen, dat gedaagde je­ sterdam 11 mei 1989, BIE 1991, p. 24, IER 1989,45 (Stichting gens haar onrechtmatig heeft gehandeld of dreigt te gaan Orgelprojecten Nederlandse Componisten/Stichting Orgelprojecten handelen. De vorderingen van eiseres zijn dan ook niet Nederland): Het feit dat gedaagde geen onderneming heeft toewijsbaar. staat aan toepassing van de normen van de Hnw niet in de 14 Als de in het ongelijk gestelde partij zal eiseres worden weg; zij heeft de plicht, verwarring zoveel mogelijk te voor­ veroordeeld in de kosten van de procedure. komen. Ook Pres. Rb. 's-Gravenhage 12 februari 1991, BIE 1993> P- 124 (Business Class/The Hague Business Class) achtte Beslissing niet ter zake of gedaagde een onderneming voerde en legde gezien het verwarringgevaar krachtens artikel 1401 (oud) De rechtbank: BW een verbod op. De Decca-doctrine staat wijst de vorderingen af, daar naar mijn mening niet aan in de weg. veroordeelt eiseres in de kosten van de procedure, tot op he­ J.H.S. den aan de zijde van gedaagde begroot op het bedrag van EURO 961,51, waarvan EURO 181,51 voor verschotten en EURO 780,- voor salaris van haar procureur; Nr. 35 Gerechtshof te Amsterdam, 11 april 2002 verklaart dit vonnis wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad. Enz. (Vitra/Architects)

Noot Mrs. A. Rutten-Roos, M. Coeterier en M. A. Gosslings

EénlijnstoepassingvandeDecca-doctrine Art. 18 Berner Conventie Terecht constateert de rechtbank dat, wanneer voor een on­ De vraag ofArchitects inbreuk maakt op het auteursrecht van stoffelijke prestatie een intellectueel eigendomsrecht ont­ Vitra moet worden beantwoord naar het ten tijde van de gestelde in­ breekt, blijkens HR 27 juni 1986 NJ 987,191 m.nt. vNH,BIE breuk geldende - internationale - recht. Ingevolge het bepaalde in 1986, p. 280 (Racal DeccalHolland Nautic) slechts het profite­ art. 18 BC zijn werken uit de Verenigde Staten als de onderhavige ren daarvan (onder omstandigheden) onrechtmatig kan Lounge Chair, die in 1956 openbaar is gemaakt, in beginsel in Neder­ zijn. land auteursrechtelijk beschermd. Het is echter de vraag of namen van partijen als de onderha­ vige wel vallen aan te merken als prestaties in de zin van dat Art. z, lid, zj'art. 18 Berner Conventie arrest. De Decca-doctrine heeft niet voor niets betrekking DeLounge Chair kwam in de Verenigde Staten in de te dezen rele­ op de bescherming van prestaties, en het is de vraag of vante periode geen auteursrechtelijke bescherming toe. In het alge­ dieleer zonder meer kan worden doorgetrokken tot de meen komt in de Verenigde Staten geen auteursrechtelijke bescher­ onderscheidingsmiddelen waar het in dit geval om gaat. Het pu­ ming toe aan werken van toegepaste kunst. De Lounge Chair van bliek lijkt veeleer gebaat te zijn bij het voorkómen van Vitra genoot in de relevante periode in de Verenigde Staten uitslui­ verwarringsgevaar, ook als dat geen betrekking heeft op on­ tend tekening- en modelrechtelijke bescherming. dernemingen maar op andere organisaties die aan het Het kan Vitra niet baten dat de Verenigde Staten niet specifiek heb­ rechtsverkeer deelnemen, en niet valt in te zien dat het alge­ ben bepaald dat werken van toegepaste kunst, waaronder meubel­ meen belang zich tegen een dergelijke bescherming zou ver­ ontwerpen, uitsluitend als tekeningen en modellen zijn beschermd. zetten. Dat kan gebeuren door analoge toepassing van de De strekking van de reciprociteitregel van art. z lid7 BC is dat ma­ wettelijke regels op niet-ondernemingen dan wel door kers van werken van toegepaste kunst in de aangesloten landen over ruime interpretatie van het begrip 'onderneming'. Boek­ en weer gelijk worden behandeld. Het toekennen van auteursrechte- man vroeg zich afin BIE 1987, p. 185 al af'of niet veeleer het 1 Zie dit nummer van hetBijblad onder nr. 33,blz 238. Red. 2 4 6 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003 lijke bescherming aan werken die dergelijke bescherming in het land Art. 13A, lid/BMW van herkomst niet genieten, zou dit gelijkheidsbeginsel verstoren en Het beroep van Architects op art. 13 A lid 7 BMW gaat niet op, is om die reden door art. 2 lid/BC uitgesloten. reeds omdat dit stoelt op de onjuiste aanname dat zij gerechtigd zou zijn de Lounge Chair te fabriceren. Art. 2, lid 7 Berner Conventie Rb.: DeLounge Chair behoort tot het publiek domein omdat aan 1 Vitra Collections AG te Birsfelden, Zwitserland, meubelen als de Lounge Chair in de VS geen auteursrechtelijke be­ 2 Vitra Internationals AG te Muttenz, Zwitserland, appel­ schermingkon toekomen op het moment dat zij toetraden totdeBer- lanten, procureur mr. T.M. Kolle, advocaat mr. R.E. Wee­ ner Conventie. ning te Amsterdam, tegen Art. 6:162 BW f art. 25 BTMWfart. 2, lid/Berner Conventie 1 Architects SrL te Florence, Italië, Op grond van art. 25 BTMW kan, voor een model dat reeds vóór 2 R. de Haas te Nieuw-Vennep, geïntimeerden, procureur 1 januari 1975 in de Benelux op de markt is gebracht, een beroep wor­ mr. F. W. Grosheide. den gedaan op de regels met betrekking tot het onrechtmatig naboot­ sen (art. 6:162 BW). De omstandigheid dat de Lounge Chair als mo­ a Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 21 maart 2000 del langs die weg bescherming geniet, leidt tot de uitkomst dat op (mr. A.C. Monster) grond van het bepaalde in art. 2 lid 7 BC aan de Lounge Chair in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. 2 De vaststaande feiten: Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of Systeem UAC onvoldoende betwist en/of op grond van de onweersproken De uitkomst dat deLounge Chair geen auteursrechtelijke bescher­ inhoud van overgelegde producties staat in dit geding het ming toekomt is niet in strijd met de Universele Auteursrecht Con­ volgende vast: ventie nu het systeem van de UAC, evenals dat van de BC, immers - Charles en Ray Eames hebben in 1956 in de Verenigde gebaseerd is op het gelijkstellingbeginsel. Staten in opdracht en ten behoeve van het meubelbedrijf Herman Miller Ine een stoel ontworpen, welk ontwerp dat Art.6:i62BW jaar onder de naam Lounge Chair is gepubliceerd; Architects handelt onrechtmatig door een stoel op de markt te - de Lounge Chair is een zeer herkenbaar, origineel ont­ brengen die vrijwel identiek is aan deLounge Chair. Vitra heeft zich werp, waarin het persoonlijkkarakter van de ontwerpers tot aanmerkelijke kosten en inspanningen getroost om een eigen positie uitdrukking komt; voor de Lounge Chair op de Europese markt voor designmeubelen te - zowel Vitra als Architects fabriceren de Lounge Chair (of verwerven. Architects vervaardigt haar stoel door de Lounge Chair laten deze fabriceren) en verkopen deze op de Europese slaafs na te bootsen. Daar komt bij dat Architects verwarring bij het consumentenmarkten; Architects in Nederland via ge­ publiek creëert.De verwarringwordtnogvergroot doordat Architects daagde R. de Haas; in haar catalogus en op haar website de naam C. Eames vermeldt. - Architects prijst haar producten aan in een brochure en Architects suggereert daarmee dat zij de gegevens voor het fabriceren vermeldt daarin, bij een afbeelding van de Lounge Chair, de van de stoel rechtstreeks ontleent aan C.Eames, de ontwerper van de naam C. Eames; op Internet prijst zij haar producten even­ Lounge Chair. Architects profiteert van de naamsbekendheid van Ea­ eens aan en vermeldt daarbij de naam C. Eames in een lijst mes en van de reputatie van de Lounge Chair, zonder dat zij finan­ van namen van meubelontwerpers; cieel of anderszins aan het ontstaan van die bekendheid of reputatie - Vitra International AG heeft sedert 1985 het recht op het heeft bijgedragen. Architects verkoopt haar stoel ver onder de prijs merk EAMES, onder meer in Nederland. van de Lounge Chair. Deze omstandigheid draagt bij tot het oordeel (...) dat Architects onrechtmatig handelt jegens Vitra. 5 Beoordeling van het geschil Art.6:i62BW 5.1 Als meest verstrekkend verweer voert Architects aan dat Rb.: Nu geen sprake is van een handelen in strijd met het au­ het Lounge Chair model niet wordt beschermd door het au­ teursrecht of het merkrecht door Architects staat het haar vrij de teursrecht, maar tot het publieke domein behoort. Lounge Chair op de markt te brengen. Niet gebleken is dat Architects 5.2 Dit verweer faalt indien komt vast staan dat een meubel- de stoel van Vitra kopieert, maar slechts dat Vitra en Architects beide model als de Lounge Chair in de Verenigde Staten van Ame­ stoelen (doen) maken naar het ontwerp van Eames. rika in theorie auteursrechtelijke bescherming kon toeko­ men toen de Verenigde Staten in 1989 toetraden tot de Art. 13A, lid 1 sub b BMW Berner Conventie. In dat geval behoorde de Lounge Chair, Vitra kan zich verzetten tegen het gebruik van het teken 'C. Ea­ los van de vraag of die bescherming ook metterdaad ooit is mes' door Architects. Immers dit teken wordt door Architects in het ingeroepen, niet tot het publieke domein en valt de stoel op economisch verkeer ter aanduiding van door haar vervaardigde meu­ grond van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie in Neder­ bels gebruikt. land onder het regiem van de Auteurswet. Niet ter discussie staat dat de stoel in dat geval auteursrechtelijk bescherming Art. 13A, lid 1, sub d BMW toekomt. Rb.: Geen inbreuk op het aan Vitra toekomende merk EAMES Het verweer slaagt indien komt vast te staan dat de Lounge door de verwijzing naar de ontwerper van de Lounge Chair in de bro­ Chair in de Verenigde Staten van Amerika tot het publieke chure van Architects en op haar website. De verwijzing naar de ont­ domein behoorde op het moment dat de Verenigde Staten werper is een geldige reden en wordt op deze wijze gebruikt anders toetraden tot de Berner Conventie. dan ter onderscheidingvan waren of diensten. 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 4 7

5.3 Ter beantwoording van deze vraag van Amerikaans recht 5.2 Charles en Ray Eames (tezamen: Eames) hebben in de hebben partijen deskundige adviezen overgelegd, Vitra van jaren vijftig een leunstoel (de Lounge Chair) ontworpen. De J. H. Reichman en Architects van S. D. Littlepage. Lounge Chair bezit een eigen, oorspronkelijk karakter en de Reichman komt tot de conclusie dat: there has been no realpos- stoel draagt onmiskenbaar het persoonlijk stempel van de sibility ofprotecting high-tec furniture designs like those of the Ea­ ontwerpers. Eames heeft de Lounge Chair in opdracht van mes chairs in U.S. copyright law since 1987. het meubelbedrijf Herman Miller Inc. (Miller) ontworpen. Littlepage komt tot de conclusie dat: The Eames lounge Chairs De Lounge Chair is door Miller in 1956 in de Verenigde Sta­ is a useful article possessing an intrinsic utilitarianfunction rende- ten op de markt gebracht. Partijen zijn het erover eens dat ringsuchworkincapableofcopyrightprotectionintheUnitedStates, dit naar destijds geldend Amerikaans recht met zich bracht either under theformer Copyright Act of 1909 or the present copy­ dat Miller rechthebbende op het model van de lounge Chair right Act of '1976. werd. In 1959 heeft Miller een exclusieve licentie verleend Beid e deskundigen geven een overzicht van de Amerikaanse voor de exploitatie van de Lounge Chair in (onder meer) Eu­ rechtsgeschiedenis op het vlak van auteursrechtelijke be­ ropa aan het Zwitserse bedrijf Graeter en Co. Na diverse scherming van 'design-artikelen/meubelen'. Uit deze over­ overnames en overdrachten zijn de rechten ter zake van de zichten blijkt dat het Amerikaanse recht zich immer heeft productie van de Lounge Chair in Europa uiteindelijk te­ verzet tegen een dergelijke bescherming. In rechterlijke ca­ rechtgekomen bij Vitra. Vitra verkoopt de Lounge Chair suïstiek is van tijd tot tijd wat rek te zien gegeven - 'op grond sinds 1974 in de Benelux. Vitra heeft op i6februari I987bij waarvan Reichman tot zijn beperking 'since 1987' komt' - het Benelux Merkenbureau het merk EAMES voor alle soor­ maar dit betroffen nooit gevallen van designmeubelen ten meubelen, in het bijzonder stoelen en tafels, gedepo­ welke vergeleken zouden kunnen worden met de Lounge neerd. Chair. 5.3 Architects S.r.L. is een Italiaanse meubelfabrikant. Zij produceert een stoel die als twee druppels water lijkt op de Op grond van bovenstaande conclusies moet dan ook wor­ Lounge Chair. De stoel wordt in de catalogus van Architects den geoordeeld dat de Lounge Chair in de Verenigde Staten S.r.L. nader aangeduid met ART. 441/442 C. Eames (1907- van Amerika, op het moment dat zij toetraden tot de Berner 1978). Architects S.r.L. verkoopt haar stoel in Nederland Conventie, tot het publiekdomein behoorde, omdat dit sinds 1999. Ook in andere landen in Europa worden de stoe­ soort meubelen toen aldaar geen auteursrechtelijke bescher­ len van Architects S. r. L verkocht. De agent van Architects ming kon toekomen. S. r. L. voor de Benelux is De Haas. Architects biedt via een 5.4 Nu er geen auteursrechten waren over te dragen is de website haar meubels wereldwij d te koop aan. Tot voor kort vraag, of Vitra ter zake van die rechten voldoende gelegiti­ vermeldde die website onder meer de naam C. Eames. De meerd is, zonder belang. prijs van de stoel van Architects bedraagt in Nederland on­ 5.5 Vervolgens komt de vraag aan de orde of Architects in­ geveer de helft van de prijs van de Lounge Chair. breuk maakt op het aan Vitra toekomende recht op het merk 5.4 Vitra vordert in deze procedure, behalve verklaringen EAMES, zoals Vitra aanvoert. voor recht, onder meer - zakelijk - dat het Architects, op Dit standpunt van Vitra wordt verworpen. straffe van een dwangsom, wordt verboden door het produ­ De verwij zing naar de ontwerper van de door Architects ver­ ceren en verkopen van de desbetreffende stoel in de Benelux kochte Lounge Chair op do wij ze geschiedt in de door Archi­ plus enkele andere Europese landen, dan wel in de Benelux, tects uitgegeven brochure (naast de foto van de stoel de tekst dan wel in Nederland, op onrechtmatige wijze inbreuk te art. 441/442 C. Eames (1907-1978)) en op haar website(waar maken op de rechten van Vitra. Voorts vordert Vitra een de naam EAMES wordt vermeld in een lange rij meubel­ reeks van nevenvoorzieningen, alsmede schadevergoeding. ontwerpers) is een geldige reden en wordt op deze wijze ge­ 5.5 De rechtbank heeft de vorderingen van Vitra afgewezen. bruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. 5.6 De grieven I t/m V strekken ten betoge dat de Lounge 5.6 Nu geen sprake is van handelen in strijd met het au­ Chair in Nederland auteursrechtelijke bescherming toe­ teursrecht of het merkrecht door Architects staat het haar, komt en dat Architects inbreuk maakt op de auteursrechten evenals Vitra, vrij de Lounge Chair op de markt te brengen. van Vitra door de door haar geproduceerde leunstoel in Ne­ Niet gebleken is dat Architects de stoel van Vitra kopieert, derland op de markt te brengen. maar slechts dat Vitra en Architects beide stoelen (doen) ma­ ken, naar het ontwerp van Eames. Dat Vitra op de door haar 5.7 Hieromtrent geldt het volgende. gewenste wijze reclame maakt voor haar producten behoeft 5.8 De Lounge Chair is in de Verenigde Staten ontworpen en Architects er evenmin van te onthouden de Lounge Chair op aldaar in 1956 openbaar gemaakt. Onweersproken is dat de de markt te brengen. Lounge Chair in 1958 op de wereldtentoonstelling te Brus­ Het betoog dat sprake is van onrechtmatige mededinging sel is getoond en dat de Lounge Chair in de jaren daarna op wordt daarom verworpen. de Europese markt is verschenen. De vraag of Architects in­ 5.7 Nu alle gronden waarop Vitra haar vorderingen heeft breuk maakt op het auteursrecht van Vitra doordat zij een gebaseerd falen worden die vorderingen afgewezen. stoel op de markt brengt die vrijwel identiek is aan de Vitra wordt veroordeeld in de kosten van de procedure. Lounge Chair, moet worden beantwoord naar het ten tijde van de gestelde inbreuk geldende - internationale - recht. b Het Hof, enz. Die inbreuk vond in Nederland plaats in 1999. 5.9 In dat jaar waren zowel Nederland (sedert 1912) als de 5 Behandeling van het hoger beroep Verenigde Staten (sedert 1 maart 1989) toegetreden tot de 5.1 Het gaat in deze zaak om het volgende. Berner Conventie (de BC). Dit betekent dat het te dezen gaat om de vraag of Vitra naar de bepalingen van de BC (1971) 2 4 8 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003 sedert 1999 in Nederland aanspraak kan maken op auteurs­ aangesloten landen over en weer gelijk worden behandeld. rechtelijke bescherming van de Lounge Chair. Het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan 5.10 Ingevolge het bepaalde in artikel 18 BC zijn werken uit werken die dergelijke bescherming in het land van her­ de Verenigde Staten als de onderhavige Lounge Chair, die in komst niet genieten, zou dit gelijkheidsbeginsel verstoren 1956 openbaar is gemaakt, in beginsel in Nederland au­ en is om die reden door artikel 2 lid 7 BC uitgesloten. teursrechtelijk beschermd. 5.15 Dit betekent dat ingevolge artikel 2 lid 7 BC de bescher­ 5.11 Aangezien het te dezen gaat om een werk van toege­ ming van de Lounge Chair in Nederland in beginsel beperkt paste kunst, komt vervolgens de vraag aan de orde of het is tot modelbescherming. De Lounge Chair komt echter niet bepaalde in artikel 2 lid 7 BC aan het inroepen van auteurs­ in aanmerking voor bescherming uit hoofde van het Bene- rechtelijke bescherming mogelij k in de weg staat. Genoemd lux-modellenrecht, aangezien de Lounge Chair reeds vóór 1 artikel houdt in dat werken van toegepaste kunst die in het januari 1975 in de Benelux op de markt is gebracht en al­ land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn daar toen reeds bekendheid genoot. Wel geldt dat, op grond beschermd, in een ander land van de Unie alleen de bijzon­ van het bepaalde in artikel 25 van de Eenvormige Benelux- dere bescherming krijgen die in dat land aan tekeningen en wet inzake Tekeningen of Modellen ter bescherming van de modellen wordt verleend. Indien in dat land echter geen zo­ Lounge Chair een beroep kan worden gedaan op de bescher­ danige bescherming wordt toegekend, geldt dat deze wer­ ming die de nationale wetgeving van de landen van de Be­ ken worden beschermd als werken van kunst. nelux al vóór de inwerkingtreding van de BTMW aan de Lounge Chair als model bood. 5.12 Het hof neemt als vaststaand aan dat de Lounge Chair 5.16 Wat het Nederlandse recht betreft, gaat het daarbij om in de Verenigde Staten in de te dezen relevante periode geen de regels met betrekking tot het onrechtmatig nabootsen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Het 'Expert's Re­ (artikel 6:162 BW). De omstandigheid dat de Lounge Chair port' van professor J.H. Reichman, dat door Vitra als pro­ als model langs die weg bescherming geniet, leidt naar het ductie 35 bij memorie van grieven is overgelegd en dat door oordeel van het hof tot de uitkomst dat op grond van het beide partijen wordt onderschreven, is in dit opzicht duide­ bepaalde in artikel 2 lid 7 BC aan de Lounge Chair in Neder­ lijk. In het algemeen komt in de Verenigde Staten geen land geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. auteursrechtelijke bescherming toe aan werken van toege­ 5.17 Anders dan Vitra betoogt, is deze uitkomst niet in strij d paste kunst. Voor zover al in het verleden van tijd tot tijd met de Universele Auteursrechtconventie (UAC). Het sys­ sprake is geweest van een wat soepeler standpunt in die zin teem van de UAC is, evenals dat van de BC, immers geba­ dat in een uitzonderlijk geval toch auteursrechtelijke be­ seerd op het gelijkstellingbeginsel: bescherming voor de scherming werd verleend aan een werk van toegepaste makers in alle aangesloten landen in dezelfde mate als de kunst, waarbij het veelal ging om een werk waarbij de kunst­ bescherming die aan eigen onderdanen wordt geboden. Nu zinnige aspecten los waren te zien van de gebruiksaspecten, de Verenigde Staten aan Vitra geen auteursrechtelijke be­ dan geldt toch in elk geval dat van een dergelijk soepele hou­ scherming biedt, kan Vitra die bescherming in Nederland ding tegenwoordig geen sprake meer is. De Lounge Chair is niet ontlenen aan de UAC. in de Verenigde Staten nimmer auteursrechtelijk geregis­ 5.18 Dit betekent dat de grieven I t/m V van Vitra falen. treerd geweest en de mogelijkheid daartoe is, in elk geval sedert begin j aren negentig, niet aanwezig. Het moet er der­ 5.19 De grieven VI en VII strekken ten betoge dat Architects halve voor gehouden worden dat de Lounge Chair van Vitra onrechtmatig handelt door een stoel op de markt te bren­ in de relevante periode, dat is sedert de gestelde inbreuk gen die vrijwel identiek is aan de Lounge Chair. door Architects in Nederland op de rechten van Vitra, in de 5.20 Dit betoog treft doel. De Lounge Chair is een uniek ont­ Verenigde Staten uitsluitend tekening- en modelrechtelijke werp, met een eigen positie op de markt voor designmeube- bescherming genoot. len. Onweersproken is voorts dat Vitra (en haar rechtsvoor- 5.13 Vitra heeft nog betoogd dat artikel 2 lid 7 BC restrictief gangers) zich aanmerkelijke kosten en inspanningen heb­ moet worden uitgelegd, nu het primaire doel van de BC is ben getroost om deze positie voor de Lounge Chair op de - op zo doeltreffend en eenvormig mogelijke wijze de rechten Europese - markt te verwerven. van makers op hun werken te beschermen. Deze restrictieve 5.21 De stoel van Architects is, zoals Architects zelfstelt (me­ uitleg brengt, aldus Vitra, mee dat artikel 2 lid 7 BC alleen morie van antwoord p. 6, eerste alinea), een exacte kopie van van toepassing is als auteursrechtelijke bescherming van de Lounge Chair. Onduidelijk is op welke wijze Architects werken van toegepaste kunst in de Verenigde Staten expli­ bij het kopiëren van de Lounge Chair te werk is gegaan. Ar­ ciet zou zijn uitgesloten op de grond dat deze uitsluitend chitects betwist dat zij de stoel heeft vervaardigd door de worden beschermd op grond van een bijzondere, afzonder­ Lounge Chair mechanisch te kopiëren, maar zij laat na uit­ lijke wet. Nu de Verenigde Staten niet specifiek hebben be­ een te zetten hoe zij dan wél aan de noodzakelijke fabricage­ paald dat werken van toegepaste kunst, waaronder meubel­ gegevens is gekomen. Architects heeft evenmin toegelicht ontwerpen, uitsluitend als tekeningen en modellen zijn hoe zij van de (volgens haar vrij te verkrijgen) ontwerpteke­ beschermd, is artikel 2 lid 7 BC niet op meubels van toepas­ ningen is gekomen tot het daadwerkelijk produceren van sing en genieten meubels auteursrechtelijke bescherming, de stoel. In dit verband is van belang dat Vitra onweerspro­ aldus Vitra. ken heeft gesteld dat met dit proces veel tijd, geld en knowhow gemoeid is. Het moet er derhalve voor gehouden 5.14 Dit betoog kan Vitra niet baten. Het gaat te dezen niet worden dat Architects haar s toel vervaardigt door de Lounge om het primaire doel van de BC, maar om de uitleg van arti­ Chair slaafs na te bootsen. De omstandigheid dat deze han­ kel 2 lid 7 BC. De strekking van de reciprociteitregel van dat delwijze in Italië niet onrechtmatig is, sluit niet uit dat het artikel is dat makers van werken van toegepaste kunst in de 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 4 9

in Nederland op de markt brengen van een aldus vervaar­ van het teken in de reclame voor de desbetreffende meubels, digde kopie van de Lounge Chair wel degelijk onrechtmatig hetgeen te beschouwen is als gebruik voor waren als bedoeld jegens Vitra is. in artikel 13 A lid 1 sub b BMW. 5.22 Daar komt bij dat Architects verwarring bij hetpubliek 5.28 Het verweer van Architects, dat het gebruik van het creëert. Aan de desbetreffende stoel is niet te zien dat hij merk C. Eames haar in de gegeven omstandigheden niet kan niet van Vitra afkomstig is. De verwarring wordt nog ver­ worden belet nu voor het publiek duidelijk is dat de stoel groot doordat Architects in haar catalogus en op haar web­ van Architects niet afkomstig is van Vitra, gaat niet op. Zo­ site de naam C. Eames vermeldt. Architects suggereert daar­ als volgt uit hetgeen hierboven is overwogen bij de behan­ mee dat zij de gegevens voor het fabriceren van de stoel deling van de grieven VI en VII, kan Architects nu juist wél rechtstreeks ontleent aan C. Eames, de ontwerper van de verweten worden dat zij onduidelijkheid over de herkomst Lounge Chair. Dat is echter, zo volgt uit hetgeen onder 5.21 van de door haar geproduceerde stoelen doet ontstaan. is overwogen, niet juist. Architects profiteert van de naams­ 5.29 Voor zover Architects nog een beroep heeft gedaan op bekendheid van Eames en van de reputatie van de Lounge het bepaalde in artikel 13 A lid 7 BMW, gaat haar betoog Chair, zonder dat zij financieel of anderszins aan het ont­ niet op, reeds op de grond dat dit stoelt op de aanname dat staan van die bekendheid of reputatie heeft bijgedragen. zij gerechtigd is de Lounge Chair te fabriceren en op de 5.23 Architects heeft geen enkele poging gedaan afstand te markt te brengen, hetgeen - zo blijkt uit het voorafgaande - bewaren tussen de door haar geproduceerde stoel en de niet juist is. Lounge Chair. Weliswaar ontbreekt op de stoel van Archi­ 5.30 De grieven VIII en IX zijn derhalve gegrond. tects de aanduiding 'Eames', zoals die wel is aangebracht op 5.31 Grief X heeft betrekking op het grensoverschrijdend de Lounge Chair, maar dit enkele ontbreken is niet te be­ karakter van de vorderingen van Vitra. Volgens Vitra is schouwen als een serieuze poging om te voorkomen dat het sprake van gelijkluidende regelgeving in het Verenigd Ko­ publiek wordt misleid in die zin dat de koper van een stoel ninkrijk, Duitsland, Frankrijk en de Beneluxlanden, is aan­ van Architects in de veronderstelling verkeert dat het om nemelijk dat Architects ook in deze landen inbreuk maakt een Lounge Chair van Vitra gaat. Bij memorie van antwoord op de rechten van Vitra, en kan de Nederlandse rechter der­ (nr. 29) kondigt Architects aan dat zij in de toekomst elke halve grensoverschrijdende verboden uitspreken. van haar te vragen redelijke inspanning zal verrichten om 5.32 Voor zover Vitra met deze grief bedoelt te betogen dat verwarring te voorkomen. Dit neemt echter niet weg dat zij het hof verplicht is de gevorderde grensoverschrijdende ver­ genoemde verwarring in het leven heeft geroepen en tot nu boden uit te spreken, faalt zij. Wel geldt dat onder omstan­ toe niets heeft gedaan om haar kopers uit de droom te hel­ digheden de mogelijkheid bestaat van een veroordeling, pen. door een Nederlandse rechter, tot een verbod van bepaalde 5.24 De kosten die Architects zich heeft bespaard doordat handelingen in een ander land. In hoeverre daartoe in de zij profiteert van de inspanningen van Vitra, brengt zij ken­ onderhavige zaak aanleiding bestaat, komt hierna aan de nelijk in mindering op haar verkoopprijs. Architects ver­ orde. koopt haar stoel immers ver onder de prijs van de Lounge Chair. Deze omstandigheid draagt bij tot het oordeel dat 6 Afhandeling van de zaak; de vorderingen van Vitra Architects onrechtmatig handelt jegens Vitra. Niet alleen 6.1 De vorderingen tot verklaring voor recht dat Architects profiteert Architects, door onder bovengenoemde omstan­ onrechtmatig jegens Vitra handelt door inbreuk te maken digheden een stoel op de markt te brengen die een exacte op het merkrecht van Vitra, alsmede door stoelen te koop kopie is van de Lounge Chair, van de kosten en inspannin­ aan te bieden die identiek of in overwegende mate gelijk gen die Vitra zich heeft moeten getroosten om de Lounge zijn aan de ten processe bedoelde Lounge Chair, zijn toewijs- Chair bij het Nederlandse publiek ingang te doen vinden, baar. maar zij ondermijnt de positie van Vitra op de markt door 6.2 De vordering tot een verbod van bovengenoemd on­ een soortgelijke stoel voor een aanzienlijk lagere prijs aan te rechtmatig handelen geldt, voor zover het gaat om het bieden. merkrecht, in de landen van de Benelux. Het verbod tot 5.25 De slotsom is dat sprake is van onrechtmatig handelen slaafse nabootsing is uitsluitend geldend in Nederland. Vi­ door Architects en dat de grieven VI en VII gegrond zijn. tra heeft onvoldoende gesteld waaruit valt af te leiden dat de gedragingen van Architects naar het recht van de andere 5.26 De grieven VIII en IX hebben betrekking op het merk­ in de dagvaarding genoemde landen eveneens onrechtma­ recht van Vitra. Vitra betoogt dat Architects inbreuk maakt tig is. op haar merkrecht (EAMES), door de vermelding van de aan­ 6.3 De overige door Vitra gevorderde voorzieningen zijn duiding 'C.Eames' in de catalogus en op de website van Ar­ toewijsbaar als hierna in het dictum te vermelden. Enz. chitects. 5.27 Dit betoog treft doel. Nu vaststaat dat Vitra het merk EAMES op regelmatige wijze heeft gedeponeerd voor de ca­ tegorie meubels, in het bijzonder stoelen en tafels, kan zij zich op grond van het bepaalde in artikel i3Alidisubb van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzetten tegen het onderhavige gebruik van het teken 'C. Eames' door Architects. Immers, dit (met het merk van Vitra over­ eenstemmende) teken wordt door Architects in het econo­ misch verkeer ter aanduiding van door haar vervaardigde meubels gebruikt. Het gaat daarbij met name om gebruik 2 5 0 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003

Nr. 36 Bureau voor de Industriële Eigendom, concurrenten - welke duur mogelijkerwijs langer is dan op basis van 28 oktober 2002* de thans bekend zijnde feiten gerechtvaardigd is, en die mogelijker­ wijs te lange duur het gevolg is van door Hassle zelf aangedragen fei­ (ABC duur herziening) ten. De stelling van Hassle, dat de datum van de eerste vergunning 21 Mr. J.L. Driessen maart 1988 is, wordt door het Bureau niet gedeeld. Doorziek neer te leggen bij de datum van 16 november 1987 als datum van de eerste Hassle heeft een Aanvullend beschermingscertificaat bij EP-NL oc­ vergunning (de Octrooiraad heeft deze datum destijds afgeleid uit de trooi 0005129 gevraagd en daarbij 28 maart 1988, de datum waarop bij het verzoek van Hassle ingediende stukken) heeft Hassle de facto alle vergunningen voor het op de markt brengen van Omeprazolum aanvaard dat, althans voor Nederland, als datum van de eerste ver­ in Luxemburg waren verleend, als datum van de eerste vergunning gunning moet worden beschouwd de eerste datum waarop de techni­ voor het in de Gemeenschap op de markt brengen, vermeld. De Oc- sche eigenschappen van Omeprazolum zijn goedgekeurd. Hassle kan trooiraad heeft daarop dedatumvan de toelating als geneesmiddel in met betrekking tot het onderhavige certificaat niet enerzijds volhou­ Luxemburg-16 november 1987-als eerste datum aangemerkt en op den dat de eerste datum afhangt van de datum waarop aan alle voor­ basis daarvan de duur van het Aanvullend beschermingscertificaat waarden voor het op de markt brengen van het geneesmiddel in een bepaald. Hassle heeft zich daarbij neergelegd. Verzoekers betogen dat EG lidstaat is voldaan, na anderzijds als eerste datum de datum van niet op 16 november 1987 de eerste vergunning in de Gemeenschap is de technische acceptatie in die lidstaat te hebben aanvaard. Het afgegeven, maar reeds opis april 1987 in Frankrijk. Bij de verlening standpunt van Hassle zou overigens ook niet te rijmen zijn met de van een Aanvullend beschermingscertificaat in Engeland en Ierland door haar zelf in het verweerschrift vermelde doelstelling van de Ver­ onder dit EP-octrooi is ook uitgegaan van 15 april 1987." ordening: een uniforme duur van een Aanvullend bescher­ mingscertificaat vast te stellen. Art. 13 EG-Verordening 1768/92 Het Bureau stelt vast dat de eerste datum voor het in de handel bren­ Hassle heeft terechtgesteld dat de verlening van een Aanvullend gen van Omeprazolum in de Gemeenschap, althans voor Nederland, beschermingscertificaat een zogenaamde 'gebonden beschikking' be­ 15 april 1987 isendatdeduurvanhetverleendeAanvullendbescher- treft; de Octrooiraad of het Bureau heeft geen ruimte om te beoordelen mingscertificaat dient te worden gecorrigeerd. Daarbij heeft het Bu­ of een certificaat wel of niet moet worden verleend: als aan de voor­ reau vastgesteld dat het belang van Hassle bij een ongewijzigdeduur waarden wordt voldaan moet het certificaat worden verleend. Bij de van het certificaat niet kan worden gerespecteerd, mede gezien het bepaling van de duur bestaat geen beslisvrijheid bij de verlenende belang van derden, dat de duur geen andere is dan rechtstreeks uit instantie: voorde duur is volgens artikel 13 bepalend de datum van artikel 13 van de Verordening volgt. Voor aanhouding van de beslis­ de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeen­ sing tot het EG-hof van justitie heeft beslist, ziet het Bureau geen schap. Vaststelling van de duur is dus ook een gebonden beschikking; aanleiding, omdat die uitspraak geen invloed zal hebben op de duur er is geen beslisvrijheid bij de verlenende instantie. Voor de vaststel­ van het certificaat in Nederland. lingvan die datum is de verlenende instantie afhankelijk van de in­ formatie daarover die door de verzoeker om een Aanvullend bescher­ 1 Merck Generics BV, vertegenwoordigd door mr. M.HJ. mingscertificaat wordt verschaft; er wordt door de instantie niet zelf van der Horst, advocaat te 's-Gravenhage, onderzoek naar verricht. (Vergelijk de Toelichting bij artikel 17, lid 2 2 Centrafarm BV en Multipharma BV, verzoekers, vertegen­ van de Gewasbeschermingverordening als weergegeven in het ver­ woordigd door mr. J. J. Brinkhof, advocaat te Amsterdam, weerschrift van Hassle). Dit laatste en het feit dat het hier een gebon­ tegen den beschikking betreft, brengt naar de opvatting van het Bureau Aktiebolaget Hassle, belanghebbende, vertegenwoordigd mee dat, indien blijkt dat een verzoeker een onjuiste datum als da­ door mr. E.J. Morée en mr. N.H. van den Biggelaar, beiden tum van de eerste vergunning heeft genoemd, de verlenende instantie advocaat te 's-Gravenhage, en drs. J. Renes, octrooigemach­ bevoegd, zo niet verplicht is de bij de verlening van het certificaat ver­ tigde te 's-Gravenhage. melde duur te corrigeren, resp. vast te stellen dat de eerder bepaalde duur niet juist is. De opvatting van Hassle, dat wijziging van een 1 De verzoeken gebonden beschikking alleen mogelijk is indien door de verzoeker op­ 1.1 Merck Generics B.V. (hierna Merck) heeft op 12 april zettelijk onjuiste informatie is verstrekt, wordt niet gedeeld. Door­ 2002 een verzoek tot 'vervallenverklaring/bezwaar resp. slaggevend voor de mogelijkheid om een besluit in te trekken ofte wij­ beroepschrift tegen vaststelling duur aanvullende bescher­ zigen is of het bestuursorgaan, als gevolg van onjuiste informatie - mingscertificaten' ingediend. die al dan niet bewust door verzoeker is verstrekt - een besluit heeft Het verzoek is op 5 juli 2002 aangevuld. Merck verzoekt, genomen, dat anders zou hebben geluid indien juiste informatie zou kort gezegd, vast te stellen dat bij afgifte van de aanvullende zijn verstrekt. Het Bureau kent in dit verband groot gewicht toe aan beschermingscertificaten 930074 en 930075 ten name van de omstandigheid dat Hassle een exclusief recht voor een bepaalde Aktiebolaget Hassle ten onrechte is bepaald dat de duur duur heeft verkregen - en daarmee een voordeel ten opzichte van haar daarvan eindigt op 15 november 2002 en dat de juiste eind­ datum moet zijn 14 april 2002. 1.2 Centrafarm B.V. en Multipharma B.V. (hierna Centra­ " Hassle heeft tegen deze beslissing formeel bezwaar gemaakt op grond van de Awb, doch daarbij verzocht om uitstel van de indiening van de farm en Multipharma) hebben op 7 juni resp. 11 juni 2002 gronden van het bezwaar tot het EG-hof te Luxemburg in een overeen­ eveneens verzoekschriften ingediend, en deze op 11 juli komstige zaak zal hebben beslist. Verzoekers hebben desgevraagd mee­ 2002 aangevuld. De verzoeken van Centrafarm en Multip­ gedeeld geen bezwaar te hebben tegen opschorting van de behandeling harma hebben dezelfde strekking als het verzoek van van het bezwaar. N. B.: Volgens de Awb heeft het instellen van een Merck. bezwaar geen schorsende werking. Red. "" Dezelfde vraag is onderwerp van een procedure die aanhangig is bij de Rechtbank 's-Gravenhage. Red. 16 MEI 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 5 1

1.3 Gezien de samenhang tussen de verschillende verzoe­ aanvragen om een certificaat - ook indien het basisoctrooi is ken zullen deze gezamenlijk worden behandeld. Merck, verleend onder de Rijksoctrooiwet (1910) - worden behan­ Centrafarm en Multipharma worden hierna gezamenlijk deld volgens de regels van de Rijksoctrooiwet 1995, tenzij aangeduid als verzoekers. de aanvrage al bij de Octrooiraad was ingediend vóór de in­ 1.4 Op 2 september 2002 heeft Aktiebolaget Hassle (hierna werkingtreding van de Rijksoctrooiwet 1995. In het onder­ Hassle) één verweerschrift tegen de verzoeken ingediend. havige geval is weliswaar geen sprake van een aanvrage om i.50pneni2 september 2002 heeft Merck nog een aantal een certificaat, maar wel van een verzoek dat connexiteit stukken in het geding gebracht. heeft met een aanvrage om een certificaat. Nu dit verzoek is 1.6 Op 13 september 2002 zijn de (vertegenwoordigers van) ingediend na de inwerkingtreding van de Rijksoctrooiwet partijen gehoord door het Bureau. Daarbij is door beide ver­ 1995> zien de Octrooiraad en het Bureau I. E. aanleiding om tegenwoordigers van verzoekers één gezamenlijke pleit­ naar analogie van de hoofdregel van artikel 102, lid 3 Rijks­ nota overgelegd. Namens Hassle is eveneens een afschrift octrooiwet 1995 dit verzoek te behandelen onder de regels van de pleitnota overgelegd. van de Rijksoctrooiwet 1995. Dit leidt ertoe dat niet de Oc­ 1.7 Bij de aanvang van de hoorzitting hebben verzoekers trooiraad maar het Bureau I. E. de verzoeken dient te behan­ hun verzoek beperkt tot het Certificaat afgegeven onder nr. delen. 930074. 2.3 De Octrooiraad heeft de verzoeken ter behandeling door­ gezonden naar het Bureau voor de 15 Industriële Eigendom 2 Bevoegdheid van Bureau ofOctrooiraad? (vergelijk het bepaalde in artikel 2:3 van de Algemene wet 2.1 Het Bureau stelt voorop dat het Aanvullend bescher­ bestuursrecht). mingscertificaat nr. 930074 is verleend op 11 januari 1994 door (de Bijzondere Afdeling van) de Octrooiraad. De resp. 3 De bevoegdheid en de vraagstelling zoals opgevat door het Bureau verzoekschriften zijn door verzoekers ook gericht aan de 3.1 Hassle heeft in haar verweerschrift in de eerste plaats de Octrooiraad. onbevoegdheid van de Octrooiraad (en dus impliciet van het 2.2 Echter, de Octrooiraad heeft vastgesteld dat de bevoegd­ Bureau voor de Industriële Eigendom) om over de verzoe­ heid de onderhavige verzoeken te behandelen niet aan hem ken te beslissen gesteld. toekomt, maar aan het Bureau voor de Industriële Eigen­ Ter beantwoording van de vraag over de bevoegdheid dient dom, op grond van de volgende overwegingen: te worden vastgesteld waarop verzoekers de bevoegdheid - de Rijksoctrooiwet (1910) bevat géén bepalingen betref­ van het Bureau dienaangaande baseren en tevens wat de ver­ fende Aanvullende beschermingscertificaten. De beoorde­ zoeken inhouden. ling en verlening van een verzoek om een Aanvullend be­ 3.1.1 Uitgangspunt in beide verzoeken is, dat de duur van schermingscertificaat vond onder de Rijksoctrooiwet (1910) een Aanvullend beschermingscertificaat conform artikel 13, plaats, door een Bijzondere Afdeling, op grond van de EG- lid 1 van de Verordening wordt bepaald aan de hand van de Verordening 1768/92 (hierna: Verordening) artikel 9, lid 1 datum van de eerste vergunning voor het in de handel bren­ met de mogelijkheid van beroep (tegen weigering) op grond gen in de Gemeenschap. van artikel 17. Daarnaast bepaalt artikel 18 van de Verorde­ Verzoekers stellen dat bij de verlening ten onrechte is uitge­ ning dat de procedurebepalingen uit de nationale wetge­ gaan van 16 november 1987 als datum van de eerste vergun­ ving die op het basisoctrooi van toepassing zijn, tevens van ning (de datum waarop de vergunning in Luxemburg werd toepassing zijn op het verzoek om een Aanvullend verkregen), omdat de eerste vergunning in de Gemeenschap beschermingscertificaat, doch dat een oppositieprocedure op 15 april 1987 is afgegeven (in Frankrijk). tegen een afgegeven certificaat is uitgesloten. Verzoekers verlangen nu van de Octrooiraad resp. het Bu­ - artikel 102, lid 3 van de Rijksoctrooiwet 1995 stelt vast reau dat de duur van de certificaten wordt herzien op grond dat op aanvragen om een Aanvullend beschermingscerti­ van: ficaat die zijn ingediend bij de Octrooiraad (voor de datum a artikel 13 onder analoge of extensieve toepassing, zo be­ van inwerkingtreding van de Rijksoctrooiwet 1995) de grijpt het Bureau, van de bepaling in artikel 14 onder d die Rijksoctrooiwet 1995 niet van toepassing is. bepaalt dat de Octrooiraad als verlenende instantie, ambts­ - de onderhavige verzoeken betreffen verleende Aanvul­ halve of op verzoek van een derde, kan beslissen over het lende beschermingscertificaten. In de Rijksoctrooiwet 1995 verval van een Certificaat indien het beschermde product, is in artikel 102, lid 4 bepaald dat op certificaten verleend op tengevolge van intrekking van de desbetreffende vergun­ aanvragen ingediend vóór de inwerkingtreding van deze ning, niet meer in de handel mag worden gebracht; of wet de artikelen 95 en gy van toepassing zijn. Genoemde b artikel 17, lid 2 van EG-Verordening 1610/96 betreffende artikelen, die deel uitmaken van Hoofdstuk 7 Aanvullende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat beschermingscertificaten van de wet, zijn aldus van toepassing voor gewasbeschermingsmiddelen, dat blijkens de conside­ op de onderhavige Aanvullende beschermingscertificaten. rans onder nr. 17 eveneens geldt voor de interpretatie van Artikel 95 bepaalt dat jaartaksen verschuldigd zijn voor de artikel 17 van de Verordening. Artikel 17, lid 2 bepaalt (con­ instandhouding van het certificaat en artikel 97 verklaart form de Engelse, Franse en Duitse tekst, die van de Neder­ de artikelen 64 t/m 69 van de wet, die Het octrooi als onderdeel landse tekst afwijken) dat 'Tegen het besluit tot afgifte van van het vermogen betreffen, van overeenkomstige toepassing het certificaat kan beroep worden ingesteld, strekkende tot op certificaten. Aldus zijn de onderhavige certificaten on­ correctie (Nederlandse tekst: verlenging) van de duur van het derworpen aan de vermogensrechtelijke bepalingen van de certificaat indien de datum van de eerste vergunning.... niet Rijksoctrooiwet 1995. juist is; dan wel - De Octrooiraad en het Bureau I. E. leiden uit artikel 102, c een algemeen beginsel van bestuursrecht, en in de recht­ lid 3 van de Rijksoctrooiwet 1995 af dat de hoofdregel is dat spraak aanvaarde analoge toepassing van artikel 4:6 van de 2 5 2 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003

Algemenewetbestuursrecht,inhoudendedateenoverheids- Het Bureau vindt steun voor deze opvatting in Prof mr. instantie als de Octrooiraad (c.q. het Bureau voor de Indus­ J.B.J.M. ten Berge e.a. (red.) Commentaar Algemene wet be­ triële Eigendom) die op een aanvrage rechten toekent en stuursrecht losbladig, blz. E 6.2.11-6 Commentaar bij art. daarbij afhankelijk is van de gegevens die de aanvrager ver­ 6:18, waar wordt gezegd: schaft, te allen tijde bevoegd is - op verzoek van een belang­ 'Voor het geval expliciete bepalingen over intrekking of wijzi­ hebbende - de toegekende rechten te corrigeren als nadien ging, anders dan hangende beroep ontbreken, kan als hoofdregel blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist waren. worden gegeven dat de bevoegdheid tot het nemen van een besluit geacht wordt in het algemeen de bevoegdheid tot 3.2 Het oordeel van het Bureau aangaande de bevoegdheid intrekking te impliceren.' Waar in de aangehaalde passage 3.2.1 Het Bureau stelt allereerst vast dat naar zij n oordeel de wordt gesproken van intrekking van een besluit, dient - ge­ verzoeken geen gedeeltelijke nietigverklaring van het onderha­ zien de context - wijziging van een besluit te worden mee vige certificaat beogen. De verzoeken richten zich immers begrepen. Zie voorts ook in deze zin Prof. mr. J.B.J.M, ten niet tegen de geldigheid van het certificaat als zodanig. Berge, Besturen door de overheid. Nederlands Algemeen Bestuurs­ Door verzoekers is aangevoerd dat de bepaling van de duur recht 1, vierde druk, 2001, Deventer, (blz. 351-360, m.n. 353- van het certificaat op grond van artikel 13 van de Verorde­ 356) en de aldaar genoemde jurisprudentie. ning is gebaseerd op een onjuiste datum van de eerste ver­ Overigens wordt ook in de Europese rechtspraak de be­ gunning, genoemd door Hassle bij de aanvraag. Het gaat voegdheid tot intrekking van een op onjuiste gegevens tot derhalve om bepaling van de juiste duur van het verleende stand gekomen besluit algemeen aangenomen; zie Mr. certificaat. A. J. C. de Moor-van Vugt, m.m. v. Mr. E.M. Vermeulen, Euro­ 3.2.2 Het Bureau stelt voorts vast dat de onder a en b ge­ pees Bestuursrecht, Deventer, 1998, blz. 49 en 50. noemde gronden niet kunnen leiden tot een herziening van Het onderscheid dat in de literatuur en rechtspraak wordt de duur van het certificaat. gemaakt ten aanzien van gebonden beschikkingen komt ad a Uit de Verordening val t op geen enkele wij ze af te leiden hierna nog aan de orde. dat is beoogd aan de verlenende instantie (de Octrooiraad) 3.2.4 Het argument van Hassle dat door een bevoegdheid een rol toe te bedelen bij de vaststelling van het verval van aan te nemen, tegen de bedoeling van de Verordening in een een certificaat in het geval bedoeld onder a in artikel 14. Het verkapte oppositieprocedure - inter partes - wordt geïntrodu­ verval van een certificaat geschiedt aan het einde van de - op ceerd, gaat naar het oordeel van het Bureau niet op. Het gaat grond van artikel 13 te bepalen - duur van rechtswege, zon­ i.c. niet om de vraag of het uitsluitende recht - het Aanvul­ der besluit van de verlenende instantie. Voor een analoge lend beschermingscertificaat - terecht is verleend, maar om toepassing van het bepaalde onder d van artikel 14 ziet het de vraag wat de juiste duur is van dat recht, een duur die Bureau geen enkele aanleiding; de beslisbevoegdheid on­ overeenkomstig artikel 13 van de Verordening, objectief der d is alleen bedoeld voor de daar beschreven situatie: in­ moet worden bepaald. trekking van de vergunning die de basis vormt van het ver­ Aldus is het Bureau van oordeel dat het bevoegd is de onder­ leende Aanvullend beschermingscertificaat. havige verzoeken te behandelen. ad b Ook het bepaalde in artikel 17, lid 2 van EG-Verordening 1610/96, kan niet leiden tot een beoordeling van de onder­ 4 De stellingen van verzoekers havige verzoeken. Weliswaar ziet deze bepaling, die ook van 4.1 Zoals hiervoor aangegeven vat het Bureau de verzoeken toepassing is verklaard op de Verordening, op een mogelijk­ op als strekkende tot herziening van de duur van het Aan­ heid van beroep (rechtsmiddel) tegen een besluit van de ver­ vullend beschermingscertificaat 930074 ten name van Ak- lenende instantie tot verlening van een certificaat, strek­ tiebolaget Hassle, resp. tot vaststelling van de juiste duur kende tot correctie van de duur van een certificaat, indien de daarvan op grond van de in de verzoekschriften vermelde datum van de eerste vergunning voor het in de Gemeen­ gegevens. schap in de handel brengen van het product als geneesmid­ 4.2 In de verzoekschriften is dienaangaande het volgende - del genoemd in de aanvrage om een certificaat, niet juist is. kort weergegeven - gesteld: Echter, gezien het samenstel van de leden 1 en 2 van artikel - Hassle is houdster van het Europese octrooi o 005 129, 17, gelden ten aanzien van de rechtsmiddelen tegen een be­ dat ook voor Nederland rechtskracht heeft; het octrooi be­ slissing van de verlenende instantie (de Octrooiraad) de­ schermt Omeprazolum en Omeprazolum bevattende far­ zelfde regels als die van toepassing zijn op vergelijkbare be­ maceutische samenstellingen; onder dit octrooi is o.m. het sluiten inzake de verlening van octrooien. Aangezien het Aanvullend beschermingscertificaat 930074 verleend met onderhavige certificaat is verleend onder de vigeur van de een duur tot en met 15 november 2002; Rijksoctrooiwet (1910) was een beroep tegen de beslissing - de duur van het certificaat wordt bepaald door artikel 13 tot verlening van het certificaat (op 11 januari 1994) slechts van de Verordening; echter bij de verlening van het certifi­ mogelijk binnen drie maanden daarna. Het moge duidelijk caat is voor de vaststelling van de duur ten onrechte uitge­ zijn dat deze termijn inmiddels is verstreken. gaan van 16 november 1987 als datum van de eerste vergun­ ning voor het in de handel brengen van het product als 3.2.3 Het Bureau is daarentegen ten aanzien van de onder c geneesmiddel in de gemeenschap, aangezien reeds op 15 aangegeven grond voor de bevoegdheid van het Bureau om april 1987 in Frankrijk een vergunning voor het in de han­ de onderhavige verzoeken in behandeling te nemen, van del brengen van het product als geneesmiddel was verkre­ oordeel dat het Bureau inderdaad een, in de rechtspraak gen; aanvaarde bevoegdheid heeft om een eerder genomen be­ slissing te corrigeren, indien deze beslissing is gebaseerd op verstrekte gegevens die nadien onjuist blijken te zijn. 16 ME! 2003 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 2 5 3

- in Engeland en Ierland is bij de verlening van een Aan­ delen of een certificaat wel of niet moet worden verleend: als vullend beschermingscertificaat onder het bovengenoemde aan de voorwaarden wordt voldaan moet het certificaat wor­ Europees octrooi wel uitgegaan van 15 april 1987: de datum den verleend. van de Franse vergunning; In ieder geval kan worden gesteld dat bij de bepaling van de - de duur van het certificaat moet derhalve overeenkom­ duur geen beslisvrijheid bestaat bij de verlenende instantie: stig artikel 13 van Verordening worden bepaald tot en met voor de duur is volgens artikel 13 bepalend de datum van de 14 april 2002. eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap. 6.1.2 Vaststelling van de duur is dus ook eengebonden beschik­ 5 Het verweer van Hdssle king; er is geen beslisvrijheid bij de verlenende instantie; be­ 5.1 Namens Hassle is naar voren gebracht dat de verzoeken palend is de datum van de eerste vergunning. Voor de vast­ moeten worden afgewezen op de volgende gronden: stelling van die datum is de verlenende instantie afhankelijk - het is (nog) niet vastgesteld welke datum dient te worden van de informatie daarover die door de verzoeker om een beschouwd als 'eerste datum voor het de handel brengen in Aanvullend beschermingscertificaat wordt verschaft; er de Gemeenschap'; gezien het doel van de Verordening kan wordt door de instantie niet zelf onderzoek naar verricht. dat alleen de datum zijn, waarop alle vergunningen die no­ (Vergelijk de Toelichting bij artikel 17, lid 2 van de Gewas­ dig zijn voor een effectieve economische exploitatie in een beschermingverordening als weergegeven in het verweer­ lidstaat, zijn verkregen; uitsluitend de technische goedkeu­ schrift van Hassle). ring is daartoe onvoldoende; 6.1.3 Dit laatste en het feit dat het hier een gebonden be­ - de eerste vergunning voor het in de Gemeenschap in de schikking betreft, brengt naar de opvatting van het Bureau handel brengen van Omeprazolum is verleend voor Luxem­ mee dat, indien blijkt dat een verzoeker een onjuiste datum burg op 21 maart 1988 (= datum van publicatie van de, op 8 als datum van de eerste vergunning heeft genoemd, de ver­ februari 1988 in werking getreden, vaststelling op 17 de­ lenende instantie bevoegd, zo niet verplicht, is de bij de ver­ cember 1987 van de prijs) na de eerste goedkeuring van de lening van het certificaat vermelde duur te corrigeren, resp. technische eigenschappen op 16 november 1987; vast te stellen dat de eerder bepaalde duur niet juist is. - in de aanvrage voor het onderhavige Aanvullend bescher­ 6.1.4 De opvatting van Hassle, dat wijziging van een gebon­ mingscertificaat heeft Hassle dan ook de datum van 21 den beschikking alleen mogelijk is indien door de verzoe­ maart 1988 genoemd als datum van de eerste vergunning in ker opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt, wordt niet de zin van artikel 13 van de Verordening; de Octrooiraad door het Bureau gedeeld. Uit de hierboven genoemde litera­ heeft vervolgens eigener beweging de datum van toelating tuur en rechtspraak blijkt niet dat deze voorwaarde, die in van Omeprazolum als geneesmiddel in Luxemburg (16 no­ wezen neerkomt op frauduleus handelen, wordt gehan­ vember 1987) als datum van de eerste vergunning aange­ teerd. Doorslaggevend voor de mogelijkheid om een besluit merkt; Hassleheeft,teneindehet Aanvullendbeschermings­ in te trekken of te wijzigen is of het bestuursorgaan, als ge­ certificaat spoedig te verkrijgen, niet verder aangedrongen volg van onjuiste informatie - die al dan niet bewust door op erkenning van de latere datum van 21 maart 1988; verzoeker is verstrekt - een besluit heeft genomen, dat an­ - de datum waarop in Frankrijk de vergunning voor het in ders zou hebben geluid indien juiste informatie zou zijn de handel brengen van het product is, na de eerste goedkeu­ verstrekt. ring van de technische eigenschappen op 15 april 1987,22 Het Bureau kent in dit verband groot gewicht toe aan de november 1989 toen Omeprazolum aldaar in het register van omstandigheid dat Hassle een exclusief recht voor een be­ geneesmiddelen werd opgenomen; paalde duur heeft verkregen - en daarmee een voordeel ten 5.2 Hassle stelt voorts op goede gronden te kunnen menen opzichte van haar concurrenten - welke duur mogelijker­ dat de eerste datum van artikel 13 i.c. 21 maart 1988 was. wijs langer is dan op basis van de thans bekend zijnde feiten Omtrent de juistheid hiervan zijn door het Duitse 'Bundes- gerechtvaardigd is, en die mogelijkerwijs te lange duur het gerichtshof prejudiciële vragen gesteld aan het EG Hof van gevolg is van door Hassle zelf aangedragen feiten. Justitie te Luxemburg. Totdat het EG Hof anders heeft be­ 6.1.5 Het Bureau is derhalve van oordeel dat het bevoegd is slist gaat Hassle er van uit dat de juiste datum van de eerste de duur te herzien, indien deze is bepaald op grond van on­ vergunning 21 maart 1988 is, en dat de juiste vervaldatum juiste gegevens. van het Aanvullend beschermingscertificaat 21 maart 2003 had moeten zijn. 6.2 Is de door Hassle genoemde datum van de eerste vergunning juist? Zolang het EG Hof geen uitsluitsel heeft gegeven kan het 6.2.1 Hassle stelt dat de bij de indiening genoemde datum Bureau in redelijkheid niet tot wijziging van de duur van van de eerste vergunning 21 maart 1988 was en dat de Oc­ het Aanvullend beschermingscertificaat tot 15 april 2002 trooiraad deze datum heeft veranderd in i6november 1987, overgaan en dient het de beslissing aan te houden. de datum waarop de technische eigenschappen van Omep­ 5.3 Ter zitting heeft Hassle nog bezwaar gemaakt tegen de razolum in Luxemburg werden goedgekeurd. Hassle zou eerst kort voor de zitting door Merck in het geding ge­ zich bij deze datum hebben neergelegd, om snel een Certi­ brachte producties. ficaat te verkrij gen, en houd t nu in feite staande dat 21 maart 1988 als datum van de eerste vergunning zou dienen te gel­ 6 Het oordeelvan het Bureau den. 6.1 Mag het Bureau wel of niet de duur wijzigen? 6.2.2 Het Bureau vermag Hassle in deze niet te volgen. Door 6.1.1 Het Bureau stelt voorop dat Hassle terecht heeft ge­ zich neer te leggen bij de datum van 16 november 1987 als steld dat de verlening van een Aanvullend beschermings­ datum van de eerste vergunning (de Octrooiraad heeft deze certificaat een zogenaamde 'gebonden beschikking' betreft; datum destijds afgeleid uit de bij het verzoek van Hassle de Octrooiraad of het Bureau heeft geen ruimte om te beoor­ ingediende stukken) heeft Hassle de facto aanvaard dat, al- 2 5 4 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003 thans voor Nederland, als datum van de eerste vergunning dat de duur van het onder nr. 930074 verleende Aanvullend moet worden beschouwd de eerste datum waarop de techni­ beschermingscertificaat loopt tot en met 14 april 2002. Der­ sche eigenschappen van Omeprazolum zijn goedgekeurd. halve is er, nu thans de juiste daturn van de eerste vergun­ Hassle kan met betrekking tot het onderhavige certificaat ning is bepaald, naar het oordeel van het Bureau ook aanlei­ niet enerzijds volhouden dat de eerste datum afhangt van ding de juiste duur vast te stellen, resp. de eerder vast­ de datum waarop aan alle voorwaarden voor het op de markt gestelde duur te corrigeren. brengen van het lidstaat is voldaan, na anderzijds als eerste Zoals hiervoor onder 6.1 vastgesteld, is het Bureau tot deze datum de, datum van de technische geneesmiddel in een EG correctie bevoegd. acceptatie in die lidstaat te hebben aanvaard. 6.4.2 De vraag die vervolgens nog dient te worden beant­ 6.2.3 Het standpunt van Hassle zou overigens ook niet te woord is of het Bureau in het onderhavige geval van zijn rijmen zijn met de door haar zelf in het verweerschrift ($ 8) bevoegdheid gebruik mag maken in verband met eventuele vermelde doelstelling van de Verordening: een uniforme duur te respecteren belangen van Hassle bij een ongewijzigde van een Aanvullend beschermingscertificaat vast te stellen. duur van het certificaat. Indien het betoog van Hassle wordt gevolgd zou in Enge­ Het Bureau heeft daarbij de algemene beginselen van be­ land en Ierland 15 april 1987 als datum van de eerste ver­ hoorlijk bestuur meegewogen, en vastgesteld dat het belang gunning gelden, in Nederland 16 november 1987 en wel­ van Hassle bij een ongewijzigde duur van het certificaat niet licht in Duitsland 21 maart 1988 met het gevolg dat in die kan worden gerespecteerd, nu de eerder vastgestelde (te drie gevallen telkens een andere einddata van het Aanvul­ lange) duur het gevolg is van door Hassle aangedragen on­ lend beschermingscertificaat geldt. Een situatie die duide­ juiste gegevens. Het Bureau acht daarbij niet van belang of lijk tegen het doel van de Verordening ingaat. Hassle al dan niet opzettelijk deze onjuiste informatie heeft 6.2.4 De conclusie moet derhalve zij n dat voor het onderha­ aangedragen, en spreekt zich daarover dan ook niet uit. vige certificaat als eerste datum voor het in de handel brengen in de Bovendien staat tegenover het belang van Hassle het belang Gemeenschap moet worden aangemerkt: de - ook door Has­ van derden, zoals verzoekers, dat de duur van het certificaat sle destijds aanvaarde - datum waarop de technische eigen­ geen andere is dan die rechtstreeks uit de Verordening (arti­ schappen zijn goedgekeurd. kel 13) volgt. Het Bureau merkt hierbij nog op dat in de tot dusver door Dit laatste belang dient naar het oordeel van het Bureau, de Octrooiraad en, na 1 april 1995, het Bureau voor de In­ met in acht neming van de algemene beginselen van be­ dustriële Eigendom gevolgde verleningspraktijk voor de stuur, te prevaleren boven het belang van Hassle. bepaling van de beschermingsduur van een certificaat als 6.4.3 Op grond van het vorenstaande stelt het Bureau vast bedoeld in artikel 13 van de Verordening ook altijd is uitge­ dat de duur van het aan Hassle op 11 januari 1994 verleende gaan van laatstbedoelde datum. Aanvullend beschermingscertificaat nr. 930074 eindigt op 14 april 2002. 6.3 Wat is de eerste vergunningsdatum voor Omeprazolum'? 6.3.1 De vraag die vervolgens dient te worden beantwoord 7 B eslissing aanhouden? is waar (op welke datum) in de Gemeenschap de eerste vergun­ 7.1 Aanhouden tot uitspraak van EG Hof? ning voor het in de handel brengen in boven aangegeven zin is 7.1.1 Hassle stelt dat het Bureau de beslissing in ieder geval afgegeven. dient aan te houden tot het EG Hof te Luxemburg heeft be­ Door verzoekers is gesteld dat de eerste vergunning in slist over de onderhavige kwestie (wat is de eerste datum Frankrijk is afgegeven op 15 april 1987; zij hebben daartoe voor het in de handel brengen in de Gemeenschap). gewezen op de Aanvullende beschermingscertificaten ver­ 7.1.2 Het Bureau ziet daar geen aanleiding toe, omdat de leend in Engeland en Ierland Hassle heeft daar slechts te­ uitspraak van het Hof geen invloed zal hebben op de duur genover gesteld dat aan alle voorwaarden om in Frankrijk van het onderhavige Aanvullend beschermingcertificaat. Omeprazolum op de markt te brengen eerst op 22 novem­ Zoals Hassle ter zitting heeft aangegeven, zal een uitspraak ber 1989 was voldaan. van het Hof in de door Hassle beoogde zin (de datum van 21 6.3.2 Zoals uit het vorenstaande moge blijken gaat dat ver­ maart 1988 is de eerste datum voor het in het verkeer bren­ weer niet op: doorslaggevend is de datum van de eerste gen van Omeprazolum) geen invloed hebben op de duur van (technische) vergunning om in Frankrijk het Omeprazolum het certificaat voor Nederland, zoals dit destijds is verleend op de markt te brengen. door de Octrooiraad. Hassle heeft toen aanvaard dat de be­ Hassle heeft in haar verweer in feite toegegeven dat die ver­ schermingsduur in Nederland wordt bepaald door de da­ gunning op 15 april 1987 is verstrekt. tum van de eerste vergunning waarmee de technische eigen­ 6.3.3 Een en ander leidt tot de vaststelling dat 15 april 1987, schappen van Omeprazolum zijn goedgekeurd. althans voor Nederland, dient te worden aangemerkt als de Zoals hiervoor is vastgesteld zou de Octrooiraad, indien op eerste datum voor het in de Gemeenschap in de handel bren­ de hoogte van de datum waarop in Frankrijk de vergunning gen van Omeprazolum. is afgegeven: 15 april 1987, het einde van de duur van het onderhavige Aanvullend beschermingscertificaat hebben 6.4 Gevolg bepaald op I4april 2002.DebeslissingvanhetHof te Luxem­ 6.4.1 In aansluiting op de conclusie onder 6.3.3 stelt het Bu­ burg brengt daar geen verandering in. reau vast dat, indien de Octrooiraad destijds kennis zou heb­ ben gehad van 15 april 1987 als de eerste datum voor het in 7.2 Wachten op onbevoegdverklaringRechtbankDenHaag? de Gemeenschap in de handel brengen van Omeprazolum, 7.2.1 Hassle heeft nog gesteld dat het Bureau zich dient te de Octrooiraad dan ook gehouden zou zijn geweest (in over­ onthouden van een oordeel over de onderhavige vraag, tot eenstemming met artikel 13 van de Verordening) te bepalen RIËLEEIGENDOM 255

de rechtbank te 's-Gravenhage, waar dezelfde vraag is voor­ verstaat dat de door verzoekers aan de Octrooiraad gerichte gelegd, zich dienaangaande onbevoegd heeft verklaard. verzoeken terecht zijn doorgezonden aan het Bureau voor 7.2.2 Het Bureau ziet geen reden te wachten tot de recht­ de Industriële Eigendom ter afhandeling; bank in de aangegeven zin heeft beslist. verklaart zich bevoegd van de verzoeken kennis te nemen; Zoals hiervoor vastgesteld, is het Bureau bevoegd de duur stelt vast dat bij de indiening en behandeling van het ver­ van het onderhavige certificaat te herzien. zoek tot verlening van het Aanvullend beschermingscerti­ Op grond van deze bevoegdheid is het Bureau ook gehou­ ficaat 930074 ten onrechte een beroep is gedaan op 16 no­ den aan zijn bestuursrechtelijke verplichting om op de in­ vember 1987, de datum waarop in Luxemburg de ver­ gediende verzoeken een beslissing te nemen. gunning inhoudende de technische goedkeuring van Ome- 8 Tot slot: het bezwaar van Hassle tegen de late indiening prazolum is verleend, als eerste datum voor het in de handel van stukken door Merck laat het Bureau onbesproken. Bij brengen in de Gemeenschap, aangezien in Frankrijk reeds vorenstaande beoordeling hebben bedoelde stukken geen op 15 april 1987 een dergelijke vergunning is afgegeven; rol gespeeld. bepaalt dat de duur van het Aanvullend beschermingscerti­ 9 Het vorenstaande leidt tot de volgende: ficaat verleend aan Hassle onder nummer 930074 op grond van de in Frankrijk opis april 1987 afgegeven vergunning, Beslissing in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13, lid 1 van de EG-Verordening 1768/92 eindigt op 14 april 2002. Het Bureau: Enz.

WE T *3': E ;# ING : /

Inwerkingtreding wijziging Row 1995 2003 in werking getreden, evenals de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctroowet 1995 in verband met de De Rijkswet van 13 juni 2002 tot wijziging van de bepalin­ herziening van de regeling van de octrooigmachtigden. De gen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijks- tekst van het Uitvoeringsbeluit zal in het Bijblad van vol­ octrooiwet (1910) en de Rijksoctrooiwet 1995 (zie BIE april gende maand worden gepubliceerd. 2003, blz. 192) is blijkens het Staatsblad 2003,159 op 1 mei

B E R I C H TEW

FORUM-Seminar 'Registration of Community Designs Programme: Legal requirements for protection, novelty and at the OHIM' individual character, spare parts, application formalities, time limits and fees, proceedings before the OHIM, after re­ On 20 June 2003 Forum organizes the Round-Table- gistration. Seminar 'Registration of Community Designs at the OHIM' Date: 20 June 2003,9.00 am - 5 pm. in the European Patent Office in Rijswijk. Venue: European Patent Office, Patentlaan 2, Rijswijk (Den Haag). Participants: This seminar is addressed to attorneys, paraleg- Fee: € 640,-. The fee includes course documentation as well als, formalities administrators and design experts of IP law as midsession refreshments and lunch. Invoice and confir- firms and patent- and design departments in industry in mation will be forwarded toyou. charge of protecting design creations by means of the new Hotel Accommodation: for those delegates who wish to stay EC Regulation on Community Designs and filing of appli- over night, a number of rooms at the Astion Hotel, cations with the OHIM. Polakweg 12, 2288 GG Rijswijk, Tel.(070)307.01.69, Fax Speakers: Nicola Dagg, Solicitor Lovells, London and Dr. Mar­ (070)307.72.58 have beenreserved at aspecialrate. All book- tin Schlötelburg, Designs Department OHIM, Alicante. ings should be made as soon as possible directly with the Objective: The seminar is an introduction to the Regulation hotel quoting FORUM Institute of Management and the on the Community Design law as formulated the recent EU conference number 03 06 132 B. design directive, the registration proceedings before the Forfurther information please contact: FORUM Institute of Ma­ OHIM and the enforcement of Community design rights. nagement, P.O. Box 10 50 60 - D-69040 Heidelberg, Phone With the help of practical examples the participants will +49/6221/500-502, Fax +49/6221/500-555, e-mail learn to apply the legal provisions of the Regulation in or­ [email protected], internet: www.forum-institut.de. der to achieve optimal and cost efficiënt protection for a great variety of design specifications. Special attention is gi- VIE-prijs ven to the handling of multiple applications, the manda- tory indication of products, the calculation of fees and the De Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VTE) is de Ne­ monitoring of time limits.The administrative procedure in- derlandse Groep van de internationale vereniging Associa- cluding the special language regime of the OHIM on design tion Internationale pour la Protection de la Propriété Intel- matters will be explained in detail. Practical guidance will lectuelle (AIPPI). De AIPPI heeft tot doel het bevorderen van be provided on the legal requirements for protection,the en­ de nationale en internationale bescherming van Intellec­ forcement of rights and challenges to the validity of those tuele Eigendom door op verschillende wijzen aandacht te rights. vragen voor de bescherming van creatie en innovatie. 2 5 6 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM 16 MEI 2003

De VIE organiseert verschillende bijeenkomsten, zoals het tie in Nederland woonachtig was. Scripties en proefschrif­ jaarlijkse Zeist Symposium. Voorts worden studies verricht ten komen niet voor de prijs in aanmerking. naar onderwerpen op het gebied van het IE recht waarover aan de AIPPI wordt gerapporteerd. De VIE geeft regelmatig Een j ury bestaande uit deskundigen op het gebied van de IE advies aan de overheid over wettelijke regelingen op het ge­ zal uiterlijk op 1 november 2003 bepalen aan welke publi­ bied van het IE recht. Vertegenwoordigers van de VIE heb­ catie de prijs, groot 2500, zal worden toegekend. De prijs ben zitting in adviescommissies van het Bureau voor de In­ kan eventueel ook niet worden toegekend. Deelneming aan dustriële Eigendom in Den Haag. de prijsvraag houdt in dat de bovengenoemde regels wor­ den aanvaard en de VIE en de AIPPI worden gemachtigd de De VIE heeft besloten in 2003 een prijs uit te reiken voor een winnende publicatie te reproduceren en te verspreiden in publicatie op het gebied van de Intellectuele Eigendom of het kader van publiciteit voor de VIE en haar activiteiten, het ongeoorloofde mededingingsrecht. Voor deze prijs ko­ één en ander voor zover zulks, gelet op rechten van derden, men in aanmerking publicaties in het Nederlands, Engels, mogelijk is. Duits of Frans, die in 2001,2002 of de eerste helft van 2003 hebben plaatsgevonden en die betrekking hebben op enig Publicaties of nominaties (onder bijsluiting van een af­ aspect van het IE recht of het recht inzake ongeoorloofde schrift van de desbetreffende publicatie) moeten vóór 1 sep­ mededinging. In aanmerking komen slechts publicaties in tember 2003 zijn ingediend bij het secretariaat van de Vere­ artikelvorm, i.e. met een lengte zoals gebruikelijk is voor niging (Secretaris AIPPI, Overschiestraat i8obg, 1062 XK artikelen in bijvoorbeeld het Bijblad of IER, door een auteur Amsterdam, email: [email protected], fax: +31 20 die ten tijde van publicatie niet ouder was dan 31 jaar en de 5110931) onder vermelding van 'VIE-prijs'. Nederlandse nationaliteit bezit of ten tijde van de publica-

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Sluiting van het Bureau I.E. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT)

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op de vol­ Papua Nieuw Ginea is op 14 maart 2003 toegetreden tot het gende (feest-)dagen voor het publiek gesloten zijn: donder­ Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Regle­ dag 29 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 30 mei. (Kennisge­ ment, Washington 19 juni 1970, nadien gewijzigd op 28 ving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur september 1979,3 februari i984en 3 oktober 2001 (laatste­ van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge ar­ lijk Trb. 2002,63). Het Verdrag zal voor Papua Nieuw Ginea tikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.) op 14 juni 2003 in werking treden.

Personeel Overeenkomst van 's-Gravenhage

Beëindiging dienstverband Kyrgizië is op 17 februari 2003 toegetreden tot de Overeen­ Aan de heer W.A.H, van Eek, medewerker publieks­ komst van 's-Gravenhage van 1925 betreffende het interna­ voorlichting in vaste algemene dienst bij het Bureau voor de tionale depot van tekeningen of modellen van nijverheid, Industriële Eigendom van het Ministerie van Economische herzien te 's-Gravenhage in 1960, alsmede tot de Aanvul­ Zaken, is met ingang van 1 augustus 2003 eervol ontslag lende Akte bij de herziene en aangevulde Schikking van verleend. (Besluit van de Minister van Economische Zaken 's-Gravenhage van 6 november 1925, Stockholm 14 juli van 15 april 2003, nr. Personeel 2003.007.) 1967, zoals gewijzigd op 28 september 1979 (laatstelijk Trb. 1998, 279). De Overeenkomst is voor Kyrgizië op 17 maart Aan mevrouw drs. J.S. Brieër-Bakker, stafmedewerker Oc­ 2003 in werking getreden. trooiraad in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Indus­ triële Eigendom, is op eigen verzoek met ingang vani sep­ tember 2003 eervol ontslag verleend. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 april 2003, nr. P03/ 048.)