Carmen Paz Álvarez Enríquez Juez Árbitro NIC-Chile ______
Sentencia definitiva
Arbitraje por nombre de dominio harpersbazaar.cl
Titular: GLORIYA KONSTANTINOVA
Revocante: HEARST COMMUNICATIONS, INC.
Rol N° 33817
Tipo de revocación: Temprana
Santiago, 2 de mayo de 2020
VISTOS:
PRIMERO: Que, con fecha 24 de febrero de 2020 se creó el expediente por el arbitraje electrónico relativo al nombre de dominio “harpersbazaar.cl” inscrito por GLORIYA KONSTANTINOVA, cuyo contacto administrativo es Gloriya Konstantinova (email: [email protected]); y cuyo Revocante es HEARST COMMUNICATIONS, INC., representado por don Bernardo Serrano Spoerer, abogado, ambos domiciliados para estos efectos en calle Avda. Alonso de Córdova Nº 5151, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago;
SEGUNDO: Que, habiéndose abierto la etapa de tachas, éstas se presentaron en tiempo y forma por la parte Revocante;
TERCERO: Que, mediante oficio Nº 202003021221-33817 de fecha 2 de marzo de 2020, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile comunicó a la suscrita su designación como árbitro para resolver el conflicto suscitado por la presentación de la solicitud de revocación del nombre de dominio “harpersbazaar.cl”;
CUARTO: Que, con fecha 2 de marzo de 2019 la suscrita aceptó el nombramiento como árbitro y juró desempeñar fielmente el cargo, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible;
QUINTO: Que, ninguna de las partes solicitó la inhabilidad de esta juez árbitro en el período señalado, el que de acuerdo al sistema de NIC Chile finalizó con fecha 10 de marzo de 2020;
SEXTO: Que, con fecha 18 de marzo de 2020 se efectuó la consignación de los honorarios arbitrales por parte de HEARST COMMUNICATIONS, INC., la que realizó en tiempo y forma;
SÉPTIMO: Que, por escrito de fecha 27 de marzo de 2020, HEARST COMMUNICATIONS, INC. presentó demanda de revocación de nombre de dominio, en los siguientes términos:
ANTECEDENTES DE HECHO Y FUNDAMENTOS DE DERECHO
• Que los nombres de dominio presentan en la actualidad gran relevancia en el comercio, pues constituyen una forma de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios ofrecidos a los usuarios-consumidores en un mercado virtual como Internet. Añade que los nombres de dominio son únicos y como tales pueden ser asignados sólo a un titular, por lo cual la presente asignación puede llevar a toda suerte de confusiones o errores a los usuarios de la red, quienes podrían erróneamente direccionarse o bien asumir algún tipo de conexión y/o relación comercial entre las partes. • Que tiene un interés preferente, de acuerdo a lo establecido en los puntos 18 y siguientes de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL” de NIC-Chile. Ante la falta de una definición reglamentaria, recurre al significado natural y obvio de sus expresiones. De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, la expresión “interés” significa “provecho, utilidad, ganancia”, y “preferente” significa quien “tiene preferencia o superioridad sobre algo”, revelando la combinación de ambas expresiones un aprovechamiento de tipo económico y, por ende, de preeminencia comercial. • Que el artículo 21 de la Ley Nº 19.880 que establece las bases sobre los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del Estado define como “interesados” en un procedimiento administrativo: (1) quienes lo promueven como titulares de derechos o intereses individuales o colectivos; (2) los que sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Añade que el titular del nombre
2 de dominio se encuentra sujeto a una condición resolutoria pendiente y por lo tanto, si bien el nombre de dominio ha ingresado a su patrimonio, ha sido de forma precaria, en virtud de lo prescrito en los artículos 1490 y 1491 del Código Civil. • Que las normas UDPR establecen la importancia del “interés preferente”, establecido a favor de quien se presenta al mercado con un derecho preexistente como es el registro de una marca comercial y es conocido en el comercio precisamente bajo dicho signo distintivo. • Que HEARST COMMUNICATIONS, INC. es una empresa multinacional estadounidense especializada en los medios de comunicación de masas, con sede en la Torre Hearst de Nueva York, Estados Unidos. Indica que fue fundada en 1887 por William Randolph Hearst, siendo la familia Hearst la dueña y administradora de la empresa. • Que HEARTS es una empresa líder en medios, información y servicios globales y diversificados con más de 360 negocios. Señala que sus principales intereses incluyen la propiedad de redes de televisión por cable como A&E, HISTORY, Lifetime y ESPN; el líder mundial de servicios financieros Fitch Group; Hearst Health, un grupo de empresas de información y servicios médicos; activos de transporte, incluido CAMP Systems International, un importante proveedor de soluciones de software como servicio para gestionar el mantenimiento de aviones y helicópteros; 33 estaciones de televisión como WCVB-TV en Boston y KCRA-TV en Sacramento (California), que suman un total de 19% de la población de los Estados Unidos; periódicos como el Houston Chronicle, San Francisco Chronicle y Times Union (Albany, Nueva York); más de 300 revistas de todo el mundo, incluidas Cosmopolitan, ELLE, Men's Health, Car and Driver y Harper’s Bazaar; y empresas de servicios digitales como iCrossing y KUBRA; e inversiones en empresas emergentes de entretenimiento digital como Complex Networks. • Que más información acerca de HEARST, puede encontrarse en su página web oficial: https://www.hearst.com/home. • Que la revista Harper’s Bazaar, es una revisa de moda fundada en 1867 en Estados Unidos. Indica que las páginas de esta revista han sido el hogar de varios temas como instrucciones simples sobre cómo atar un arco a piezas de ficción, trabajo y vida social. Añade que muchos escritores escribieron columnas a lo largo de los años como Charles Dickens, Alice Meynell, George Elliot, Henry James, Daisy Fellowes y Eleanor Hoyt Brainerd. • Que Harper's Bazaar era una revista semanal dirigida a mujeres de clase media y alta, siendo publicada en 32 países y regiones. Añade que para celebrar el 150 aniversario, los directores de la revista publicaron una antología ilustrada de 712 páginas llamada An American Album: Ciento cincuenta años de la revista Harper's.
3 • Que en Chile, se lanzó la primera edición local de Harper’s Bazaar en abril del año 2015. • Que la marca “HARPER’S BAZAAR” cuenta con un reconocimiento de larga data, no solo en el mundo, sino que también en nuestro país, convirtiéndola en una marca de gran reputación. • Que es titular en Chile, de las siguientes marcas comerciales que, precisamente, son idénticas – desde un punto de vista gráfico y fonético - al nombre de dominio HARPERSBAZAAR.CL que se está revocando: - Registro N°931.463 “HARPER’S BAZAAR” (denominativa) para “Diarios y revistas y publicaciones periódicas”, de la Clase 16. - Registro N°1.183.323 “HARPER’S BAZAAR” (denominativa) para “Aplicaciones de software descargable para teléfonos móviles, ordenadores Tablets y portátiles y dispositivos electrónicos portátiles digitales de mano, en concreto, software para acceder a contenido e información, para visualizarlos, interactuar con ellos y descargarlos, en relación con la moda, belleza, viajes, decoración del hogar, relaciones, productos de lujo, salud y ejercicios físicos, tecnología, carreras, noticias, artes y revistas electrónicas de cultura (descargables); publicaciones electrónicas (descargables)”, de la Clase 9; y “Servicios de esparcimiento, en concreto, servicios de esparcimiento provistos a través de sitios web que contienen presentaciones fotográficas, de audio, video y prosa con temas de moda, belleza, viajes, decoración del hogar, relaciones, productos de lujo, salud y ejercicios físicos, tecnología, carreras, noticias, artes y cultura; publicaciones electrónicas no descargables del tipo de publicaciones electrónicas con presentaciones fotográficas, de audio, video y prosa con temas de moda, belleza, viajes, decoración del hogar, relaciones, productos de lujo, salud y ejercicios físicos, tecnología, carreras, noticias, artes y cultura”, de la Clase 41. • Que la única diferencia existente entre el nombre de dominio en revocación HARPERSBAZAAR.CL y las marcas registradas “HARPER’S BAZAAR” es el uso de una apóstrofe en las marcas registradas entre las letras “R” y “S”, por lo cual discrepancia no puede ser considerada en el contexto de los nombres de dominios ya que las apóstrofes no son caracteres autorizados para la inscripción de un nombre de dominio. • Que debido a una falta de renovación desafortunada, el nombre de dominio HARPERSBAZAAR.CL fue tomado por la demandada. Señala que esta práctica de vigilancia o monitoreo constante a través de robots informáticos de nombres de dominios de marcas reputadas por parte de personas o empresas que se encuentran en el extranjero y su posterior puesta en venta no es nueva, incluso, la demandada Gloriya Konstantinova, o quien sea que esté detrás de ese nombre, utiliza esta práctica constantemente en nuestro país.
4 • Que basta con visitar la reconocida aplicación “WAYBACKMACHINE” alojada en la página web www.archive.org y consultar acerca de la actividad pasada con respecto al nombre de dominio HARPERSBAZAAR.CL. Añade que entre el 27 de septiembre de 2015 y el 18 de enero de 2019, todas las páginas web accesibles desde el nombre de dominio en disputa hacen referencia a la marca “HARPER’S BAZAAR” del demandante. Sin embargo, la última visita registrada del snapshot, realizada el día 31 de enero de 2020 (con posterioridad al registro del referido nombre de dominio por parte de la demandante, esto es, el 24-01-2020), muestra la página web que hasta el día de hoy está disponible en el nombre de dominio HARPERSBAZAAR.CL. Indica que se lee el siguiente mensaje: “Comprar este dominio” • Que la práctica utilizada por Gloriya Konstantinova, o la persona o empresa que se encuentre realmente detrás de esa identidad, consiste en monitorear constantemente a través de robots informáticos nombres de dominios que no hayan sido registrados o, habiendo sido registrados, no hayan sido registrados y que correspondan a marcas comerciales reputadas, tanto chilenas como internacionales. • Que luego de realizada una investigación acerca de Gloriya Konstantinova, es posible concluir lo siguiente: No es posible verificar si realmente existe una persona con esa identidad; muy probablemente, esta persona se encuentre en el extranjero ya que utiliza el agente registrador OPEN PROVIDER que establece una serie de planes destinados a personas extranjeras y con valores fijados en monedas foráneas; en Chile no tiene ninguna marca solicitada o registrada a su nombre. • Que las más mínimas similitudes y remembranzas que experimenten los consumidores con respecto a las reconocidas marcas “HARPER’S BAZAAR” generarán todo tipo de errores y confusiones o, como mínimo, conexiones con resultado de confusión. • Que indica son plenamente aplicables el criterio que establece la relación entre marcas comerciales y nombres de dominio, criterio de la notoriedad, creación intelectual y criterio de identidad. • Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 14, 18 y 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento de Nombres de Dominio CL y la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio, ambas de NIC-Chile, solicita se acoja su demanda declarando su interés preferente y se le asigne el nombre de dominio en definitiva.
OCTAVO: Que, HEARST COMMUNICATIONS, INC. presentó los siguientes documentos con citación: A) Copia simple de poderes.
5 B) Certificado de Registro No. 931463 “HARPER’S BAZAAR” (denominativa), Clase 16. C) Certificado de Registro No. 1183323 “HARPER’S BAZAAR” (denominativa), Clases 9 y 41. D) Listado de marcas “HARPER’S BAZAAR” registradas en distintos países y territorios del mundo obtenida desde el buscador TMView. E) Copia de sección “ABOUT” obtenida desde la página oficial del demandante, www.hearst.com. F) Copia de página web oficial de la marca “HARPER’S BAZAAR”, www.harpersbazaar.com, en donde consta un artículo referente a los 150 de historia de la marca. G) Copia de entrada publicada en la Enciclopedia Libre Wikipedia referente a “Harper’s Bazaar”. H) Copia de publicación realizada en página web www.THEVINTAGENEWS.com, referente a la historia de la marca “HARPER’S BAZAAR”. I) Copia de entrevista publicada en la página web www.MODACL.com titulada: “Insiders: Valentina Espinoza, editora de Harper’s Bazaar Chile”, de fecha 7 de septiembre de 2015. J) Copia de noticia publicada en página web www.NUEVAMUJER.com, titulada “Harper’s Bazaar llega a Chile”, de fecha 8 de abril de 2015. K) Copia de página de INSTAGRAM oficial de la marca “HARPER’S BAZAAR” para Chile. L) Copia de página de FACEBOOK oficial de la marca “HARPER’S BAZAAR” para Chile. M) Copia de informe de snapshots realizados al nombre de dominio HARPERSBAZAAR.CL obtenido a través de la aplicación WAYBACKMACHINE accesible desde www.archive.org. N) Copia de snapshot realizado al nombre de dominio HARPERSBAZAAR.CL con fecha 4 de mayo de 2016 a través de la aplicación WAYBACKMACHINE accesible desde www.archive.org. O) Copia de snapshot realizado al nombre de dominio HARPERSBAZAAR.CL con fecha 18 de enero de 2019 a través de la aplicación WAYBACKMACHINE accesible desde www.archive.org. P) Copia de página web actualmente accesible desde el nombre de dominio HARPERSBAZAAR.CL que da cuenta que el mismo se encuentra a la venta.
NOVENO: Que, mediante resolución de fecha 30 de marzo de 2020 se confirió traslado de la presentación del Revocante al Titular GLORIYA KONSTANTINOVA, el cual fue evacuado en rebeldía;
DÉCIMO: Que, con fecha 15 de abril de 2020 se citó a las partes a oír sentencia;
6 CONSIDERANDO:
UNDÉCIMO: Que, el presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, el cual dispone que “Los árbitros tendrán el carácter de arbitrador, y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno…”. Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá “las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia”, disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales;
DUODÉCIMO: Que, asimismo el presente conflicto de revocación de nombre de dominio se generó a partir del ejercicio de una solicitud de revocación, que encuentra su fundamento en el artículo 18 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, el cual señala que “Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL.” En este caso se ha ejercido la referida revocación dentro del plazo de publicación de 30 días de inscrito el nombre de dominio en disputa, estando en presencia de una revocación temprana, por lo cual son aplicables los artículos 11, párrafo 3º y 19 de la de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL. De esta manera, la revocación temprana se basa en un interés preferente que la revocante podrá invocar;
DÉCIMO TERCERO: Que, la totalidad de la prueba documental referenciada no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio;
DÉCIMO CUARTO: Que, el objeto del presente juicio arbitral consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho o interés preferente al nombre de dominio en disputa. Asimismo, para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las partes respecto del dominio en cuestión y la naturaleza de la expresión en conflicto;
7 DÉCIMO QUINTO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. De esta manera, se debe analizar si el nombre de dominio registrado cumple con los requisitos y condiciones establecidos en este artículo;
DÉCIMO SEXTO: Que, en relación a los derechos válidamente adquiridos por terceros, la sola inscripción de un nombre de dominio no presenta per se la potencialidad de perturbar, afectar o perjudicar un derecho preexistente de un tercero, salvo en determinadas circunstancias específicas, de manera que es necesario examinar el uso actual del nombre de dominio en cuestión para decidir si existe o no perturbación, afectación o perjuicio a un derecho. En caso de no existir uso del nombre de dominio como sitio web, es menester recurrir a otros antecedentes para decidir si existe perturbación, afectación o perjuicio a un derecho. A la fecha de dictación de esta sentencia, el nombre de dominio en litigio se encuentra en uso, lo que consta a este sentenciador tras haber accedido a la URL http://www.harpersbazar.cl, mostrando la siguiente información:
8 DÉCIMO SÉPTIMO: Que, de acuerdo a la prueba acompañada consistente en copias de registros marcarios, el Revocante es titular en Chile de derechos de propiedad industrial, habiendo registrado en Chile la marca comercial “HARPER’S BAZAAR” para distinguir productos y servicios de las clases 9, 16 y 41. Asimismo, de la acuerdo a la prueba aportada, esta marca se encuentra registrada en varios países, siendo usada y comercializada a través de la página web https://www.harpersbazaar.com. Ahora bien, la inscripción y el uso legítimo de un nombre de dominio por parte del Titular es posible sustentarla en derechos y principios que van más allá del ámbito marcario y que en el presente caso se debe dilucidar si existen o no;
DÉCIMO OCTAVO: Que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. Al respecto, de la prueba documental acompañada por el Revocante consistente en copias de registros marcarios se evidencia que éste ha registrado la marca “HARPER’S BAZAAR”. Asimismo, mediante copia de las páginas web https://www.harpersbazaar.com, www.thevintagenews.com, www.modacl.com y www.nuevamujer.com, el Revocante probó que usa la marca “HARPER’S BAZAAR” en el mercado en relación a una revista de moda, belleza y tendencias, como se muestra a continuación:
9 Por otra parte, el Titular no presentó argumentación o prueba alguna respecto a las actividades que desarrolla o pretende desarrollar bajo el nombre de dominio en litigio;
DÉCIMO NOVENO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa “harpersbazaar.cl” es idéntico a las marcas registradas de la que es titular la parte Revocante. Estas marcas se encuentran registradas en Chile ante la autoridad competente, esto es, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) y se encuentran en uso, por lo cual existe una alta probabilidad que los usuarios de Internet que busquen información en Chile sobre la edición electrónica de la revista “HARPER’S BAZAAR” pueden verse inducidos a error o confusión en cuanto a que en el nombre de dominio “harpersbazaar.cl” se puede obtener información sobre esta revista, con el riesgo que tanto su origen empresarial como contenido serían distintos. En consecuencia, se ha probado un legítimo derecho del Revocante para la utilización de la referida denominación “harpersbazaar.cl” por lo que en el caso de autos, corresponde aplicar el criterio de la identidad, en virtud del cual el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo;
VIGÉSIMO: Que, a juicio de este sentenciador, la referida identidad podría inducir a confusión a los usuarios de Internet, especialmente si se considera que la marca comercial “HARPER’S BAZAAR” fue concedida por la autoridad marcaria chilena antes del registro del nombre de domino en litigio, por lo que si se mantuviera la asignación a nombre del Titular, se causaría una confusión a los usuarios de Internet respecto al origen de los productos y servicios prestados. En consecuencia, también se ha probado un interés preferente de la demandante en virtud de los antedichos registros marcarios como su uso activo en el mercado;
VIGÉSIMO PRIMERO: Que, el Revocante opera bajo el signo “HARPER’S BAZAAR” en nuestro país, lo que ha probado mediante impresiones de las redes sociales Instagram y Facebook, por lo cual los usuarios de Internet pensarán y lo asociarán con el Revocante, confusión que nuestra legislación intenta evitar al existir normas de protección al consumidor y de resguardo de derechos de propiedad industrial registrados con anterioridad;
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, éstas se encuentran en la Ley Nº 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, y las normas sobre principios de competencia leal y la ética mercantil se
10 encuentran en la Ley Nº 20.169 que regula la Competencia Desleal. En relación a este punto, este sentenciador ha concluido que no existe infracción de dichas normas por el titular, ya que no se ha acreditado en autos un hecho que constituya dicha infracción;
VIGÉSIMO TERCERO: Que, por otro lado, si bien hay otros principios y derechos que deben tenerse a la vista a la hora de resolver un conflicto por nombres de dominio, como el principio del “first come, first served”, a juicio de este sentenciador la existencia de derechos válidamente adquiridos por un tercero, en atención a las circunstancias ya explicadas, debe primar en este caso en particular;
VIGÉSIMO CUARTO: Que, en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que corresponde acoger la pretensión del Revocante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos en los considerandos precedentes;
Y vistos además, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL, de NIC Chile,
RESUELVO: 1) Que se acoge la demanda de revocación temprana deducida por la parte de HEARST COMMUNICATIONS, INC. en contra de GLORIYA KONSTANTINOVA. 2) Se revoca la asignación del nombre de dominio “harpersbazaar.cl” en el actual Titular y se asigna el nombre de dominio a favor de HEARST COMMUNICATIONS, INC. 3) Sin costas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes en el sitio web arbitral y por correo electrónico.
La presente resolución es autorizada por las testigos doña Denisse Patricia Pérez Fierro, cédula nacional de identidad Nº 13.877.802-9 y doña Mónica Luisa Toledo Escobedo, cédula nacional de identidad Nº 7.469.662-7, ambas domiciliados en calle Napoleón 3565, oficina 709, comuna de Las Condes, Santiago.
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Carmen Paz Álvarez Juez Árbitro NIC-Chile
Denisse Patricia Pérez Fierro Mónica Toledo Escobedo 13.877.802-9 7.469.662-7
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