DIVISIONE D’OPPOSIZIONE

OPPOSIZIONE N. B 3 080 536 bonCas AG, Lyss-Strasse 12, 3293 Dotzigen, Svizzera (opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Basso Sebastiano s.r.l., Via Vittime del Vajont 21, 31031 Caerano di San Marco, Italia (richiedente), rappresentata da Giacinto Tommasini, Contrà Piazza del Castello 16, 36100 Vicenza, Italia (rappresentante professionale).

Il 22/05/2020, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 080 536 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 005 136 è totalmente respinta.

3. La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 005 136 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa, sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 182 312 che designa l’Unione Europea, per il marchio verbale ‘MOSER’. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono inter alia i seguenti:

Classe 29: Formaggi.

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I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Formaggi; formaggi a pasta molle stagionati; formaggi bianchi freschi colati; formaggi cremosi; formaggi freschi non stagionati; formaggi cremosi bianchi; formaggi misti; creme da spalmare a base di formaggio; creme da spalmare a base di latte a basso contenuto di grassi; creme da spalmare a base di latticini; cheddar; cancoillotte (formaggio francese cremoso); burro; formaggio grattugiato pronto; formaggio erborinato; formaggio lavorato; formaggio tipo ricotta; formaggio di pecora; formaggio di capra; formaggio colato; formaggio bianco a base di latte fermentato (cottage); formaggio alle erbe; formaggio affumicato; formaggio a pasta molle; formaggio a pasta dura; formaggio a crosta fiorita; formaggio a basso contenuto di grassi; formaggi stagionati; kefir; latte; ghi; latte cagliato; quark; prostokvasha [latte cagliato]; panna [prodotto lattiero]; miscele di formaggi; mascarpone; yogurt; tzatziki; smetana [panna acida]; skyr; ryazhenka [latte fermantato cotto al forno].

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Formaggi sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

I restanti prodotti del marchio impugnato, ossia formaggi a pasta molle stagionati; formaggi bianchi freschi colati; formaggi cremosi; formaggi freschi non stagionati; formaggi cremosi bianchi; formaggi misti; creme da spalmare a base di formaggio; creme da spalmare a base di latte a basso contenuto di grassi; creme da spalmare a base di latticini; cheddar; cancoillotte (formaggio francese cremoso); burro; formaggio grattugiato pronto; formaggio erborinato; formaggio lavorato; formaggio tipo ricotta; formaggio di pecora; formaggio di capra; formaggio colato; formaggio bianco a base di latte fermentato (cottage); formaggio alle erbe; formaggio affumicato; formaggio a pasta molle; formaggio a pasta dura; formaggio a crosta fiorita; formaggio a basso contenuto di grassi; formaggi stagionati; kefir; latte; ghi; latte cagliato; quark; prostokvasha [latte cagliato]; panna [prodotto lattiero]; miscele di formaggi; mascarpone; yogurt; tzatziki; smetana [panna acida]; skyr; ryazhenka [latte fermantato cotto al forno] sono tutti prodotti caseari (o loro derivati) così come i formaggi dell’opponente. Anche se non si può escludere che alcuni dei prodotti impugnati coincidano in numerosi criteri pertinenti quali la loro natura, lo scopo, il metodo d'uso, che siano complementari, in competizione o che siano addirittura identici, tali prodotti appartengono chiaramente a un settore omogeneo nel mercato. Inoltre essi sono quanto meno prodotti dalle stesse imprese, sono destinati al medesimo utilizzatore finale e sono venduti attraverso gli stessi canali di distribuzione. Pertanto, tutti questi prodotti contestati sono almeno simili in basso grado ai formaggi dell'opponente.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o almeno simili in grado basso sono diretti al grande pubblico. Considerato che si tratta di prodotti di largo Decisione sull’Opposizione N. B 3 080 536 pag. : 3 di 7

consumo acquistati quotidianamente generalmente a un prezzo basso, si ritiene che il grado di attenzione del pubblico nella scelta di tali prodotti vari da inferiore alla media a medio (T-384/17, 25/09/2018, EU:T:2018:593, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, § 27; 23/07/2019, R 2473/2013-5, KERRYMAID / Kerrygold et al., § 50).

c) I segni

MOSER

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Poiché il marchio contestato contiene degli elementi verbali che hanno un significato in italiano, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana.

L’elemento verbale “MOSER” che costituisce il marchio anteriore è privo di significato per il pubblico italiano ed è pertanto mediamente distintivo.

La richiedente sostiene che l’elemento verbale “MASÈR” del marchio impugnato verrà percepito come il nome di una località immersa nei colli Asolani nella provincia di Treviso. Tuttavia, in mancanza di prove convincenti a fondamento di tale asserzione, si ritiene che tale località non sia nota alla maggior parte del pubblico di riferimento che percepirà invece tale elemento come privo di significato. La Divisione d’Opposizione ritiene pertanto opportuno limitare ulteriormente la comparazione dei segni su questa parte del pubblico di lingua italiana che non attribuirà alcun significato all’elemento “MASÈR”. Pertanto tale elemento deve considerarsi mediamente distintivo.

L’espressione “FORMAGGI dal 1890” del marchio impugnato posta al di sotto dell’elemento “MASÈR” (in caratteri visibilmente più piccoli) verrà percepita come Decisione sull’Opposizione N. B 3 080 536 pag. : 4 di 7

una chiara indicazione del settore merceologico (prodotti caseari e loro derivati) e dell’anno di inizio dell’attività della richiedente. Tale espressione è pertanto priva di distintività in relazione ai prodotti contestati.

Le etichette rettangolari in rosso e verde che fungono da sfondo agli elementi verbali (e numerici) del marchio impugnato, costituiscono elementi decorativi piuttosto banali comunemente utilizzati nel mercato di riferimento. Esse hanno un grado di distintività molto basso e devono considerarsi tutt’al più deboli.

La stilizzazione degli elementi verbali del marchio impugnato è banale e priva di capacità distintiva.

Tenuto conto della sua posizione e misura, l’elemento “MASÈR” deve considerarsi dominante rispetto agli altri elementi verbali nel marchio impugnato.

Visivamente e sotto il profilo fonetico, i segni sono simili nella misura in cui quattro lettere (su cinque) “M*SER” del marchio anteriore sono riprodotte (nella stessa sequenza) nell’elemento verbale dominante (e distintivo) del marchio impugnato. I segni differiscono nella seconda lettera di questi elementi, ossia la ‘O’ nel marchio anteriore e la ‘A’ nell’elemento dominante e distintivo del marchio impugnato. La presenza di un accento sulla quarta lettera dell'elemento verbale del marchio impugnato non comporterà alcuna differenza significativa a livello fonetico e visuale.

I segni differiscono inoltre negli elementi verbali (e numerici) che compongono l’espressione secondaria e non distintiva “FORMAGGI dal 1890” che molto probabilmente non verrà nemmeno pronunciata.

A livello visivo i segni differiscono anche nella banale stilizzazione degli elementi verbali del marchio impugnato e negli elementi figurativi che fungono da sfondo agli elementi verbali (e numerici) di questo marchio. Tuttavia tali elementi figurativi sono non distintivi o molto deboli. Inoltre bisogna tener conto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Tutto ciò considerato, i marchi sono visivamente e sotto il profilo fonetico almeno simili in grado medio.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel complesso. Nonostante l’espressione “FORMAGGI dal 1890” del marchio impugnato evochi un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una distanza concettuale, in quanto tale espressione è composta da elementi non distintivi e non può indicare l’origine commerciale. L’attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli altri elementi verbali presenti nei marchi, che non hanno alcun significato. Poiché non è possibile un confronto concettuale, l’aspetto concettuale non ha effetti sulla valutazione della somiglianza dei segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà. Decisione sull’Opposizione N. B 3 080 536 pag. : 5 di 7

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico preso in esame in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I prodotti e servizi contestati sono stati riscontrati essere identici o almeno simili in basso grado. Come chiarito nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti al grande pubblico che presterà un grado di attenzione che varia da inferiore alla media a medio. Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I segni sono visivamente e sotto il profilo fonetico almeno simili in grado medio. Nel caso di specie, l’aspetto concettuale non influenza la comparazione tra i segni. La similarità tra i segni è dovuta al fatto che l’elemento verbale che costituisce il marchio anteriore è quasi interamente riprodotto (ad eccezione della sua seconda lettera) nell’unico elemento verbale dominante e distintivo del marchio impugnato.

Gli elementi verbali e numerici aggiuntivi contenuti nell’espressione “FORMAGGI dal 1890” del marchio impugnato sono privi di capacità distintiva. Le altre differenze fra i segni si limitano alla stilizzazione degli elementi verbali e agli elementi figurativi del marchio impugnato che sono comunque non distintivi o tutt’al più deboli.

Considerato che l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo, e tenuto conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), sussiste un rischio di confusione, per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana che percepisce l’elemento verbale “MASÈR” come privo di significato. Come in precedenza precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Decisione sull’Opposizione N. B 3 080 536 pag. : 6 di 7

La richiedente sostiene di aver costantemente utilizzato, fin dalla sua costituzione, il marchio impugnato in fatture, documenti di trasporto, cataloghi, nella carta intestata e nella corrispondenza, in Italia e all’estero. Inoltre adduce di esser stata titolare di una registrazione italiana del marchio impugnato (sebbene in bianco e nero) che è giunta a scadenza a luglio 2019. Tuttavia, questi argomenti non hanno rilevanza poiché il diritto su un marchio dell’Unione europea inizia alla data in cui la domanda di MUE è depositata e non prima ed è da quella data in poi che il MUE deve essere esaminato nell’ambito del procedimento di opposizione. Pertanto, quando si considera se il MUE rientri o meno in uno degli impedimenti relativi alla registrazione, eventi o fatti accaduti prima della data di deposito del MUE sono irrilevanti perché i diritti dell’opponente, nella misura in cui hanno una data precedente al MUE, sono anteriori rispetto al MUE della richiedente.

Allo stesso modo, in relazione alle argomentazioni della richiedente circa l'uso effettivo del segno contestato meramente in relazione ad un’attività di trasformazione di materia prima (forme di formaggio) in prodotti finiti (porzioni di formaggio, buste e barattoli di formaggio grattugiati, scaglie, ecc.), si fa presente che l'esame del rischio di confusione condotto dall'Ufficio è un’analisi astratta. Le particolari circostanze in cui i prodotti o i servizi coperti dai marchi sono effettivamente commercializzati non hanno, in linea di principio, alcun impatto sulla valutazione del rischio di confusione, in quanto possono variare nel tempo a seconda della volontà dei titolari dei marchi (15/03/2007, 171/06 P-, Quantum, EU: C: 2007: 171, § 59; 22/03/2012, C- 354/11 P, G, EU: C: 2012: 167, § 73; 21/06/2012, T- 276/09, Yakut, EU: T: 2012: 313, § 58).

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 182 312 che designa l’Unione europea deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati, anche in relazione a quei prodotti che sono stati riscontrati essere almeno simili a un grado basso. Si ritiene, infatti, che le significative somiglianze tra i segni siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza tra alcuni prodotti.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Decisione sull’Opposizione N. B 3 080 536 pag. : 7 di 7

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI Rosario GURRIERI Sandra IBAÑEZ

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.