Fallo por Arbitraje de dominio "Cinerariohogardecristo.cl"

Expediente Rol N° 23708

Santiago, veinticuatro de octubre del año dos mil dieciocho.

VISTOS:

1) Que, por oficio 201807191045-23708 de fecha 19 de julio de 2018, el Centro de

Resolución de Controversias de NIC , notificó vía correo electrónico al suscrito su designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio Cinerariohogardecristo.cl.

2) Que, tal como lo exige el artículo 20.1. de la Política de Resolución de

Controversias por Nombres de Dominio .CL (en adelanta PRCND), el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, jurando desempeñarlo fielmente con la debida diligencia y en el menor tiempo posible, mediante el Sistema de Arbitrajes en Línea

(https://arbitrajes.nic.cl/arbitrajes/loginArb.do), circunstancia que fue debidamente notificada a las partes y a NIC Chile, según consta en el expediente electrónico, rol

N° 23708.

3) Que, según aparece en el oficio 201807191045-23708, son partes en esta causa, el titular del nombre de dominio en disputa TELECOMUNICACIONES

MUÑOZ LTDA, sin domicilio conocido en la especie, y el revocante FUNDACION

DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, representado por el abogado

FRANCISCO CAREY CARVALLO, ambos domiciliados para estos efectos Isidora Goyenechea N° 2800, piso 43, comuna de Las Condes, Región Metropolitana,

Chile.

4) Que, dentro de plazo establecido en artículo 23.1 de la PRCND, mediante presentación de fecha 16 de agosto de 2018, el abogado FRANCISCO CAREY

CARVALLO, en representación de FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE

CRISTO, interpuso demanda de revocación de nombre de dominio por interés preferente en contra de TELECOMUNICACIONES MUÑOZ LTDA, señalando que el nombre de dominio Cinerariohogardecristo.cl debe serle asignado a su representada, en base a los argumentos de hecho y de derecho que a continuación se detallan:

FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, conocida coloquialmente como Hogar de Cristo, es una institución de beneficencia pública que forma parte de las obras de la Compañía de Jesús en Chile. Fue fundada por el sacerdote jesuita el 19 de octubre de 1944, quien fuera declarado santo en el año 2005 por el papa Benedicto XVI, que atiende mensualmente a más de 25 mil personas en extrema pobreza en las más de 500 obras que lleva a cabo a lo largo del país. Su capellán general es el padre Pablo

Walker, encabeza el directorio José Pablo Arellano y la dirección ejecutiva está a cargo del ingeniero y poeta Juan Cristóbal Romero.

El Hogar de Cristo nació como una iniciativa del Padre Alberto Hurtado, quien deseaba crear un lugar de acogida para aquellas personas en situación de calle. El 21 de diciembre de 1944 colocó la primera piedra de la construcción de la sede principal de la fundación, ubicada en la calle Bernal del Mercado, en la comuna de Estación Central, en . En 1945, su mandante pasa a tener personalidad jurídica y se inaugura la primera hospedería. Al año siguiente, se abre la hospedería de Estación Central, que hoy funciona como casa matriz de la institución.

Desde esa época en adelante, el Hogar de Cristo superaría ampliamente sus objetivos, y gracias a una muy eficiente y efectiva generación de recursos, logran llegar a abarcar muy distintas áreas de acción social. Así, si bien en un inicio no era más que una residencial para que personas de escasos recursos pudieran pasar la noche, con el tiempo llega a atender a enfermos terminales, ancianos desvalidos, niños con problemas de adicción de drogas e incluso, crear su propia funeraria.

El Padre Hurtado, fundador y capellán del Hogar, falleció en 1952, siendo sucedido por el padre Guillermo Balmaceda. Entre 1955 y 1957, comienza la expansión de la fundación al resto del país con la inauguración de las primeras sedes en y Los Ángeles. Su mandante abrió el primer hogar de ancianos en 1954, el primer centro abierto diurno en 1973, y el primer centro de alto riesgo en 1981.

El 3 de abril de 1987, el papa Juan Pablo II visitó las dependencias del

Hogar de Cristo en Santiago, en el marco de su visita durante 6 días a Chile. El mismo papa fue el que beatificó a Alberto Hurtado en 1994, mismo año en que se comenzó la construcción del santuario y tumba del jesuita en Estación Central, la que fue inaugurada en noviembre de 1995.

Por su parte, la Funeraria del Hogar de Cristo fue construida el 26 de enero de 1954, dos años después de la muerte de San Alberto Hurtado, siguiendo su firme voluntad de comprometerse para que todas las personas, aún después de su muerte, fueran tratadas con respeto y dignidad.

Desde su origen, la Funeraria pertenece íntegramente a la Fundación

Hogar de Cristo y como tal, es un eslabón más de esta cadena nacional de solidaridad. A lo largo de los años, ha enfocado su gestión en el cumplimiento de dos grandes objetivos: ayudar a las obras de la Fundación Hogar de Cristo y otorgar un servicio funerario digno a todas las personas que más lo necesitan.

En virtud de la importancia de los servicios prestados por su mandante, éste se ha preocupado de registrar como marca comercial y nombre de dominio diferentes expresiones asociadas a la FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR

DE CRISTO, las cuales se detallan a continuación:

Marcas comerciales

FECHA MARCA CLASES REGISTRO REGISTRO UNO+UNO 36 883288 10-04-2010 CAMPAÑA UNO+UNO 36 883289 10-04-2010 PROGRAMA UNO+UNO 36 883290 10-04-2010 PROGRAMA SOCIOS UNO+UNO 36 883291 10-04-2010 CONTENTO SEÑOR CONTENTO 35 958612 13-08-2012 CONTENTO SEÑOR CONTENTO 41 945473 07-03-2012 CONTENTO SEÑOR CONTENTO 43 943217 25-01-2012 CONTENTO SEÑOR CONTENTO 45 958613 13-08-2012 HC HOGAR DE CRISTO AYUDAR HACE BIEN LA POBREZA NO ES UNA ELECCION. AYUDAR SI 35 958823 14-08-2012 HC HOGAR DE CRISTO AYUDAR HACE BIEN LA POBREZA NO ES UNA ELECCION. AYUDAR SI 41 958614 13-08-2012 HC HOGAR DE CRISTO AYUDAR HACE BIEN LA POBREZA NO ES UNA ELECCION. AYUDAR SI 43 958615 13-08-2012 HC HOGAR DE CRISTO AYUDAR HACE BIEN LA POBREZA NO ES UNA ELECCION. AYUDAR SI 45 958616 13-08-2012 HC HOGAR DE CRISTO AYUDAR HACE BIEN 35 958824 14-08-2012 HC HOGAR DE CRISTO AYUDAR HACE BIEN 41 960181 27-08-2012 HC HOGAR DE CRISTO AYUDAR HACE BIEN 43 958617 13-08-2012 HC HOGAR DE CRISTO AYUDAR HACE BIEN 45 958618 13-08-2012 SOLIDARIDAD EN ACCION 16 1065997 18-12-2013

EDUSOL EDUCACIÓN EN SOLIDARIDAD HC HOGAR DE CRISTO 41 1128059 30-09-2014 CAMIONETA VERDE DEL PADRE HURTADO 16 1138643 03-11-2014 UNA CAMISETA PARA CHILE 25 1115656 03-11-2014 CAMIONETA VERDE DEL PADRE HURTADO 38 1132087 03-11-2014 CAMIONETA VERDE DEL PADRE HURTADO 36 1132089 03-11-2014 CAMIONETA VERDE DEL PADRE HURTADO 39 1133505 03-11-2014 UNA CAMISETA PARA CHILE 38 1115658 03-11-2014 SOLIDARIDAD EN ACCION 38 840855 10-02-2009 SOLIDARIDAD EN ACCION 35 41 979788 19-12-2012 36 37 38 39 41 44 PADRE HURTADO 45 912131 27-02-2011 36 37 38 39 41 43 PADRE ALBERTO HURTADO 44 45 912132 27-02-2011 PADRE ALBERTO HURTADO 16 912090 27-02-2011 PADRE HURTADO 16 912091 27-02-2011 36 37 38 39 43 44 ALBERTO HURTADO 45 912092 27-02-2011 ALBERTO HURTADO 16 912093 27-02-2011 HOGAR DE CRISTO UNA OBRA SIN FRONTERAS 45 929426 09-03-2011 36 41 44 PROGRAMA ORIENTA 45 1144695 10-12-2014 35 36 41 PARENTESIS FUNDACION HC 42 44 45 1072181 14-01-2014 PARENTESIS ASESORIAS Y SERVICIOS 35 36 41 CLINICOS 42 44 45 1063195 09-12-2013 REFUGIO DE CRISTO 20 1008093 28-03-2013 REFUGIO DE CRISTO 20 1008095 28-03-2013 PAN Y VINO HOGAR DE CRISTO 41 1008099 24-01-2013 REFUGIO DE CRISTO 45 1008101 28-03-2013 HC 20 1079229 11-06-2014 EL BANCO DE LOS POBRES DEL HOGAR DE CRISTO 36 1079734 31-03-2014 HC HOGAR DE CRISTO 20 1079231 26-07-2014 HC HOGAR DE CRISTO 45 1111333 11-06-2014 EL BANCO DE LOS POBRES DEL HOGAR DE CRISTO 45 1079233 31-03-2014 HC 20 1079235 11-06-2014 HC 45 1112637 11-06-2014 HC HOGAR DE CRISTO 20 1081029 26-07-2014 R-CH RADIO CHILENA S.A. 38 1090379 26-04-2014 CINERARIO DEL HOGAR DE CRISTO 45 1252858 25-07-2017 PAN Y VINO HOGAR DE CRISTO 41 42 848221 15-03-2009 CENA CON SOMBRERO 35 960220 27-08-2012 CENA CON SOMBRERO 45 1098071 12-05-2014 ARTE AYUDA 35 960221 27-08-2012 ARTE AYUDA 45 1098073 12-05-2014 PORTAL PARENTESIS 35 960222 27-08-2012 PORTAL PARENTESIS 45 1097454 07-05-2014 PARENTESIS 35 960218 27-08-2012 PARENTESIS 45 1098069 12-05-2014 EMPLEA FUNDACION HC 35 41 45 1043301 26-09-2013 HOGAR DE CRISTO 6 20 1108510 22-09-2014 HOGAR DE CRISTO 45 1105630 22-09-2014 HOGAR DE CRISTO 20 1122692 22-09-2014 HOGAR DE CRISTO 41 43 1154416 14-09-2015

Nombres de dominio

Nombre TLD Presentación Vencimiento padrehurtado .cl 28-09-2009 23-11-2019 sanalbertohurtado .com 29-04-2013 18-06-2027 albertohurtado .com 29-04-2013 18-06-2027 albertohurtadosj .com 29-04-2013 18-06-2027 padrehurtadosj .com 29-04-2013 18-06-2027 padrealbertosj .com 29-04-2013 18-06-2027 sanalbertosj .com 29-04-2013 18-06-2027 sanalbertohurtadosj .com 29-04-2013 18-06-2027 phurtado .com 29-04-2013 18-06-2027 phurtadosj .com 29-04-2013 18-06-2027 phurtadosj .net 29-04-2013 18-06-2027 phurtado .net 29-04-2013 18-06-2027 sanalbertohurtadosj .net 29-04-2013 18-06-2027 padrealbertohurtadosj .net 29-04-2013 18-06-2027 sanalbertosj .net 29-04-2013 18-06-2027 padrealbertosj .net 29-04-2013 18-06-2027 sanalberto .net 29-04-2013 18-06-2027 padrehurtadosj .net 29-04-2013 18-06-2027 albertohurtadosj .net 29-04-2013 18-06-2027 padrealbertohurtado .net 29-04-2013 18-06-2027 albertohurtado .net 29-04-2013 18-06-2027 padrehurtado .net 29-04-2013 18-06-2027 sanalbertohurtado .net 29-04-2013 18-06-2027 sanalbertohurtado .org 29-04-2013 18-06-2027 padrehurtado .org 29-04-2013 18-06-2027 albertohurtado .org 29-04-2013 18-06-2027 padrealbertohurtado .org 29-04-2013 18-06-2027 albertohurtadosj .org 29-04-2013 18-06-2027 padrehurtadosj .org 29-04-2013 18-06-2027 sanalberto .org 29-04-2013 18-06-2019 albertohurtadosj .cl 29-04-2013 15-07-2028 padrealbertohurtadosj .cl 29-04-2013 15-07-2028 padrealbertosj .cl 29-04-2013 15-07-2028 padrehurtadosj .cl 29-04-2013 15-07-2028 phurtadosj .cl 29-04-2013 15-07-2028 sanalbertohurtadosj .cl 29-04-2013 15-07-2028 sanalbertosj .cl 29-04-2013 15-07-2028 tomoelcontrol .cl 04-02-2014 02-05-2016 panyvino .cl 27-10-2014 24-01-2025 funerariadelhogardecristo .cl 17-06-2015 13-09-2025 cenaconsombrero .cl 10-12-2015 08-03-2026 portalparéntesis .cl 15-12-2015 08-03-2026 paréntesis .cl 15-12-2015 08-03-2026 itrd .cl 05-01-2016 01-04-2026 institutodeterapiadereducciondedaños .cl 05-01-2016 01-04-2026 funerariahogardecristo .cl 07-01-2016 01-03-2026 solidaridadenaccion .com 25-01-2016 15-03-2025 tomoelcontrol .com 04-02-2014 02-04-2025 escuelapadrealbertohurtado .cl 06-11-2013 24-06-2026 accionsolidaria .cl 02-08-2015 20-08-2026 padrealbertohurtado .com 16-08-2016 21-08-2025 colegiopadrealbertohurtado .cl 30-07-2008 29-08-2026 parentesisasesorias .cl 20-09-2016 08-10-2026 funeralespadrehurtado .cl 05-10-2011 04-11-2026 camisetaparachile .org 29-12-2014 14-02-2020 camisetaparachile .com 29-12-2014 14-02-2020 camisetaparachile .net 29-12-2014 14-02-2020 coronadecaridad .cl 24-04-2015 24-04-2027 hazteparte .com 01-04-2013 01-04-2027 hazteparte .org 01-04-2013 01-04-2027 hazteparte .net 01-04-2013 01-04-2027 camisetaparachile .cl 14-02-2013 16-03-2019 camisetaporchile .cl 14-02-2013 16-03-2019 camisetaporchile .com 03-02-2015 01-04-2019 camisetaporchile .net 03-02-2015 01-04-2019 camisetaporchile .org 03-02-2015 01-04-2019 institutodeterapiadereducciondedaños .org 03-02-2015 02-04-2027 institutodeterapiadereducciondedaños .net 03-02-2015 02-04-2027 institutodeterapiadereducciondedaños .com 03-02-2015 02-04-2027 hazteparte .cl 01-04-2013 01-05-2027 parentesis .cl 06-04-2017 07-08-2018 revistaenaccion .cl 02-03-2015 25-05-2027 padrealbertohurtadosj .org 23-04-2015 18-06-2027 padrealbertosj .org 23-04-2015 18-06-2027 phurtado .org 23-04-2015 28-06-2027 phurtadosj .org 23-04-2015 18-06-2027 sanalbertohurtadosj .org 23-04-2015 18-06-2027 sanalbertosj .org 23-04-2015 18-06-2027 ayudarhacebien .org 28-04-2015 24-06-2027 ayudarhacebien .com 28-04-2015 21-06-2027 escuelapadrehurtado .cl 31-03-2015 17-06-2027 bazarsolidario .cl 25-07-2017 25-07-2019 solidaridadenaccion .org 18-08-2015 15-10-2026 tomaelcontrol .cl 26-08-2015 22-11-2027 h-c .cl 07-09-2017 07-09-2021 fundacionempleachile .cl 11-02-2016 10-11-2027 lardecristo .cl 04-01-2018 07-05-2019 hogardecristotickets .cl 04-01-2018 21-12-2019 cenaconsombrero .com 16-12-2013 09-02-2020 portalparentesis .com 16-12-2013 09-02-2020 solidaridadenaccion .cl 15-03-2012 13-04-2028 funerariacasadecristo .cl 26-01-2018 08-05-2019 haztesocio .cl 29-04-2015 24-04-2028 comunidadinvolucrada .cl 16-05-2018 16-05-2020

Como se podría apreciar, su mandante ha protegido a través de activos de propiedad industrial el nombre mediante el cual es conocido, siendo la inscripción del nombre de dominio en actual revocación, confusamente similar a éste, tal como se verá en el apartado siguiente.

Los nombres de dominio consistirían en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la Red. El nombre de dominio es, en consecuencia, un elemento diferenciador para identificar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico (e-mail), conversaciones instantáneas, etc.

Los nombres de dominio han sido definidos como “una dirección electrónica alfanumérica que identifica un computador conectado a Internet”. El elemento alfanumérico es el núcleo de la dirección electrónica, pudiendo estar constituida por letras (palabras o siglas), números, ciertos signos o una combinación de estos.

La Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del

Dominio .CL establece dos tipos de acciones de revocación de nombre de dominio, a saber, una ordinaria o temprana y otra tardía o extraordinaria. Lo anterior, dependerá si se invoca el artículo 19 o 20, respectivamente, de la mencionada reglamentación, esto es, si se interpone dentro del plazo de 30 días posteriores a la inscripción del nombre de dominio en cuestión, alegando un interés preferente o bien si interpone luego de transcurrido este plazo, alegando ser una inscripción abusiva. A ambas acciones resulta plenamente aplicable el artículo 14 de la

Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, el cual dispone:

“Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito”.

Dentro de estos derechos válidamente adquiridos deberían considerarse los derechos adquiridos por su representado en virtud de las marcas comerciales y nombres de dominio de los cuales es titular, siendo el nombre de dominio en disputa similar a éstos.

Con el propósito de solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el

Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile como a través de la jurisprudencia de los Jueces Árbitros diversos criterios, los cuales se deben conjugar y analizar a objeto de dar solución a dichos conflictos.

Entre los criterios mencionados está el Principio First Come, First Served, la

Teoría del Interés Preferente, el Legítimo Interés y la Buena Fe.

Con respecto al principio “First come, first served”, esta parte manifiesta que en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el actual titular tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Este principio no es absoluto ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados precedentemente para la asignación de un nombre de dominio en disputa, por cuanto dicho principio operaría única y exclusivamente a falta de un mejor derecho. Es así que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional apoyan la tesis planteada. Por ejemplo, el Sr. Rodrigo Moretti Oyarzún ha señalado en su libro “Marcas Comerciales y Nombres de Dominio” que: “en síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales”.

Como se demostraría, el principio first come, first served no operaría en este específico caso puesto que su mandante es titular tanto de la marca comercial CINERARIO DEL HOGAR DE CRISTO, como también la familia de marcas “HOGAR DE CRISTO”. Como resultado de ello, los derechos de su mandante se verían afectados por la inscripción del nombre del dominio

Cinerariohogardecristo.cl.

La normativa de NIC Chile respecto a las disputas sobre nombres de dominio omitió daría una definición de qué debe entenderse por interés preferente.

Sin embargo, a través de la jurisprudencia emanada de Jueces Árbitros llamados a resolver este tipo de disputas, señala que “consiste en cualquier derecho o posición jurídica legítima con respecto a un bien referido en un nombre de dominio”. Así, la finalidad del registro de un nombre de dominio sería otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho a ser reconocido a través de este nombre por los usuarios de Internet y publicitar o distinguir los productos o servicios que ofrece.

De esta forma, cuando con la inscripción de un determinado nombre de dominio se vulnera un derecho o posición jurídica legítima de un tercero, éste tendría un interés preferente que lo hace merecedor de la asignación del nombre de dominio en cuestión. Dentro de los derechos que otorgan un interés preferente, indudablemente se encuentran aquellos derivados de activos de propiedad industrial, tal como se daría en el presente caso.

En razón de fundamentos como los anteriores, la doctrina nacional ha considerado que si la denominación de un nombre de dominio está directamente relacionada con otros nombres de dominio o marcas ya registradas, se ven afectados los derechos adquiridos por ese titular, por lo que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, teniendo especial atención a la titularidad de derechos sobre propiedad industrial, cualquiera sea su naturaleza, relacionados con el signo pedido como nombre de dominio.

En adición a lo anterior, el criterio del mejor derecho habría sido recogido por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de

Dominio .CL en una serie de artículos de dicha normativa, citando como ejemplo el artículo 20 letra a), que trata como causal de revocación de un nombre de dominio el hecho que la inscripción del mismo haya sido abusiva, enumerando dentro de las condiciones para que se verifique el carácter de abusiva la siguiente:

“[…] Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos”.

En base a este criterio se habría forjado una jurisprudencia casi uniforme a la hora de resolver conflictos de esta naturaleza por parte de Jueces Árbitros que tienen competencia para conocer de ellos, quienes consideran como argumento central al momento de dictar sentencia la preexistencia de registros previos a la solicitud del nombre de dominio en conflicto, tanto de nombres de dominio como de marcas comerciales, ya que es lógico pensar que los usuarios relacionarán directamente los productos o servicios ofrecidos a través de dicho nombre de dominio compuesto por una expresión confusamente similar a una marca comercial o nombre de dominio reconocido que haya sido registrado con anterioridad por otro titular. Esta situación que verifica en el caso analizado, dado que existe una evidente similitud gráfica y fonética entre el nombre de dominio

Cinerariohogardecristo.cl y la familia de marcas comerciales y nombres de dominio vinculados a la expresión HOGAR DE CRISTO, de titularidad de su representado, y el nombre de dominio en controversia, al estar cuasi completamente contenida la marca CINERARIO DEL HOGAR DE CRISTO, sobre la cual su mandante goza derechos de propiedad industrial con anterioridad al demandado, en el nombre de dominio en controversia. A mayor abundamiento, y en el improbable caso de que el nombre de dominio se mantenga inscrito a nombre del demandado, éste induciría inevitablemente a confusión al público cibernauta, quienes al querer buscar información respecto de FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO y sus servicios, serán llevados, debido a la clara cuasi-identidad entre el dominio en disputa y los registros de mi representado, a un sitio que no tiene relación alguna con los servicios que su mandante ofrece. Lo anterior resultaría fácilmente comprobable a partir del siguiente cotejo:

CINERARIOHOGARDECRISTO.CL

(nombre de dominio en disputa)

CINERARIO DEL HOGAR DE CRISTO

(marca comercial su mandante)

HOGAR DE CRISTO

(marca de su mandante)

FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO HC

(marca de su mandante)

HOGARDECRISTO.CL

(nombre de dominio inscrito por su mandante)

FUNERARIADELHOGARDECRISTO.CL (nombre de dominio de su mandante)

FUNERARIAHOGARDECRISTO.CL

(nombre de dominio de su mandante)

La existencia de la marca CINERARIO DEL HOGAR DE CRISTO y la familia de otras marcas y nombres de dominio asociada a la expresión “HOGAR

DE CRISTO” de titularidad de su mandante permitirían concluir que su mandante cuenta con derechos exclusivos sobre estas expresiones, las que se asocian exclusivamente a los productos y servicios que presta mi representado.

Además, sería un hecho público y notorio la fama con que goza en nuestro país la marca HOGAR DE CRISTO, habiéndose vuelto ésta el housemark de su representado, no podría desconocerse la posibilidad de confusión que la no revocación de este nombre de dominio provocará en el público cibernauta que, al verse enfrentado al nombre de dominio “cinerariohogardecristo.cl” necesariamente lo asociarán con ni representado y creerán que los servicios que allí se ofrecen provienen de su mandante o, que al menos, cuentan con su respaldo.

Señala también que no podría ser argumento suficiente para confirmar la titularidad del dominio en el demandado el mero hecho que el dominio solicitado intercala el artículo “del” entre las palabras “cinerario” y “Hogar de Cristo”. Al indicar el artículo “del” posesión, da la idea a los consumidores que el sustantivo

“cinerario” es de propiedad de HOGAR DE CRISTO, expresión por la que precisamente es conocido su mandante por los consumidores. En este sentido, al ser el nombre de dominio solicitado en autos

CINERARIOHOGARDECRISTO.CL, cuasi-idéntico a la marca CINERARIO DEL

HOGAR DE CRISTO y la familia de otras marcas y nombres de dominio asociada a la expresión “HOGAR DE CRISTO”, el confirmar al demandado la titularidad nombre de dominio en disputa necesariamente inducirá al público cibernauta a una errónea asociación entre los servicios ofrecidos por el demandado y aquellos ofrecidos por su mandante, aprovechándose además el demandado de un prestigio ajeno construido por FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE

CRISTO.

A mayor abundamiento, se pide tener presente que la estrecha relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, sería aceptada por la doctrina nacional y extranjera. Lo anterior se ve confirmado según lo resuelto por el Juez Árbitro Sr. Gonzalo Sánchez Serrano, en el siguiente sentido:

“Que, otro lado, la referida disposición de la Reglamentación de NIC Chile señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado. Así es reconocido, además, por la jurisprudencia uniforme sobre la materia”. Corroborando el criterio antes señalado, al resolver el conflicto por el nombre de dominio “mercuriosantiago.cl”, la Juez Árbitro señaló en el considerando sexto de la sentencia lo siguiente:

“(…) ha quedado demostrado por parte del revocante el uso que le ha dado a la expresión MERCURIO, siendo un diario de circulación nacional y en especial en la comuna de Santiago, como también ha registrado diversas marcas comerciales con anterioridad. Así las cosas, esta sentenciadora estima fundadamente que el otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de la marca registrada por parte del revocante pues al compararla con el nombre de dominio en disputa MERCURIOSANTIAGO.CL los consumidores la identificaran, casi de manera automática con AGUSTÍN EDWARDS E. y CÍA. De otra parte, todo el capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones.

De los antecedentes allegados al proceso, y no controvertidos por el demandado, ha quedado fehacientemente demostrado que la contraparte no posee un derecho equivalente al de AGUSTÍN EDWARDS E. y CIA., dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado (…)”.

En este mismo sentido, pide presente que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN

(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio la titularidad de los registros marcarios y nombres de dominio para el signo en cuestión.

Este criterio debería ser considerado por el Sr. Juez Árbitro al momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de dominio, como sucede en el caso de autos, velando porque el nombre de dominio por el que en definitiva va a ser reconocido un determinado producto, servicio o empresa en el mercado virtual de Internet, no infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios y/o dominios de Internet registrados con antelación, impidiendo de esta manera una inevitable confusión en el público en general en cuanto a la verdadera procedencia de los productos o servicios ofrecidos a través del dominio en disputa.

Finalmente, sería menester hacer referencia al fallo dictado por el Sr.

Árbitro Héctor Loyola Novoa con fecha 6 de mayo de 2018, respecto de la disputa de asignación del nombre de dominio lardecristo.cl, quien resolvió revocar dicha asignación y otorgar la titularidad del nombre de dominio en comento a su mandante señalando lo que sigue:

“DÉCIMO: Que, a juicio de este sentenciador, y conforme a los criterios antes descritos, la acusada identidad de los elementos prevalentes tanto en el signo distintivo del actor como en el nombre de dominio en conflicto genera, precisamente, la confusión que se trata de evitar con la protección marcaria.

Además, dicho dominio no puede diferenciarse con la mera inclusión de la palabra LAR, que más bien acentúa una evidente evocación de la marca del demandante, lo dota de una impresión similar y lo hace confundible.

UNDÉCIMO: Que la semejanza así establecida entre el signo distintivo del revocante y el nombre de dominio lardecristo.cl, induce a creer erróneamente que se trata de una actividad del mismo oferente u operador, o a creer que entre los agentes existen vínculos organizativos o económicos, de manera que se produce en los usuarios un error o confusión que afecta un derecho preexistente y vulnera los principios de la competencia leal y de la ética mercantil”.

Fallo dictado por el Sr. Árbitro Héctor Loyola Novoa con fecha 7 de mayo de

2018, respecto de la disputa de asignación del nombre de dominio funerariacasadecristo.cl quien resolvió revocar dicha asignación y otorgar la titularidad del nombre de dominio en comento a su mandante por considerar lo siguiente:

“(...) Que por concepto de este sentenciador el nombre de dominio

“funerariacasadecristo.cl”, es engañosamente similar a la marca ya registrada por el revocante “FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO HC” pues esta está casi

íntegramente contenida en el nombre de dominio en disputa, siendo la única diferencia la sustitución de las palabras “delhogar”, incluidas en la marca, por la palabra “casa” incluida en el nombre de dominio en disputa (...)”

En conclusión, y en virtud de todo lo expuesto, no cabría duda que su mandante tiene un interés preferente sobre el nombre de dominio

“cinerariohogardecrito.cl”, el cual se configuraría por ser titular de la marca CINERARIO DEL HOGAR DE CRISTO, de una familia de otras marcas y nombres de dominio asociada a la expresión “HOGAR DE CRISTO” y por el hecho que

éstas expresión se asociarían por los consumidores con su mandante.

A todo lo expuesto con anterioridad, se pide agregar el hecho que su representada cuenta con un actual, efectivo y legítimo interés en el nombre de dominio solicitado, el que se configura por su intención de proteger sus derechos de propiedad industrial que emanan de las marcas comerciales y nombres de dominio señalados precedentemente.

Finalmente, se solicita tener presente que el principio de la buena fe que impera en nuestro ordenamiento jurídico respecto de sus representados, se puede advertir e inferir de todo lo señalado anteriormente ya que este es el creador de un signo que ha sido debidamente registrado como marca comercial y como nombre de dominio. Por otro lado, esta parte ha cumplido diligentemente con todas las exigencias que establece la Reglamentación del NIC, como por ejemplo, la interposición dentro del plazo de la solicitud de revocación. Es por ello que no se puede sino concluir que su representado ha obrado de manera recta y honrada al perseguir la titularidad del dominio Cinerariohogardecristo.cl, que por derecho preferente le corresponde.

Para acreditar los hechos individualizados en su demanda, el revocante acompañó los siguientes documentos que no fueron objetados por la contraria:

 Impresión simple obtenida desde la base de datos digital del Instituto

Nacional de Propiedad Industrial en la que consta el registros de marcas HOGAR DE CRISTO, para distinguir productos y servicios en la clase 6, 20,

41, 43 y 45.

 Impresión simple obtenida desde la base de datos digital del Instituto

Nacional de Propiedad Industrial en la que consta el registro de la marca

FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO HC, registro N° 1.150.279, de fecha

13 de enero del año 2015, para distinguir productos en la clase 16.

 Impresión simple obtenida desde la base de datos digital del Instituto

Nacional de Propiedad Industrial en la que consta el registro de la marca

FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO HC, registro N° 1.150.280, de fecha

13 de enero del año 2015, para distinguir servicios en la clase 45.

 Impresión simple obtenida desde la base de datos digital del Instituto

Nacional de Propiedad Industrial en la que consta el registro de la marca

FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO HC, registro N° 1.151.801, de

fecha 15 de enero del año 2015, para distinguir productos en la clase 16.

 Impresión simple obtenida desde la base de datos digital del Instituto

Nacional de Propiedad Industrial en la que consta el registro de la marca

FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO HC, registro N° 1.150.281, de fecha

13 de enero del año 2015, para distinguir productos en la clase 20.

 Impresión simple obtenida desde la base de datos digital del Instituto

Nacional de Propiedad Industrial en la que consta el registro de la marca

FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO HC, registro N° 1.150.282, de fecha

13 de enero del año 2015, para distinguir servicios en clase 45.  Impresión simple obtenida desde la base de datos digital del Instituto

Nacional de Propiedad Industrial en la que consta el registro de la marca

FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO HC, registro N° 1.155.019, de fecha

9 de febrero del año 2015, para distinguir productos en la clase 20.

 Impresión simple obtenida desde la base de datos digital del Instituto

Nacional de Propiedad Industrial en la que consta el registro de la marca

FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO HC, registro N° 1.155.020, de fecha

9 de febrero del año 2015, para distinguir servicios en la clase 45.

 Impresión simple obtenida desde la base de datos digital del Instituto

Nacional de Propiedad Industrial en la que consta el registro de la marca

FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO HC, registro N° 1.150.283, de fecha

13 de enero del año 2015, para distinguir productos en la clase 20.

 Impresión simple obtenida desde la base de datos digital del Instituto

Nacional de Propiedad Industrial en la que consta el registro de la marca

CINERARIO DEL HOGAR DE CRISTO, registro N° 1.252.858, de fecha 25

de julio del año 2017, para distinguir servicios en la clase 35.

 Copia simple de impresión obtenida desde la página web de NIC.CL del

nombre de dominio hogardecristo.cl, de propiedad de su mandante.

 Copia simple de impresión obtenida desde la página web de NIC.CL del

nombre de dominio lardecristo.cl, de propiedad de su mandante.

 Copia simple de impresión obtenida desde la página web de NIC.CL del

nombre de dominio funerariadelhogardecristo.cl, de propiedad de su

mandante.  Copia simple de impresión obtenida desde la página web de NIC.CL del

nombre de dominio funerariahogardecristo.cl, de propiedad de su

mandante.

 Copia simple de impresión obtenida desde la página web de NIC.CL del

nombre de dominio funeralespadrehurtado.cl, de propiedad de su

mandante.

 Copia simple de impresión obtenida desde la página web de NIC.CL del

nombre de dominio funerariacasadecristo.cl, de propiedad de su mandante.

 Copia simple del fallo arbitral dictado por don Héctor Loyola Novoa con

fecha 6 de mayo de 2018 respecto a la revocación del nombre de dominio

“lardecristo.cl”.

 Copia simple del fallo arbitral dictado por don Luis Felipe Bahamondez

Prieto con fecha 7 de mayo de 2018 respecto a la revocación del nombre

de dominio “funerariacasadecristo.cl”.

5) Que, TELECOMUNICACIONES MUÑOZ LTDA no contestó en tiempo y forma la demanda de revocación de nombre de dominio por interés preferente, presentada por FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el conflicto de autos dice relación con la definición de cuál de las partes tiene un interés preferente sobre el nombre de dominio

Cinerariohogardecristo.cl. Al efecto éste árbitro, en su calidad de árbitro arbitrador deberá resolver de acuerdo a los principios que la prudencia y equidad le indiquen, basándose en todo caso en los argumentos y pruebas rendidas en autos por las partes.

SEGUNDO: Que, para resolver el presente caso corresponde establecer el sentido y alcance de la noción de “interés preferente” exigido por el artículo 19 de la Reglamentación del Registro de Nombres del Dominio .Cl, para fundamentar la presentación de una acción de revocación temprana.

En efecto, esta noción de “interés preferente” no ha sido definida en el

Reglamento de NIC Chile, por lo que su sentido y alcance ha ido desarrollándose jurisprudencialmente. En este sentido resulta útil recurrir a definición desarrollada por el Árbitro de NIC Chile Marcos Morales Andrade, quien define esta noción jurídica como “…cualquier derecho o posición jurídica legítima con respecto a un bien referido en un nombre de dominio.” 1 Este interés debiese ser además legítimo, pertinente e individual.2

En consecuencia, para alegar un interés preferente en relación con un nombre de dominio previamente registrado se hace necesario poseer una posición jurídica actual y legítima en relación con un término reflejado en un nombre de dominio en disputa.

1 Definición obtenida de sentencia definitiva del caso Googleclick.cl de fecha 24 de julio de 2015. 2 Según Marcos Morales: “…el interés que sustenta la acción de revocación ha de ser necesariamente legítimo, puesto que de otro modo la pretensión no podría ser atendida, y ha de tratarse también de un interés individual, ya que tal es la regla general en nuestro ordenamiento jurídico, siendo los intereses colectivos tutelados excepcionalmente a través de acciones populares expresamente consagradas por la ley. Y también deberá ser un interés pertinente, esto es, que diga relación con el nombre de dominio que es objeto de la acción, de manera que en definitiva el interés deberá recaer en un nombre, denominación, signo, marca u otra designación que esté referido en el nombre de dominio disputado, sea por reproducción, inclusión o alusión en éste.” Artículo accesible en TERCERO: Que, cabe ahora hacerse cargo de los argumentos esgrimidos por el actor para fundamentar la demanda de revocación de autos.

Tal como lo permite el artículo 19 de Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, el demandante presentó una solicitud de revocación temprana invocando un interés preferente que descansa principalmente sobre el hecho de ser titular del signo registrado

“CINENARIO DEL HOGAR DE CRISTO”, como también de una familia de marcas comerciales que incluyen el término “HOGAR DE CRISTO”, que distinguen

“Servicios funerarios y de pompas fúnebres.” de la clase 45, como también mucho otros productos y servicios. Esta realidad generaría necesariamente confusión entre los usuarios de Internet que asociarían erradamente el nombre de dominio

Cinerariohogardecristo.cl con estos respectivos signos distintivos, ya que el término “DEL” no se erige como un elemento diferenciador efectivo, atendido a que es la contracción de “DE EL”. También implicaría una infracción a la obligación de no hacer establecida en el artículo 14 del Reglamento NIC Chile respecto a contrariar los derechos marcarios válidamente adquiridos por el revocante. Todo lo anterior haría imposible también la aplicación del principio “first come, first served” al caso sub lite.

En efecto, a la luz de la documentación rendida en autos, que corresponden a variados informes de registro de marcas que corresponden a “CINENARIO DEL

HOGAR DE CRISTO” y “HOGAR DE CRISTO” obtenidas por INAPI a nombre del demandante, informe obtenido del la página web de NIC Chile sobre nombres de inscritas a nombre del actor que incluyen el término “HOGAR DE CRISTO”, jurisprudencia citada, entre otros, presentadas junto a la demanda de la especie y no objetadas por la contraria, puede darse por probado que el revocante es titular de una familia de marcas comerciales “HOGAR DE CRISTO” en Chile, como también que las mismas son ampliamente conocidas en el mercado de los servicios funerarios, entre otros.

La comprobación de estos hechos permite concluir que el demandante al ser titular de los derechos marcarios que le otorga la Ley 19.039 sobre Propiedad

Industrial respecto a los signos “HOGAR DE CRISTO”, posee un interés real en su pretensión jurídica de autos, puesto que su denominación registrada es conceptual y fonéticamente casi idéntica al nombre de dominio impugnado, como también está actuando procesalmente de buen fe.

Esta protección marcaria se hace aún más determinante debido al elevado nivel de distintividad absoluta y relativa de la que goza esta marca en Chile, ya que es de público conocimiento que el actor corresponde a una Fundación sin fines de lucro de origen jesuita, que es identificado en el mercado por el término

“HOGAR DE CRISTO”, atendido a que el mismo corresponde a la parte importante de su nombre o razón social, como también de sendas marcas comerciales registradas en Chile.

Para concluir lo anterior, resulta también útil traer a colación el reconocimiento que tanto la doctrina como la jurisprudencia arbitral de NIC Chile han establecido en el sentido de vincular nombres de dominio con marcas comerciales, atendido a que si bien, ambos tipos de cuños no son lo mismo, como tampoco poseen la misma naturaleza, en definitiva en la realidad actúan como verdaderos identificadores de empresas, organizaciones, tiendas, productos, servicios, entre muchos otros, unos en el mercado y los otros en Internet.

Al respecto, cabe recordar el cometario del Profesor Renato Jijena para quien la lógica y la equidad indican que el titular de una marca inscrita “también tendría el derecho de propiedad sobre la marca proyectada en Internet o virtualmente, a pesar de la “aterritorialidad de la red”, debiendo tener la primera opción para inscribir el dominio o dirección a su nombre.” Por su parte, el Profesor

Pablo Ruiz-Tagle complementa la idea anterior, afirmando que “…en consecuencia, una marca comercial es un derecho de propiedad con protección legal y constitucional que comprende el derecho a usar, gozar y disponer de ella en la Internet como nombre de dominio, y por lo tanto no puede ser vulnerado por su inscripción como nombre de dominio por otra personas distinta a su titular.” En este mismo sentido es posible destacar el fallo que resolvió la disputa sobre el nombre de dominio Kiwi.cl, dictado el 9 de julio de 2002, que argumenta lo siguiente: “Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas.” CUARTO: Que, teniendo presente el hecho que el término “HOGAR DE CRISTO”, en relación a servicios funerarios, es exclusivamente vinculado con el demandante, y que el nombre de dominio inscrito es cuasi-idéntico desde un punto de vista conceptual y fonético, esta realidad permite concluir fundadamente que los usuarios de Internet asociarán erróneamente el nombre de dominio impugnado con las marcas del actor.

En este sentido, es posible concluir también por tanto que el titular del nombre de dominio impugnado no ha cumplido a cabalidad con lo exigido por el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, en lo que dice relación con derechos válidamente adquiridos por terceros, que prescribe lo siguiente: “Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC

Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito”.

QUINTO: Que, no obstante haber sido reglamentariamente notificado, el titular demandado ha guardado absoluto silencio, por lo que a este Arbitro no le ha sido posible conocer sus argumentos de interés preferente, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado y, que además, de acuerdo a lo previsto en la PRCND la defensa de su posición jurídica no importaba al referido solicitante incurrir en gasto alguno. Es menester tener presente que aun cuando en Chile la regla general en materia civil es que el silencio de por sí, no constituye manifestación de voluntad en ningún sentido. La doctrina ha entendido que por sí solo el silencio, no puede ser una forma del consentimiento.

En palabras de Luis REGATTA Solar: “…el que guarda silencio y permanece en la inacción no manifiesta voluntad alguna, no dice que no; pero tampoco dice que sí. El silencio no manifiesta más que una sola intención, la de callar y no tomar resolución alguna.” Ahora bien, la PRCND resuelve este problema en su artículo 16.1, al señalar que: “El silencio, la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de las partes no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la otra.

Asimismo, cualquiera de aquellas circunstancias no podrá considerarse como motivo suficiente para aceptar las reclamaciones de alguna de las partes o como una justificación para que el árbitro no deba decidir el litigio de acuerdo con los hechos y pruebas que consten en el proceso.”; es decir esta norma de forma negativa especifica que es lo que no puede ser entendido como efecto del silencio o inactividad de alguna de las partes, y también establece el deber del Árbitro a cargo de resolver una disputa de revocación de nombre de dominio, de tomar en cuenta todos los argumentos esgrimidos en el arbitraje por la partes, y de no asumir que la pasividad de una de los mismos implica la aceptación de lo alegado por el otro, pero tampoco necesariamente su absoluta contradicción. En definitiva, no es posible asumir en autos que el demandado con su silencio ha aceptado las alegaciones de su contraparte, pero al no comparecer tampoco las ha contradicho directamente, lo que obliga a este sentenciador a resolver esta litis teniendo a la vista los hechos y argumentos de derecho esgrimidos por el revocante, pero también ponderándolas en sus propios méritos frente a hechos o circunstancias que se imponen por su propia contundencia factual.

SEXTO: Que, debe tenerse presente que este sentenciador efectuó sin éxito una búsqueda en Internet, para encontrar información respecto al término

“Cinerariohogardecristo.CL” y alguna posible relación legítima con el demandando, lo que definitiva no fue posible, debiendo por ende resolverse esta litis únicamente con los argumentos esgrimidos por el revocante.

SEPTIMO: Que, por tanto, no corresponde aplicar el principio “FIRST COME,

FIRST SERVED” para resolver este caso atendido que el mismo no es absoluto y que debe tenerse en cuenta el evidente interés preferente del que goza el demandante, debido a que es el creador y titular de la familia de marca “HOGAR

DE CRISTO” y de la denominación “CINERARIO DEL HOGAR DE CRISTO”, que son especialmente distintivas para proteger servicios funerarios, entre otros.

Por estas todas estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo

636 del Código de Procedimiento Civil y la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL.

RESUELVO:

- Téngase por acogida la demanda de revocación presentada por

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO.

- Asígnese el nombre de dominio “Cinerariohogardecristo.cl” al revocante

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO. representado por

el abogado FRANCISCO CAREY CARVALLO.

- En su oportunidad, procédase al cierre y archivo del expediente electrónico.

- Comuníquese a NIC Chile por el Sistema de Arbitrajes en Línea para su

inmediato cumplimiento.

- Cada parte asumirá sus costas.

Resolvió Rafael Pastor Besoain, Juez Árbitro NIC-Chile.

Autorizan en la calidad de testigos:

Verónica Correa Figari, Rut 13.037.770-K

Marco Arellano Quiroz, Rut 12.028.499-1